NL24-0135 Le 11/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 juillet 2024, la société à responsabilité limitée PIZZA DEL PIANO (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0135 contre la marque française n° 18/ 4475593 déposée le 10 août 2018, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle MIX’BUFFET (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2018-48 du 30 novembre 2018. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes sucrées et salées ; pâtes pour gâteaux ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; condiments ; sandwiches ; jus de viande ; feuilletés, croque-monsieur, galettes ; Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires ; de riz ; de fruits, de légumineuses, de pommes de terre ; de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO immatriculée, d’après son extrait Kbis, le 5 décembre 2012. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant effectué le dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique (lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique), par notification électronique mise à disposition le 31 juillet 2024 et reçue le 9 août 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 mars 2025. 9.

NL24-0135 3 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique notamment :

- qu’il exploite, de façon intense et continue, son signe antérieur pour des activités de restaurants spécialisés dans les mets italiens, et plus précisément dans les pizzas depuis à tout le moins 2012, date de l’immatriculation de la société demanderesse et, en réalité, depuis 1998 par son prédécesseur ;

- que la marque française PIZZA DEL PIANO n° 12/3964511 avait été déposée dès 2012 en classe 30, mais non renouvelée à sa date d’expiration en 2022. Il a donc procédé à un nouveau dépôt de la marque PIZZA DEL PIANO n° 24/5023099 le 21 janvier 2024 (pièce 4) ;

- que suite au dépôt de cette nouvelle marque, le demandeur a reçu une lettre de mise en demeure du titulaire de la marque contestée lui indiquant qu’il existait un risque de confusion avec ses marques antérieures PIZZA DEL GUSTO. Malgré les explications fournies par le demandeur, le titulaire de la marque contesté a formé opposition à l’encontre de la marque précitée, référencée sous le numéro OP24-1221 ;

- que la société demanderesse a été immatriculée le 5 décembre 2012. Son activité enregistrée au Registre du commerce et des sociétés est celle de « pizzeria – restaurant – plat à emporter » (pièce 1) ;

- que le restaurant PIZZA DEL PIANO est situé à Saint-Maur-des-Faussés en région parisienne, et qu’un autre restaurant était auparavant également exploité à Choisy-le- Roi (Pièce 7). Le fonds de commerce du restaurant a été apporté au capital de la société demanderesse en 2013 ;

- que les produits et services et les activités en cause apparaissent identiques et similaires ;

- que les signes en cause sont similaires et reproduit à cet égard la comparaison des signes effectuée par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de l’opposition référencée OP24-1221 ;

- qu’il souhaite que la somme forfaitaire de 1 200 euros soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée au titre des frais exposés. A l’appui de ses observations, le demandeur a communiqué les pièces suivantes :  Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société demanderesse PIZZA DEL PIANO ;  Pièce n°2 : Statuts de la société demanderesse PIZZA DEL PIANO ;  Pièce n°3 : Marque française PIZZA DEL PIANO n° 12/ 3964511 déposée en 2012 par la société demanderesse ;  Pièce n°4 : Marque française PIZZA DEL PIANO n° 24/5023099 déposée en 2024 par la société demanderesse ;  Pièce n°5 : Marques PIZZA DEL GUSTO déposées par le titulaire de la marque contestée en 2018 ;  Pièce n°6 : Opposition n°OP24-1221 formée par le titulaire de la marque contestée à l’encontre de la marque française PIZZA DEL PIANO n° 24/5023099 du demandeur ;  Pièce n°7 – Rapport du Commissaire aux apports et augmentation de capital ;  Pièce n°8 – Extrait du site internet actuel de la demanderesse et de son menu ;

NL24-0135 4  Pièce 9 : Une attestation de son expert-comptable portant sur le chiffre d’affaires réalisé, année par année, entre 2017 et 2024 ;  Pièce 10 : Un extrait de tickets de caisse sur lesquels figurent la date d’émission du ticket, la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO et le libellé des prestations facturées  Pièce 11 : Un extrait de factures d’approvisionnement sur lesquels figurent la date d’émission du ticket, la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO et le libellé des prestations facturées ;  Pièces 12.1 et 12.2 : Des extraits d’avis de clients datés entre 2017 et 2024 ;  Pièce 13 : Des extraits Google Maps qui démontrent que la devanture de l’établissement PIZZA DEL PIANO est exploitée pour des services de restauration à tout le moins depuis 2014 ;  Pièce 14 : Des extraits de brochures publicitaires faisant la promotion des restaurants exploités sous la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO à Champigny et à Choisy-le-Roi. ;  Pièce 15 : Des extraits de son compte Facebook comprenant des publications datées entre 2016 et 2018. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur, réitère ses observations précédentes et ajoute : S ur la forclusion par tolérance, il considère :

- qu’il n’a été directement confronté à la marque contestée PIZZA DEL GUSTO que lors de la réception du courrier de mise en demeure du 25 mars 2024 émanant du titulaire de la marque contestée ;

- qu’aucun des éléments communiqués par le titulaire de la marque contestée ne permet de démontrer :  que le demandeur aurait eu effectivement connaissance de la marque contestée entre le 30 novembre 2018 et le 15 juillet 2019 ;  que l’usage de la marque PIZZA DEL GUSTO était tel que le demandeur en avait nécessairement connaissance entre le 30 novembre 2018 et le 15 juillet 2019 et l’a pourtant toléré.

- que le simple fait que le signe PIZZA DEL GUSTO était apposé sur des produits distribués en supermarché et ait ainsi fait preuve d’un usage ne suffit pas à retenir la forclusion par tolérance. S ur les droits antérieurs du demandeur sur sa dénomination sociale, il précise :

- que le droit portant sur une dénomination sociale ne saurait être restreint dans l’hypothèse d’une exploitation locale, à l’inverse d’un simple nom commercial, et ne connait donc aucune limitation dans son étendue ;

- que le simple fait que le restaurant PIZZA DEL PIANO soit situé dans le Val-de- Marne ne suffit donc en aucun cas à considérer que le droit sur la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO serait inopposable à une marque postérieure ;

- que le titulaire de la marque contestée a lui-même reconnu un risque de confusion entre les signes dans l’opposition qu’il a formée à l’encontre de la marque PIZZA DEL PIANO et était donc le premier à considérer que cette marque créait un risque de confusion avec la sienne.

NL24-0135 5 11. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur ajoute notamment : Concernant la forclusion par tolérance, il considère :

- que l’Institut doit écarter certaines pièces du titulaire de la marque contestée en ce qu’elles ne portent pas sur la période pertinente à prendre en compte, ou ne sont pas datées ;

- que le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas la preuve d’une « diffusion large » de nature à entrainer une présomption de connaissance de la marque PIZZA DEL GUSTO, et qu’en particulier, celui-ci ne peut raisonnablement se fonder sur les « actes préparatoires réalisés dans les mois ayant précédé l’enregistrement de la marque [contestée] PIZZA DEL GUSTO » dès lors que ces actes ne portent pas sur la période pertinente, et sont, par nature, confidentiels et non divulgués au public ;

- que le public visé par les plats préparés commercialisés en supermarché est beaucoup moins attentif que le public visé par les produits non préparés. Par ailleurs, le secteur à prendre en compte n’est pas le micromarché prétendu des « pizzas fraiches emballées » mais celui de la grande distribution ou, à tout le moins, des produits alimentaires distribués en supermarché.

- que le simple fait que l’usage revendiqué soit « dirigé vers le public » ne suffit pas à entraîner la forclusion par tolérance. Sur l’atteinte à la dénomination sociale, il rappelle que la comparaison des produits et services et des activités se fait au regard de l’activité réellement exploitée sous la dénomination sociale invoquée, soit en l’espèce des « activités de restauration et plus particulièrement des services de pizzeria » depuis de nombreuses années et, à tout le moins, bien avant le dépôt de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée A titre liminaire, le titulaire de la demande contestée demande à l’Institut que l’ensemble des documents et informations fournis dans le cadre de la présente procédure soient confidentiels. A cet égard, il a fourni une version « caviardée » de ses dernières observations, qui seront les seuls éléments rendus communicables aux tiers. 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée : P récise le contexte entourant la demande en nullité en rappelant :

- qu’il exploite ses marques PIZZA DEL GUSTO dans divers points de vente et notamment en grandes et moyennes surfaces, de manière ininterrompue depuis leur dépôt en 2018 ;

- que, suite au dépôt de la marque PIZZA DEL PIANO n° 24/5023099, il a adressé un courrier de mise en demeure au demandeur, le 25 mars 2024, estimant qu’une issue amiable était possible étant considéré les activités exercées par chacune des parties (activités locales de restaurants spécialisés dans les mets italiens pour le demandeur /

NL24-0135 6 activité industrielle de production, de fabrication et de commercialisation de pizzas sur le périmètre national pour le titulaire de la marque contestée) ;

- que, sans confirmation écrite de la part du demandeur, il a été contraint de former une opposition à l’encontre de la demande de marque PIZZA DEL PIANO, référencée sous le numéro OP24-1221. S oulève l’irrecevabilité de la demande : o D’une part, en ce qu’il considère que le demandeur est forclos à agir, dès lors :

- que ce dernier a toléré pendant une période ininterrompue de plus de cinq années consécutives l’usage de la marque contestée PIZZA DEL GUSTO en connaissance de cet usage, et rappelle que la période de référence s’étend du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2023 ;

- qu’il a procédé au dépôt de sa marque de bonne foi dès lors qu’il n’avait aucune connaissance de la société PIZZA DEL PIANO qui exerce son activité localement, dans la seule commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne ;

- que le demandeur pouvait avoir connaissance de l’enregistrement de la marque contestée à compter du 30 novembre 2018, date de son inscription au Registre national des marques, en consultant la base de données publique de l’Institut, accessible facilement en ligne ;

- qu’il convient de tenir compte de « l’importance quantitative et géographique de l’usage de la marque postérieure », le titulaire de la marque contestée figurant parmi les leaders du marché de la pizza. A compter du 1er octobre 2018, la marque contestée a été utilisée en France et a acquis une grande popularité auprès des consommateurs. o D ’autre part, en raison de la non opposabilité des droits antérieurs : Il soutient que le demandeur n’est pas recevable à agir :

- la marque PIZZA DEL PIANO n° 12/3964511 ayant expiré en 2022 ;

- la marque PIZZA DEL PIANO n° 24/5023099 étant postérieure à la marque contestée ;

- la dénomination sociale n’ayant qu’une portée locale immatriculée depuis le 5 décembre 2012 ; il souligne à cet égard que le demandeur exploite seulement deux restaurants, étant précisé que ceux-ci ont été exploités dans le même département. Souligne l’absence de conflit entre les signes à défaut de risque de confusion
- Il considère qu’en raison du territoire limité d’exploitation de la dénomination sociale antérieure, il n’est pas nécessaire d’effectuer tant la comparaison des signes que des produits et services et activités en présence ;

- Il constate que, s’agissant de la comparaison des signes, le demandeur n’a pas développé son propre argumentaire et n’a fait que reproduire à l’identique les arguments développés par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de l’opposition OP24-1221. Or, il s’agit de deux procédures distinctes ayant des analyses juridiques et des fondements juridiques propres ; Demande de mettre à la charge du demandeur la somme forfaitaire de 1 200 euros.

NL24-0135 7 A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit notamment les pièces suivantes :  Pièces 4A et 4B : Packs et créations relatifs aux produits commercialisés datés de 2018  Pièce 5 : Article de presse extrait du site snacking.fr et daté du 16 septembre 2018 indiquant que « Après avoir titillé les opérateurs historiques sur le segment salades snacking et imposé son rythme avec une kyrielle de nouveautés dont les plateaux salades, les salades encas ou encore les salades coffrets sorties au printemps dernier, Mix Buffet est devenu le n° 2 de la catégorie et 1er contributeur à la croissance (avec 19,4% de PDM) s’attaque à une chasse gardée, celle de la pizza fraîche du rayon traiteur frais »  Pièce 6A : Fiche technique Jambon datée du 28 septembre 2018 adressée aux distributeurs  Pièce 6B : Fiche technique 4 Fromages datée du 29 octobre 2018 adressée aux distributeurs  Pièce 7A : Tarifs applicables au 1er octobre 2018  Pièce 7B : Mails d’envoi aux clients des tarifs 2018  Pièce 8 : Référencements Pizzas Mix – Octobre 2018 chez différents distributeurs établis en France  Pièce 9A à 9G : Photographies des produits en magasins dans de nombreux départements accompagnés de mails – Octobre à décembre 2018  Pièce 10 : Une du magazine Linéaires – Novembre 2018  Pièce 11 : Capture d’écran du compte Facebook Mix – Créateur de goût, datée du 25 octobre 2018 mentionnant les « nouvelles pizzas Del Gusto »  Pièce 12 : Capture d’écran du compte Casino Max datée du 14 novembre 2018 comportant une photographie d’une pizza commercialisée sous le signe PIZZA DEL GUSTO  Pièce 13 : Factures datées de 2018 à l’attention des distributeurs établis en France pour des quantités de produits non négligeables concernant des légumes préparés, salades, Buddha bowls, céréales, et des « pizzas GUSTO »  Pièce 14A : Bilan interne : Analyse IRI des pizzas datées du 30 décembre 2018  Pièce 14B : PDM 12.2018 à 11.2019  Pièce 15A : Articles de presse spécialisée dans les magazines LSA et Article Process Alimentaire datés des 30 août 2019 et 2 septembre 2019  Pièce 15B : Trois exemples de prospectus promotionnels pour Géant Casino, Intermarché et Carrefour (pièce 15B) datés de 2018-2019  Pièce 16 : Chiffre d’affaires de Pizza del Gusto par an et par client – 2018 à 2023  Pièces 17 à 22 : Tableaux du Tarif Général de Vente applicable sur les années 2019 à 2024 et courriers d’envoi aux distributeurs  Pièce 23 : Extrait Tableau de référencement des produits MIX BUFFET dont des produits PIZZA DEL GUSTO auprès d’un fournisseur – Octobre 2018  Pièces 24 à 29I : Extraits d’accords commerciaux et de conventions de partenariats conclus avec des distributeurs et datés de de 2019 à 2023  Pièce 30 : Attestation du Commissaire aux Comptes relative aux informations concernant le chiffre d’affaires sur la gamme PIZZA DEL GUSTO pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023  Pièce 31 : Publications Facebook de 2018 à 2021  Pièce 32 : Publications Instagram de 2019 à 2023  Pièce 33 : Extraits du site internet de la société MIX BUFFET – 2019, 2022 et 2024  Pièces 34A à 34G : Plans de vente MIX BUFFET de 2018 à 2024  Pièce 35 : Dossier de presse 2019 démontrant l’élargissement de la gamme PIZZA DEL GUSTO

NL24-0135 8  Pièce 36 : Une du magazine LINEAIRES – Novembre 2019 indiquant que les produits commercialisés par la société MIX BUFFET sous la marque PIZZA DELL GUSTO ont atteint 19.5% de parts de marché  Pièces 37A et 37B : Photographies de produits prises en magasin – février et octobre 2020  Pièce 38 : Extraits de la vidéo « Pizza Del Gusto » – octobre 2020  Pièce 39 : Articles parus dans les magazines Le Manager de l’Alimentaire et LINEAIRES – octobre 2020 13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses précédents arguments : Sur la forclusion par tolérance
- Rejette l’argument du demandeur selon lequel la marque contestée serait « noyée dans un secteur économique particulièrement saturé ».

- S’appuie sur le précédent référencé NL21-0255 pour relever que « dès lors que les preuves du titulaire de la marque contestée permettent d’établir que celle-ci a été exploitée de manière publique, effective et régulière depuis son enregistrement, alors cette exploitation réelle permet de déduire la connaissance de cet usage par le demandeur » ;

- Souligne que les produits proposés sous sa marque sont référencés dans 30.9% des magasins alimentaires (pièce n° 48), étant précisé que cette présence augmente un peu plus chaque année depuis le lancement des produits en 2018 ;

- Soutient qu’il a déployé des efforts en matière de communication et de publicité dans le secteur de la fabrication et de la distribution de pizzas, pour le lancement, la promotion et la distribution de sa nouvelle activité sous la marque PIZZA DEL GUSTO, dès son enregistrement le 30 novembre 2018 ;

- Rappelle que le Code de la propriété intellectuelle n’impose pas de mentionner la marque au centre du packaging, pas plus qu’il ne prévoit qu’une seule marque puisse être apposée sur un même produit. Aussi, c’est volontairement qu’il associe sur ses packs « sa marque MIX BUFFET qui est sa marque ombrelle associée à sa marque fille PIZZA DEL GUSTO qui va elle venir désigner un produit spécifique de sa gamme » ; Sur la non opposabilité des droits antérieurs, il estime que l’Institut ne pourra que conclure à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque contestée et la dénomination sociale invoquée au regard du faible rayonnement de cette dernière, limité à un seul restaurant dans une seule commune du département du Val-de-Marne n’ayant aucune notoriété particulière. En outre, aucune marque antérieure PIZZA DEL PIANO ne peut lui être opposée ; Sur l’absence de risque de confusion, il relève qu’en tout état de cause, que « la dénomination sociale antérieure est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés pour une activité de restauration, et ne vise en aucun cas les produits exploités sous la marque contestée que sont les pizzas » ; Demande le refus de la demande de prise en charge des frais présentées par le demandeur, et réitère sa demande de prise en charge des frais par le demandeur. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces complémentaires suivantes :

- pièce 47 : Captures d’écran d’envoi de messages internes de photos prises en magasin
- pièce 48 : Distribution numérique PIZZA DEL GUSTO

NL24-0135 9 14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation et :

- Conteste celle du demandeur selon laquelle les consommateurs de plats préparés en supermarchés seraient moins attentifs aux marques et produits qu’ils achètent, qui ne repose que sur des a priori étayés par aucune preuve tangible ;

- Cite le précédent du TPICE, 24/03/2009, aff. T318/06 selon lequel, d’après lui, « pour obtenir la nullité d’une marque postérieure, il [serait] nécessaire de démontrer que le signe antérieur a acquis une importance non strictement locale, c’est-à-dire limitée à une partie réduite du territoire de protection. Cette règle visant tous les signes distinctifs, y compris la dénomination sociale ». II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande 1. Sur l’antériorité des droits du titulaire de la marque contestée 15. L e titulaire de la marque contestée considère que le demandeur n’est pas recevable à agir étant notamment considéré que sa marque PIZZA DEL PIANO n° 12/3964511 a expiré en 2022. En outre, la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO apparaît avoir une portée locale limitée, le demandeur exploitant successivement deux restaurants dans le même département, et plus précisément dans deux villes distantes de dix kilomètres. 16. E n réponse, le demandeur affirme que le droit sur une dénomination sociale ne saurait être restreint dans l’hypothèse d’une exploitation locale, à l’inverse d’un simple nom commercial, et ne connait donc aucune limitation dans son étendue. Il précise que le simple fait que le restaurant PIZZA DEL PIANO soit situé dans le Val-de- Marne ne suffit donc en aucun cas à considérer que le droit sur la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO serait inopposable à une marque postérieure. 17. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société PIZZA DEL PIANO est uniquement fondée sur la dénomination sociale éponyme et vise exclusivement la marque contestée PIZZA DEL GUSTO n° 18/4475593. Ainsi, les arguments du titulaire de la marque contestée visant un autre droit qui appartenait au demandeur sont extérieurs à la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée. 18. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

NL24-0135 10 19. La marque contestée a été déposée le 10 août 2018. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités qu’il invoque, à savoir les pour « restaurants spécialisés dans les mets italiens, y compris (et surtout) dans les pizzas» avant cette date. A cet effet, le demandeur a produit différents documents, dont les suivants, ainsi listés :  Pièce 9 : Une attestation de son expert-comptable portant sur le chiffre d’affaires réalisé, année par année, entre 2017 et 2024 ;  Pièce 10 : Un extrait de tickets de caisse sur lesquels figurent la date d’émission du ticket, la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO et le libellé des prestations facturées  Pièce 11 : Un extrait de factures d’approvisionnement sur lesquels figurent la date d’émission du ticket, la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO et le libellé des prestations facturées ;  Pièces 12.1 et 12.2 : Des extraits d’avis de clients datés entre 2017 et 2024 ;  Pièce 13 : Des extraits Google Maps qui démontrent que la devanture de l’établissement PIZZA DEL PIANO est exploitée pour des services de restauration à tout le moins depuis 2014 ;  Pièce 14 : Des extraits de brochures publicitaires faisant la promotion des restaurants exploités sous la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO à Champigny et à Choisy-le-Roi. ;  Pièce 15 : Des extraits de son compte Facebook comprenant des publications datées entre 2016 et 2018. 20. En l’espèce, force est de constater que la dénomination sociale invoquée PIZZA DEL PIANO a été immatriculée sous le numéro 789 672 284 le 5 décembre 2012 (pièce 1 : extrait Kbis à jour au 14 juillet 2024), soit antérieurement au dépôt de la marque contestée PIZZA DEL GUSTO! n° 18/4475593, le 10 août 2018. En outre, il ressort des pièces précitées et des observations du demandeur que la dénomination sociale invoquée PIZZA DEL PIANO était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée pour les activités invoquées par le demandeur, à savoir : « des activités de restaurants spécialisés dans les mets italiens, y compris (et surtout) dans les pizzas ». 21. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le demandeur n’a pas à démontrer le rayonnement territorial de sa dénomination sociale. En effet, l’immatriculation de la société confère à la dénomination sociale une protection sur l’ensemble du territoire français. Ainsi, la jurisprudence considère que lorsque le conflit oppose une dénomination sociale et une marque postérieure, la marque étant gouvernée par le principe de la territorialité et les produits qu’elle couvre ayant vocation à être diffusés sur tout le territoire, le risque de confusion est nécessairement réalisé au moins dans l’aire géographique couverte par la dénomination sociale (Cass. com., 11 févr. 2003, n° 01-10.274 ; CA Rennes, 5 septembre 2023, RG 22/04739 Chauffe Maurice). 22. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande est bien en vigueur, et a fait l’objet d’une exploitation effective antérieure à la marque contestée.

NL24-0135 11 23. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’inopposabilité de droits antérieurs est donc rejeté. 2. Sur la forclusion par tolérance 24. L e titulaire de la marque contestée considère que le demandeur est forclos à agir, étant donné qu’il a toléré, pendant une période ininterrompue de plus de cinq années consécutives, l’usage de la marque enregistrée en connaissance de cet usage. Il soulève que « la marque [contestée] PIZZA DEL GUSTO, enregistrée le 30 novembre 2018, a été exploitée et défendue à compter de cette date (et même avant, puisque son exploitation a commencé dès le 1er octobre 2018) sur l’ensemble du territoire français pour désigner des pizzas et les services de vente associés, pendant une période de plus de cinq années consécutives ». Il précise qu’il a procédé au dépôt de sa marque de bonne foi dès lors qu’il n’avait aucune connaissance de la société PIZZA DEL PIANO qui exerce son activité localement, dans la seule ville de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, où se situe son établissement. Il considère que la société demanderesse pouvait avoir connaissance de cet enregistrement à compter du 30 novembre 2018, date de son inscription au Registre national des marques, en consultant cette base de données publique de l’Institut et accessible facilement en ligne. Selon lui, il convient de tenir compte de « l’importance quantitative et géographique de l’usage de la marque postérieure ». En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a commencé à exploiter sa marque pour désigner des pizzas et les services de vente associés dans divers points de vente et notamment en grandes et moyennes surfaces sur l’ensemble du territoire français, dès le 1er octobre 2018. A compter de cette date, la marque contestée a été utilisée en France et a acquis une grande popularité et acceptation par les consommateurs. A cet égard, le titulaire de la marque contestée se fonde notamment sur :  des packs et créations relatifs aux produits commercialisés datés de 2018 (pièces 4A et 4B intitulée « version presque aboutie du plan de vente ») ;  un article de presse extrait du site snacking.fr et daté du 16 septembre 2018 (pièce 5) indiquant que « Après avoir titillé les opérateurs historiques sur le segment salades snacking et imposé son rythme avec une kyrielle de nouveautés dont les plateaux salades, les salades encas ou encore les salades coffrets sorties au printemps dernier, Mix Buffet est devenu le n° 2 de la catégorie et 1er contributeur à la croissance (avec 19,4% de PDM) s’attaque à une chasse gardée, celle de la pizza fraîche du rayon traiteur frais » ;  des fiches techniques et tarifs adressés aux distributeurs (pièces 6A, 6B, 7A et 7B) donnant lieu aux premiers référencements chez différents distributeurs (pièce 8) ;  des extraits d’accords commerciaux adressés aux distributeurs datés de 2019 à 2023 (pièces 24 à 28) ;

NL24-0135 12  des photos prises en magasins dans de nombreux départements accompagnés de mails datés de 2018 (pièces 9A à 9G) ;  deux publications sur les réseaux sociaux de Casino et MIX BUFFET datées des 25 octobre 2018 et 14 novembre 2018 (pièces 11 et 12) ;  des factures datées de 2018  des bilans internes (pièce 14) ;  deux articles de presse spécialisée dans les magazines LSA et Article Process Alimentaire datés des 30 août 2019 et 2 septembre 2019 (pièce 15A) ;  trois exemples de prospectus promotionnels pour Géant Casino, Intermarché et Carrefour (pièce 15B) ;  des chiffres illustrant les parts de marché : « 20.3 de PDM valeur – Pizzas medium carton à P11 » (pièce 14B) ;  le chiffre d’affaires de Pizza del Gusto par an et par client – 2018 à 2023 (pièce 16) ;  des tableaux du Tarif Général de Vente applicable sur les années 2019 à 2024 et courriers d’envoi aux distributeurs (pièces 17 à 22)  un extrait du tableau de référencement des produits MIX BUFFET dont des produits PIZZA DEL GUSTO auprès d’un fournisseur – octobre 2018 (pièce 23 )  des extraits d’accords commerciaux et de conventions de partenariats conclus avec des distributeurs et datés de de 2019 à 2023 (pièces 24 à 29I) :  une attestation du Commissaire aux Comptes relative aux informations concernant le chiffre d’affaires sur la gamme PIZZA DEL GUSTO pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 (pièce 30) ;  des publications Facebook de 2018 à 2021 (pièce 31) ;  des publications Instagram de 2019 à 2023 (pièce 32) ;  des extraits du site internet de la société MIX BUFFET – 2019, 2022 et 2024 (pièce 33)  des plans de vente MIX BUFFET de 2018 à 2024 (pièces 34A à 34G) :  un dossier de presse (plaquette de cinq pages) daté de 2019 démontrant l’élargissement de la gamme PIZZA DEL GUSTO (pièce 35) ;  un extrait du magazine LINEAIRES daté de novembre 2019 indiquant que les produits commercialisés par la société MIX BUFFET sous la marque PIZZA DELL GUSTO ont atteint 19.5% de parts de marché (pièce 36).  des photographies de produits prises en magasin – février et octobre 2020 (pièces 37A et 37B) ;  des extraits de la vidéo « Pizza Del Gusto » – octobre 2020 (pièce 38) ;  des articles parus dans les magazines Le Manager de l’Alimentaire et LINEAIRES datés d’octobre 2020 (pièce 39). 25. L e de mandeur considère que l‘argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il serait forclos à agir doit être rejeté. Il relève que le point de départ de l’appréciation de la forclusion par tolérance indiqué par le titulaire de la marque contestée est erroné, et souligne qu’en tout état de cause ce dernier ne démontre pas que le demandeur a eu effectivement connaissance de la marque litigieuse ou de son usage. Il souligne que la période pertinente pour démontrer la prétendue connaissance de l’usage de la marque contestée par la société demanderesse se situe entre le 30 novembre 2018 (enregistrement de la marque contestée) et le 15 juillet 2019 (cinq ans avant la date de la demande en nullité). Cette courte période, associée à son contexte d’exploitation, suffit ainsi à démontrer que la société PIZZA DEL PIANO ne pouvait pas avoir connaissance de l’usage de cette marque et ne peut donc pas être forclose en son action.

NL24-0135 13 Le demandeur relève que le titulaire de la marque contestée ne soumet aucun élément daté de la période pertinente qui serait de nature à démontrer la connaissance de la marque par le public de manière générale : aucun sondage d’opinion, ni aucune revue de presse dans des journaux largement diffusés. Il souligne que le simple fait que l’enregistrement d’une marque soit une donnée publique ne suffit pas à démontrer la connaissance ni de la marque en tant que telle, ni de son usage sur le marché. Il relève que pour des produits destinés au grand public et lorsque le marché est massif et regorge de marques et de producteurs différents, la notoriété du fondateur de la marque ne peut suffire à induire la connaissance de l’usage de la marque par le grand public. Par conséquent, pour atteindre le niveau de « aurait dû avoir connaissance », les preuves doivent être très importantes » (EUIPO, C7768, 19 août 2014 – JP n°4). En l’espèce, les produits sur lesquels est apposé le signe PIZZA DEL GUSTO sont commercialisés sur un secteur particulièrement saturé de produits. Par ailleurs, le signe PIZZA DEL GUSTO n’est pas identifiable comme étant une marque. En effet, c’est la marque MIX qui se trouve positionnée au centre du packaging et c’est cette marque pour laquelle sont réalisées les opérations de promotion. Le demandeur en conclut qu’il n’était donc pas confronté à la commercialisation des produits portant sur le signe PIZZA DEL GUSTO, et n’en avait pas connaissance avant que le conseil de la société titulaire de la marque contestée lui adresse un courrier de mise en demeure en mars 2024. 26. L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». La jurisprudence a pu rappeler à cet égard, que « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com, 6 avril 2022, 17-28.116). Par ailleurs, la jurisprudence a pu déterminer précisément les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure e t de l’usage de celle-ci a près son e nregistrement  »(CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686).

NL24-0135 14 Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut pas être antérieur à la date d’enregistrement « puisqu’avant ce terme le droit de propriété sur le signe n’était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ; Cass. Com, 6 décembre 2023, n°22-05-341 Free). 27. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 30 novembre 2018. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 15 juillet 2024. 28. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité.  Sur l’usage effectif de la marque contestée pour les produits et services visés par la demande en nullité 29. Il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir un usage effectif de la marque contestée depuis son enregistrement, « constitué par un usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne se déduit pas uniquement de son enregistrement » (CA Bordeaux, 20 mai 2025, Locplus ; Cass. Com, 6 avril 2022, France.com). 30. Ainsi, les preuves fournies doivent permettre d’établir que la marque contestée était effectivement exploitée depuis plus de cinq ans au jour où la présente demande en nullité a été formée le 15 juillet 2024 et que l’usage avait donc démarré avant le 15 juillet 2019. 31. A cet effet, le titulaire de la marque contestée a fourni les documents listés au point 24, qui consistent notamment en des éléments justificatifs tels que des images, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux. 32. Les pièces susvisées et l’argumentation du titulaire de la marque contestée démontrent une exploitation importante en grandes et moyennes surfaces de la marque contestée, seule ou simultanément avec sa marque ombrelle « MIX BUFFET », notamment à compter de l’année 2019. Ces usages sont identiques au signe contesté, tel qu’il a été déposé sous la forme figurative ainsi que sous sa forme verbale PIZZA DEL GUSTO, ou avec l’adjonction de la marque ombrelle . A cet égard, il convient de constater que la marque PIZZA DEL GUSTO, inscrite en caractères gras et de grande taille, parfaitement lisible, identifie bien les produits commercialisés et les services proposés, que ce soit dans les factures ou sur les visuels des produits, et que l’utilisation conjointe de la marque ombrelle MIX « au centre du packaging » sur certains visuels ou l’absence de présentation particulière sur les factures, ne portent pas atteinte à cette fonction d’identification. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments fournis permettent d’établir que l’usage porte bien sur la marque antérieure susvisée, ou sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif.

NL24-0135 15 En outre, les documents fournis font valoir un usage constant et régulier de la marque contestée, tourné vers le public pour désigner des « pizzas et les services de vente associés » et ce antérieurement au 15 juillet 2019. Ils permettent ainsi d’en conclure que la marque contestée a fait l’objet d’un usage effectif pour les « pizzas » et les « Services de vente au détail ou en gros de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes » pour lesquels elle est enregistrée et qui ont été visés par le demandeur dans la présente demande en nullité. En revanche, ils ne permettent pas de retenir un usage effectif pour les autres produits et services visés par la demande, à savoir « Classe 30 : Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ;quiches ; tartes sucrées et salées ; pâtes pour gâteaux ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; condiments ; sandwiches ; jus de viande ; feuilletés, croque-monsieur, galettes ; Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas ; de pâtes alimentaires ; de riz ; de fruits, de légumineuses, de pommes de terre ; de desserts, de quiches, tartes, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux ». 33. La marque contestée a fait l’objet d’un usage effectif depuis son enregistrement en novembre 2018, avant le 15 juillet 2019 et jusqu’au jour de la demande en nullité uniquement pour les « pizzas » et les « Services de vente au détail ou en gros de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes ».  Sur la tolérance pendant cinq années consécutives de cet usage effectif de la marque contestée, en connaissance de cet usage 34. En l’espèce, ainsi que le reconnait lui-même le titulaire de la marque contestée, les deux sociétés ne se trouvent pas en situation de concurrence directe dès lors que le titulaire de la marque contestée exerce une « activité industrielle de production, de fabrication et de commercialisation de pizzas sur le périmètre national », et le demandeur « des activités locales de restaurants proposant des mets italiens ». 35. En outre, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée pour les années 2018 à 2019, à savoir des « versions presque abouties » de packs relatifs aux produits commercialisés, quelques articles de presse spécialisée, des fiches techniques, tarifs, extraits d’accords commerciaux et de conventions de partenariat à destination des distributeurs, quelques photographies prises en magasins et publications sur les réseaux sociaux, des bilans internes, des factures datées de 2018 à l’attention des distributeurs établis en France concernant notamment une quarantaine d’articles référencés « pizza GUSTO », ainsi que trois exemples de prospectus promotionnels n’apparaissent pas suffisantes pour en déduire que le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée sur la courte période écoulée entre novembre 2018 et le 15 juillet 2019 (date la plus

NL24-0135 16 tardive à partir de laquelle une durée de cinq années consécutives aurait pu s’écouler avant la date de la demande en nullité le 15 juillet 2024). 36. Enfin, le titulaire de la marque contestée ne rapporte aucun élément de contexte (échanges antérieurs entre les parties, confusion entre les signes qui s’opère dans l’esprit du public ou des fournisseurs) ; à cet égard, ainsi que le souligne le demandeur, il n’a pas été prouvé par le titulaire de la marque contestée que les échanges entre les parties seraient antérieurs à la lettre de mise en demeure du 25 mars 2024. 37. Par ailleurs, la décision de nullité rendue par l’Institut sous la référence NL21-0255, citée par le titulaire de la marque contestée, ne saurait être valablement invoquée dès lors qu’elle est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. 38. Par conséquent, la demande de forclusion par tolérance est rejetée.

NL24-0135 17 B- S ur le droit applicable 39. La marque contestée a été déposée le 10 août 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 40. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 41. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 42. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C- S ur le fond 43. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative n° 18/4475593 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO. 44. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 45. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services et des activités en cause, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 46. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO pour les activités invoquées 47. Le demandeur fait valoir qu’il exerce, sous la dénomination sociale PIZZA DEL PIANO, les activités suivantes : « activités de restaurants spécialisés dans les mets italiens, y compris (et surtout) dans les pizzas », ce qui a précédemment été retenu (voir supra point 20).

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NL24-0135 19 b. Sur les activités et les produits et services 48. La demande en nullité est formée contre la totalité de la marque contestée à savoir : « Classe 30 : Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes sucrées et salées ; pâtes pour gâteaux ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; condiments ; sandwiches ; jus de viande ; feuilletés, croque-monsieur, galettes ; Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires ; de riz ; de fruits, de légumineuses, de pommes de terre ; de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux ». 49. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « restaurants spécialisés dans les mets italiens, y compris (et surtout) dans les pizzas ». 50. Il n’est pas contesté que les produits et services de la marque contestée sont pour certains identiques, et pour d’autres similaires à des degrés divers, aux activités susvisées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu. c. Sur les signes 51. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 52. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal PIZZA DEL PIANO. 53. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 54. A titre liminaire, il convient de relever que, si le demandeur s’est contenté de reproduire intégralement la comparaison des signes effectuée par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de l’opposition référencée sous le numéro OP24-1221, il n’en demeure pas moins qu’il a fourni, dans le cadre de la présente procédure, une argumentation minimale. Il convient donc de considérer que cette argumentation permet à l’Institut de statuer sur la comparaison des signes en présence.

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NL24-0135 21  L’impression d’ensemble produite par les signes 55. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux suivi d’un signe de ponctuation, le tout dans une présentation particulière, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux. 56. Le demandeur fait notamment valoir que les signes ont en commun la séquence d’attaque PIZZA DEL ainsi que la lettre finale O. 57. Toutefois, visuellement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par la présence au sein de la marque contestée du terme final GUSTO, souligné et mis en exergue par sa présentation en caractères gras et de grande taille, suivi d’un point d’exclamation, et par la présence du terme final PIANO au sein de la dénomination sociale antérieure, lesquels sont très différents et ne sauraient être confondus, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités distinctes. 58. Conceptuellement, contrairement à ce que soutient le demandeur, si le terme « GUSTO » pourra être perçu comme évoquant le « goût », le consommateur d’attention et de culture moyennes percevra davantage le terme courant PIANO de la dénomination sociale antérieure, comme faisant référence à un instrument de musique plutôt qu’à « une cuisinière de grande largeur ». Dès lors, rien ne permet d’affirmer que les signes sont pareillement « attachés aux champs lexicaux de la gastronomie ». 59. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles faibles.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 60. Les éléments verbaux GUSTO du signe contesté et PIANO de la dénomination antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits et services et activités en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise, le terme GUSTO pouvant tout au plus être évocateur. 61. En outre, les termes GUSTO et PIANO revêtent un caractère dominant au sein de chacun des signes, les termes PIZZA DEL ne faisant qu’introduire les termes GUSTO et PIANO, et renvoient directement à la nature de certains des produits ou à l’objet des services et activités. 62. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles faibles qui ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. d. Autres facteurs pertinents 63. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient

NL24-0135 22 ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause. 64. En l’espèce, les produits et services et activités en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal, s’agissant principalement de biens de consommation courante (produits alimentaires) et d’activités de restauration. 65. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 66. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 67. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 68. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. 69. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré la similarité des produits et services et des activités en cause. D- Con

clusion 70. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale antérieure PIZZA DEL PIANO. E- S ur la répartition des frais 71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 72. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »

NL24-0135 23 Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 73. En l’espèce, les deux parties ont sollicité la prise en charge des frais de procédure et de représentation par la partie perdante, à hauteur de 1 200 euros. 74. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 75. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés aux deux réponses aux observations du titulaire de la marque contestée 76. En outre, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « les démarches de la société PIZZA DEL PIANO apparaissent abusives étant considéré que les droits de MIX BUFFET sur la marque PIZZA DEL GUSTO et l’exploitation de celle-ci reflètent un usage honnête, bien établi et de longue durée ». En l’espèce, rien dans les éléments du dossier ne permet de caractériser un comportement abusif de la part du demandeur, la demande en nullité pouvant s’apparenter à un moyen de défense à l’opposition formée par le titulaire de la marque contestée à l’encontre de sa demande de marque PIZZA DEL PIANO, dont le signe est identique à sa dénomination sociale invoquée à titre de droit antérieur. 77. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0135 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL24-0135 est rejetée. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société à responsabilité limitée PIZZA DEL PIANO au titre des frais exposés.