NL 24-0139 20/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juillet 2024, la société FEME LIMITED, société de droit anglais (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0139 contre la marque complexe n°22/ 4875466 déposée le 8 juin 2022, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F L est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-39 du 30 septembre 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Cosmétiques ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°16/4 286 541, déposée le 11 juillet 2016 dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-01 du 06 janvier 2017, portant sur le signe ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure arguant de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024 reçu le 25 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 novembre 2024. II.- DECISION A- S ur le droit applicable

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8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure X-PRESSION. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « cosmétiques ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cheveux naturels ; cheveux humains ; cheveux synthétiques ; prothèses capillaires ; perruques ; toupets ; postiches ; extensions capillaires ; articles décoratifs pour les cheveux (atébas) ; tissage de cheveux ; attaches torsadées (accessoires pour les cheveux) ».

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17. Les « cosmétiques » de la marque contestée qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cheveux naturels ; cheveux humains ; cheveux synthétiques ; prothèses capillaires ; perruques ; toupets ; postiches ; extensions capillaires ; articles décoratifs pour les cheveux (atébas) ; tissage de cheveux ; attaches torsadées (accessoires pour les cheveux)» de la marque antérieure, qui désignent des articles destinés à la chevelure ou à la remplacer ainsi que des accessoires décoratifs capillaires. En outre, ils ne possèdent pas les mêmes circuits de distribution (parfumerie pour les premiers, salon de coiffure et magasins spécialisés pour les seconds). Par ailleurs, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les produits de la marque contestée peuvent être utilisés indépendamment des produits précités de la marque antérieure. Ils ne sont donc pas complémentaires. Il ne saurait suffire que les produits précités soient destinés à l’embellissement « des cheveux » comme l’indique le demandeur pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous produits permettant d’embellir le corps humain et les cheveux alors mêmes qu’ils présenteraient comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, les décisions du Tribunal de grande instance ou judiciaire de Paris citées par le demandeur ayant reconnues l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et différentes marques pour des produits destinés à la chevelure ne sont pas de nature à faire obstacle à ce constat, dans la mesure où ces précédents portent sur des produits distincts de ceux de la marque contestée. Ces produits ne sont donc pas similaires. 2- S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

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20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière que la marque antérieure est composée d’une lettre, d’un tiret et d’un terme. 23. P honétiquement et visuellement , les signes ont en commun des dénominations très proches, à savoir EXPRESSION pour le signe contesté et X-PRESSION pour la marque antérieure, la présence de la consonne X en position d’attaque de la marque antérieure reliée au terme PRESSION par un tiret n’ayant qu’une faible incidence visuelle et phonétique de par la même succession des syllabes [x-pré-sion] comme l’indique le demandeur. 24. En outre, la présentation particulière du terme EXPRESSION au sein de la marque contestée caractérisée par la présence de la seconde lettre X écrite dans une très grande taille, renforce les ressemblances visuelles entre les signes en présence. 25. C onceptuellement , les signes en cause sont susceptibles d’évoquer tous deux le terme EXPRESSION. 26. Les signes diffèrent par leurs présentations respectives et par la présence des termes FIBRES NATURELLES au sein de la demande contestée. 27. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 29 à 31). 28. Les signes en présence comportent ainsi de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. L’élément verbal commun EXPRESSION/X-PRESSION apparait distinctif au regard des produits en cause. 30. Par ailleurs, cet élément/ ensemble verbal, seul élément constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant dans le signe contesté. En effet, cette dénomination EXPRESSION est mise en exergue d’une part par sa position en attaque et d’autre part, en ce que les termes FIBRES NATURELLES qui la suivent, présentés sur une ligne inférieure en plus petits caractères, apparaissent dépourvus de caractère distinctif

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dans la mesure où ils sont susceptibles de désigner une caractéristique des produits en cause à savoir leur composition. Le public est donc incité à porter son attention sur la dénomination EXPRESSION de la marque contestée. 31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 33. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 35. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 36. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de l’ensemble X-PRESSION doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce et ce malgré la similarité entre les signes. 39. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. C- S ur la répartition des frais

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40. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 41. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » 42. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 43. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande. 44. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0139 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.