NL24-0153 Le 10 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 8 août 2024, la société de droit britannique Bruichladdich Distillery Company Limited (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0153 contre la marque verbale n° 24/5046584 déposée le 11 avril 2024, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée DISTILLERIE ALARYK est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-30 du 26

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juillet 2024.

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2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 32 : préparations pour faire des boissons sans alcool; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 010767325, déposée le 28 mars 2012, enregistrée le 30 septembre 2015 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : THE BOTANIST 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence en raison de l’identité et de la similarité entre les produits et de la similitude des signes. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, reçu le 18 octobre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 décembre 2024. II.- DECISION A
- Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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B – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 12. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits 13. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». 14. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Gin ». 15. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les produits précités de la marque contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à divers degrés aux produits de la marque antérieure invoquée. 16. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments du demandeur que l’Institut fait siens, et qui n’ont pas été contestés par le titulaire de la marque contestée. 2- S ur les signes 17. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 18. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : THE BOTANIST 19. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 20. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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 L’impression d’ensemble produite par les signes 21. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. 22. V isuellement , les signes présentent une même structure, associant les termes proches BOTANYK du signe contesté et BOTANIST de la marque antérieure, qui sont de longueur proche (7 lettres / 8 lettres) et qui ont en commun la longue séquence d’attaque BOTAN- précédé d’un article 23. P honétiquement , ces termes possèdent le même rythme (prononciation en trois temps) et les sonorités d’attaque et médiane [botani] communes, le I et le Y se prononçant pareillement [i]. 24. I ntellectuellement , ces termes évoquent tous deux ce qui est relatif à la botanique, le terme BOTANYK se prononçant « botanique » et le terme anglais BOTANIST désignant un botaniste. 25. Si les signes diffèrent par la présence des articles LES au sein du signe contesté et THE dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces dissemblances (infra points 27 à 29). 26. Les signes en cause présentent ainsi de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Le terme BOTANYK du signe contesté et le terme BOTANIST de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. 28. Ces termes sont également dominants au sein des signes en présence, dès lors que l’article LES, tout comme l’article anglais THE qui signifie « le » ne font que d’introduire ces termes et les mettre en exergue. 29. Par conséquent, les signes présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

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31. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 32. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 33. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités, de la similitude des signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 36. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0153 est justifiée. Article 2 : La marque n° 24/5046584 est déclarée partiellement nulle pour les « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».