FAITS ET PROCEDURE La société KENZO est titulaire :

- de la marque dénominative KASHÂYA déposée le 31 décembre 1993 et enregistrée sous le n 93/499182 en classes 3 et 9,
- de la marque figurative suivante déposée en couleurs le 30 juin 1994 et enregistrée sous le n 94/527167 en classes 3, 16 et 25. Ces marques sont exploitées pour des produits de parfumerie lancés en septembre 1994. La société JEANNE ARTHES est titulaire de la marque dénominative JAYABAYA déposée le 16 février 1995 et enregistrée sous le n 95/559743 pour désigner en classe 3 les savons, parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice. Ayant appris que la société JEANNE ARTHES commercialisait une eau de parfum JAYABAYA dans un emballage reproduisant à ses dires la couleur rouge orangé caractéristique de sa marque figurative avec les mêmes lettres dorées, la société KENZO, après y avoir été judiciairement autorisée, a fait procéder à des saisies-contrefaçon à Grasse, au siège de la société JEANNE ARTHES et à Paris, dans le magasin à l’enseigne PARA + du […]au siège d’une société PARFUM DES CLOS, […]. Puis invoquant les constatations des procès verbaux de ces saisies dressés les 4 et 7 mars 1996 et faisant par ailleurs valoir que l’on retrouve sur les emballages des eaux de parfum JAYABAYA les mêmes motifs tressés verts entrelacés, significatifs de la communication publicitaire adoptée pour le parfum KASHAYA et que le parfum JAYABAYA est vendu à moindre prix, la société KENZO et la société TAMARIS, celle-ci se déclarant bénéficiaire d’un contrat de licence en date du 18 mai 1993 l’autorisant à fabriquer et à diffuser des parfums portant les différentes marques de la société KENZO, ont assigné, par actes du 14 mars 1996, la société JEANNE ARTHES et la société JIT, exploitant le magasin à l’enseigne PARA +, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des marques n 93/499182 et n 94/527167 ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, de saisie et de destruction des produits et supports revêtus des marques contrefaites et de publication, la nullité de la marque JAYABAYA n 95/559743, la condamnation de la société JEANNE -ARTHES à payer, à titre de dommages et intérêts, 3.000.000 F à la société KENZO pour la contrefaçon de marque et 3.000.000 F à la société TAMARIS pour la concurrence déloyale et parasitaire, la condamnation de la société JIT à leur payer, à titre de dommages et intérêts, 20.000 F pour la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire, l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société JEANNE ARTHES conclut au débouté au motif que les faits ne sont pas établis par les saisies-contrefaçon et qu’il n’existe ni contrefaçon de marque ni concurrence parasitaire ou déloyale ; Subsidiairement, elle précise qu’elle a abandonné l’emballage rouge incriminé au titre de la marque complexe depuis le mois d’octobre 1995 et qu’en tout état de cause, la réparation du préjudice prétendument subi ne saurait excéder 300.000 F. Reconventionnellement, invoquant un préjudice subi par elle du fait de la publicité donnée aux saisies-contrefaçon et à l’assignation, elle sollicite la publication du jugement aux frais des demanderesses. Elle demande 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés KENZO et TAMARIS d’une part, la société JEANNE ARTHES, d’autre part, réfutent leurs argumentation et moyens respectifs et s’opposent aux demandes adverses en maintenant leur propres prétentions. La société JIT, régulièrement assignée à personne morale, l’acte ayant été remis à Madame S qui a déclarée être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire.

DECISION SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE KASHÂYA Attendu que la société KENZO invoque les dispositions de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle et fait valoir que les marques KASHAYA et JAYABAYA doivent être appréciées dans leur ensemble de façon synthétique ; qu’il existe une identité de structure visuelle et phonétique entre les dénominations KASHAYA et JAYABAYA ; que celles-ci ont en commun le redoublement des lettres A avec la lettre Y et une terminaison identique d’autant plus remarquable que la syllabe AYA est d’une utilisation pratiquement inexistante en langue française ; que les deux termes sont sans signification particulière pour le consommateur français moyen ; que l’imitation doit être appréciée au regard de la forte notoriété de la marque KASHAYA et que les faits distincts de concurrence déloyale aggravent la contrefaçon ; Attendu que la société JEANNE ARTHES réplique qu’il n’existe aucune ressemblance d’ensemble entre les marques dont l’attaque et le nombre de syllabes sont différents ; que la syllabe AYA est courante et que JAYABAYA est un roi d’Indonésie qui a donné son

nom à l’université de Jakarta alors que KASHAYA qui signifie amour éternel en sanscrit, est perçu comme un nom de pure fantaisie ; Attendu qu’aux termes de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement ; Qu’il est de principe que l’imitation s’apprécie selon les ressemblances d’ensemble et non selon les différences et que cette appréciation doit s’opérer d’une façon synthétique ; Attendu cela étant posé qu’il apparaît que les dénominations KASHÂYA et JAYABAYA n’ont pas la même architecture ; Qu’elles sont constituées l’une de trois syllabes, l’autre de quatre ; Qu’elle sont sans signification pour le consommateur moyen de référence ; Attendu que contrairement à l’affirmation des demanderesses, ces dénominations n’offrent sur le plan tant visuel que phonétique aucune ressemblance d’ensemble ; Qu’en effet la similitude visuelle de leurs désinences ÂYA et AYA et l’identité phonétique de celles-ci n’atténuent pas la différence visuelle et phonétique que leur confère respectivement l’attaque KASH et JAYAB ; Qu’il sera incidemment relevé que la désinence AYA n’est pas inexistante pour les marques de produits de parfumerie, les marques CASCAYA et AMANAYA ayant notamment été déposées par des tiers pour ces produits antérieurement à la marque invoquée ; Attendu que l’attaque JAYAB donne à la dénomination JAYABAYA, un son uniformément doux et un balancement phonétique et visuel, dicté par la répétition des lettres AYA, absents de la marque invoquée ; Que la marque JAYABAYA ne peut être confondue avec la marque KASHÂYA ; Qu’elle n’en constitue pas l’imitation ; Attendu qu’il est sans portée pour la société KENZO d’invoquer une notoriété de la marque KASHÂYA qu’elle n’établit pas, ni l’aggravation, par des actes de concurrence distincts, d’une imitation inexistante ; Que les demanderesses seront déboutées de leur action en contrefaçon de la marque dénominative KASHÂYA ainsi que de leur demande en nullité de la marque JAYABAYA.

SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE COMPLEXE Attendu que la société KENZO fait valoir que la société JEANNE ARTHES reproduit à l’identique, pour l’emballage de ses produits de parfumerie, la nuance rouge orangé ainsi que la combinaison des lettres dorées et du fond rouge orangé caractéristique de sa marque ; qu’elle ne se borne pas à revendiquer la couleur rouge mais un ensemble d’éléments figuratifs qui n’a pas besoin d’être original puisqu’elle a été la première à le déposer ; Que la société JEANNE ARTHES réplique qu’il n’existe aucune confusion possible entre les emballages de ses produits et la marque invoquée ; que le rouge mat de ses emballages n’est pas identique à la nuance rouge orangé de la marque invoquée ; que la typographie des lettres n’est pas la même ni l’aspect de l’emballage ; qu’en toutes hypothèses, l’association de lettres dorées sur fond rouge, banale, est utilisée de longue date dans le domaine des parfums ; Attendu qu’il est de principe qu’une marque complexe est protégée, non seulement dans l’ensemble qu’elle forme mais encore dans chacun de ses éléments à la condition que ceux-ci soient séparables de l’ensemble, protégeables en eux-mêmes et essentiels c’est à dire qu’ils exercent à eux seuls à tout le moins partie de la fonction attractive de la marque ; Que si les combinaisons ou nuances de couleur sont susceptibles de constituer une marque valable, il demeure que dans le cadre d’une marque complexe, ces combinaisons et nuances doivent être protégeables en elles-mêmes et répondre aux conditions ci-dessus posées ; Attendu qu’en l’espèce la marque invoquée est une marque complexe constituée par la représentation du grand côté d’un emballage rouge orangé, à l’aspect gaufré, revêtu, outre de la mention KENZO P en noir dans un encadré, d’une grande lettre K en graphisme de fantaisie de couleur dorée formant l’initiale de la dénomination KASHAYA DE KENZO ; Attendu qu’il est arbitraire d’isoler dans cette marque complexe, non seulement une dénomination isolable par nature, mais encore la couleur rouge orangé du fond ou l’association de cette couleur rouge orangée à la couleur dorée des inscriptions ; Qu’en effet la couleur rouge orangé, seule ou en combinaison avec le doré des lettres, est indissociable à tout le moins de l’aspect gaufré du fond ; Qu’elle n’est pas protégeable en elle-même ; Attendu que l’emballage incriminé saisi est présenté au tribunal ; qu’un des exemplaires de cet emballage est en outre produit par la défenderesse elle-même ce qui rend vain l’argument selon lequel les procès verbaux de saisie ne préciseraient pas la nuance de couleur de l’emballage ;

Attendu que cet emballage est de couleur rouge orangé, à l’aspect lisse ; qu’il porte la mention JAYABAYA, sans majuscule, en lettres de fantaisie dorées, suivie de la mention dans la même couleur EAU DE PARFUM PARIS ; Que sur cet emballage figure également le dessin de liens de raphia verts entrelacés ; Que le dessin de ces liens est tel que ceux-ci semblent fermer l’emballage à la façon d’un paquet et paraissent rajoutés à celui-ci ; Attendu qu’à considérer les signes en présence dans leur ensemble, la marque en couleur invoquée telle que déposée d’une part, l’emballage incriminé débarrassé fictivement de la représentation des liens verts qui constitue une adjonction inopérante d’autre part, il apparaît que ces signes ont pour seuls points communs d’avoir un fond rouge orangé, au surplus d’une nuance différente, et des lettres dorées, au surplus d’un graphisme différent ; Qu’à considérer l’aspect de ce fond en lui-même ou en combinaison avec les lettres dorées, force est de constater que le fond gaufré de la marque complexe invoquée n’est ni reproduit ni imité par le fond parfaitement lisse de l’emballage incriminé ; Que la contrefaçon par reproduction ou par imitation n’est pas constituée. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Attendu que les demanderesses incriminent, en premier lieu au titre du parasitisme, le fait que les deux types d’emballages successifs des eaux de parfums JAYABAYA, rouge orangé et beige, portent les motifs verts entrelacés, significatifs de la communication publicitaire adoptée par KENZO pour son parfum KASHÂYA, en second lieu au titre de la concurrence déloyale, la vente des produits JAYABAYA à moindre prix ; Que la société JEANNE ARTHES réplique, sur le parasitisme, que la confusion dans l’esprit de la clientèle n’est pas démontrée ; que l’utilisation du raphia vert s’inscrit dans un courant de mode d’inspiration orientale dont la société KENZO n’est pas le précurseur et dont elle n’a pas le monopole ; enfin qu’elle a utilisé les liens de raphia vert pour clore l’emballage alors que la société KENZO les a utilisés sur ses publicités avec une forme particulière suggérant le lien de la femme et de son parfum ; Qu’elle indique sur le terrain de la concurrence déloyale que la vente à un prix inférieur n’est pas un élément à lui seul suffisant ; Attendu que les demanderesses justifient qu’il a été dépensé par an entre 14.000.000 F et 21.000.000 F de 1994 à 1996 au titre de la publicité et de la promotion du parfum KASHÂYA ; Que parmi ses dépenses publicitaires, figurent celles exposées pour la diffusion d’un visuel associant le nom KASHÂYA de KENZO à la représentation de deux mains liées ensemble par des liens de raphia verts retenant un flacon ;

Attendu que la défenderesse n’établit pas que les liens de raphia verts aient jamais été utilisés pour la publicité de produits de parfumerie avant qu’ils ne soient adoptés pour celle du parfum KASHÂYA à compter de septembre 1994 ; Attendu qu’en adoptant ce même signe pour ses emballages d’eaux de parfum JAYABAYA, la société JEANNE ARTHES a nécessairement entendu profiter, non pas d’une confusion, ce qui, au titre des agissements parasitaires, ne lui est pas reproché, mais d’une réminiscence dans l’esprit du consommateur qui a été la cible de la publicité massive pour le produit KASHÂYA ; Qu’elle s’est placée volontairement dans le sillage de cette publicité s’épargnant ainsi tout effort recherche et de promotion personnel ; Que ces agissements sont parasitaires et engagent sa responsabilité civile ; Attendu en revanche que la vente de produits de parfumerie à un prix plus bas que les produits KASHAYA ne constitue pas à elle seule une concurrence déloyale ; Que la demande à ce titre sera rejetée ; SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que les opérations de saisies-contrefaçon ont révélé que la société JEANNE ARTHES a fabriqué ou fait fabriquer 32.760 produits JAYABAYA à l’emballage, rouge orangé ou beige, portant les liens de raphia verts ; que la société JIT en acheté 12 à un intermédiaire au prix unitaire de 28 F ; Attendu qu’il a été vu que la contrefaçon des deux marques invoquées n’est pas constituée ; Que les demandes de réparation formée à ce titre par la société KENZO ainsi que les mesures d’interdiction et de confiscation aux fins de destruction seront rejetées ; Attendu que la recevabilité de la demande de la société TAMARIS au titre de la concurrence parasitaire n’est pas contestée ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le préjudice subi de ce fait sera réparé par la somme de 200.000 F à la charge de la société JEANNE ARTHES ; Que la publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-dessous à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que la demande à l’encontre de la société JIT, revendeur, à laquelle le parasitisme n’est pas imputable sera rejeté. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu qu’il n’est pas prouvé que les demanderesses aient donné une quelconque publicité à l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de la société JEANNE ARTHES ; Que celle-ci succombe par ailleurs au titre du parasitisme ; Que sa demande reconventionnelle mal fondée sera rejetée ; SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société JEANNE ARTHES succombant sur la demande de la société TAMARIS supportera la charge des entiers dépens ; Que ces dépens ne sauraient comprendre les frais des saisies-contrefaçon diligentée à la requête de la société KENZO seule ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la société TAMARIS la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les autres demandes à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, Déboute la société KENZO de son action en contrefaçon des marques dénominative et complexe KASHÂYA ; Dit qu’en apposant sur l’emballage de ses eaux de parfum JAYABAYA la représentation de liens de raphia verts, la société JEANNE ARTHES a entendu se mettre dans le sillage de la publicité pour le parfum KASHÂYA et s’est rendu coupable d’agissements parasitaire ; Condamne la société JEANNE ARTHES à payer à la société TAMARIS la somme de 200.000 F (DEUX CENT MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts pour ces agissements et celle de 15.000 F (QUINZE MILLE FRS) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Autorise la société TAMARIS à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société JEANNE ARTHES, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRS) ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute la société TAMARIS du surplus de sa demande ;

Rejette les demandes à l’encontre de la société JIT ; Déboute la société JEANNE ARTHES de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société JEANNE ARTHES aux dépens et reconnaît à M^e Philippe B, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.