TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2010

3^e chambre 4^e section N° RG : 09/06079

DEMANDERESSES Société CRAWFORD HEALTHCARE LIMITED Cheshire House […] Goostrey, Cheshire CWA 8 JP ROYAUME UNI

Société ACM CRAWFORD […] 92110 CLICHY représentée par M^e Christian HOLLIER-LAROUSSE-HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362

DÉFENDERESSES Société ALPOL COSMETIQUE […] Za château gaillard 01500 CHATEAU GAILLARD

Société A2P […] 69002 LYON 02

Société ISIS PHARMA GMBH Bahnofstrasse 12 BP187 CH 3900 BRIG – VS – SUISSE

Société A.D.F. MANAGEMENT-SAS […] 59200 TOURCOING représentées par M^e Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS A l’audience du 09 Juillet 2010 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE La société Crawford Healthcare Limited (ci-après Crawford) expose qu’elle est propriétaire de la marque communautaire « VITEX » déposée le 11 novembre 2003 sous le n°003534451 pour désigner : « gel à applicat ion destiné au traitement du vitiligo » (classes 3 et 5). La société ACM Crawford est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de la marque précitée. Elle indique fabriquer en France sous la marque VITIX une gamme de produits destinés aux malades atteints de la pathologie épidermique du vitiligo (qui consiste en l’apparition de zones dépigmentées), à savoir Vitix Gel et Vitix Comprimés, gamme qui a été lancée en 2001 dans une cinquantaine de pays dans le monde. Le produit Vitix Gel serait constitué par l’association d’un produit actif, la Sod (superoxide dismutase catalase), et d’un gel. Les sociétés Crawford ont découvert que les sociétés Alpol Cosmétiques, A2P, ADF Management et Isis Pharma GmbH exploitaient la dénomination « VITISKIN » à titre de marque et par l’intermédiaire de plusieurs sites internet pour commercialiser un produit « hydrogel régulateur des déficits pigmentaires » destiné au traitement du vitiligo qui comporterait la même substance active que le produit Vitix Gel. Elles ont fait constater ces faits par un procès-verbal de constat du 24 février 2009. La société Isis Pharma, de droit suisse, est propriétaire de la marque française « VITISKIN » n°05 3334696 déposée le 13 janvier 2005 pour désigner notamment des cosmétiques. Le produit Vitiskin est fabriqué par la société Alpol Cosmétiques qui est titulaire du nom de domaine « vitiskin.fr », la société ADF Management est propriétaire des noms de domaine « vitiskin.eu » et « vitiskin .com » et la société Isis Pharma exploite les sites internet éponymes sur lesquels le produit Vitiskin est présenté et proposé à la vente. Par acte en date du 24 mars 2009, les sociétés Crawford et ACM Crawford ont fait assigner les sociétés précitées en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions du 12 février 2010, les sociétés demanderesses font essentiellement valoir que le dépôt de la marque verbale « VITISKIN » et son usage pour désigner un produit hydrogel régulateur du déficit pigmentaire destiné au traitement du vitiligo constitue la contrefaçon par imitation de la marque communautaire « VITIX » dès lors que les produits visés dans les enregistrements sont identiques ou similaires et que les dénominations Vitix et Vitiskin sont visuellement et phonétiquement très proches et risquent d’entraîner une confusion sur l’origine des produits dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.

Les sociétés Crawford indiquent que les produits commercialisés sous les marques VITIX et VITISKIN ne sont pas des produits pharmaceutiques mais cosmétiques vendus en libre service, avec cette "conséquence que le degré d’attention du consommateur doit être apprécié comme pour un produit ordinaire et non comme pour un médicament. En outre, elles font état d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, d’une part, en rappelant que la société LSI, qui a lancé le Vitix en 2001, avait à l’époque comme associé M. D (qui a déposé la marque VITIX pour le compte de la société LSI) lequel a conclu en octobre 2002 un contrat de prestations de services avec la société Isis Pharma et, d’autre part, en soulignant que l’adoption du signe VITISKIN pour désigner un produit identique au Vitix Gel dénote une démarche parasitaire délibérée de la part des sociétés défenderesses. Par ailleurs, elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Isis Pharma à défaut de lien suffisant avec les demandes originaires, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, elles concluent au débouté de cette dernière de sa demande ; faute pour elle de droit privatif sur le visuel qu’elle revendique. Les sociétés Crawford demandent notamment la nullité de la marque VITISKIN pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, le retrait des noms de domaine « vitiskin.fr », « vitiskin.com » et « vitiskin.eu » sous astreinte, l’interdiction d’utiliser la dénomination Vitiskin sous astreinte, l’allocation à la société Crawford Healthcare Limited de la somme de 50.000 € pour atteinte à la marque VITIX et à la société ACM Crawford de celle de 100.000 € pour concurrence déloyale ainsi que la publication du jugement à intervenir et le versement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 avril 2010, les sociétés défenderesses font valoir, en substance, que les signes VITIX et VITISKIN ne sont pas similaires et qu’ils ne peuvent engendrer aucun risque de confusion dans l’esprit du public, que l’usage du radical Viti pour désigner des produits destinés à lutter contre le vitiligo est banal puisqu’on le trouve dans d’autres produits contre cette pathologie exploités en France ou à l’étranger comme Vitises, Novitil, Avitil et Vitilan et que l’élément distinctif du signe VITISKIN est le suffixe Skin qui permet de distinguer nettement les deux dénominations aux plans visuel, phonétique et intellectuel, ce qui exclut tout risque de confusion entre les deux signes. Elles mettent l’accent sur le fait que les produits Vitix et Vitiskin sont exclusivement vendus en pharmacie et que le consommateur fait preuve d’un degré d’attention plus élevé dans ce domaine en ajoutant que le conditionnement des deux produits est totalement différent et que les principes actifs comme le mode opératoire de ces produits ne sont pas identiques. Elles contestent en outre tout acte de concurrence déloyale et parasitaire en faisant valoir que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de faits distincts de ceux qui sont invoqués au soutien de la contrefaçon. A titre très subsidiaire, elles concluent à l’absence de tout préjudice subi par les sociétés Crawford.

La société Isis Pharma forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 € au motif que l’utilisation par les demanderesses du même visuel publicitaire que celui qu’elle exploite pour promouvoir ses produits, crée nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur comme dans celui des professionnels de la santé en précisant que ce visuel sert à l’identification et à la promotion de tous ses produits, dont le Vitiskin.

MOTIFS Sur la contrefaçon II n’est pas contesté que les produits commercialisés sous les marques VITIX et VITISKIN sont des produits de même nature destinés à lutter contre une pathologie de l’épiderme appelée le vitiligo, mot d’origine latine qui signifie « tâche blanche ». Il est constant que l’imitation de marque suppose une similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle entre les signes et que l’appréciation globale du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes. Lorsque les marques sont composées, comme en l’espèce, d’un néologisme, la similitude est écartée lorsque leur seul élément commun est banal et se retrouve dans un grand nombre de marques. Or, force est de constater que l’utilisation du radical Viti pour commercialiser des produits destinés à combattre le vitiligo ne peut être considérée comme distinctive puisqu’il s’agit de la reprise, comme il est d’usage courant en matière pharmaceutique, dans le nom du produit lui-même, d’un élément identifiant la maladie que le produit a pour fonction de traiter.

Par ailleurs, il est établi que sont présents sur le marché d’autres crèmes contre le vitiligo comme Vitises, Novitil, Avitil et Vitilan, ce qui démontre, quel que soit l’entreprise qui distribue ces produits, que l’usage du préfixe Viti est banal, pour ne pas dire nécessaire, pour identifier ce type de produits ou encore qu’il sert à désigner la destination du produit. Il en résulte que les seuls éléments distinctifs des deux dénominations VITIX et VITISKIN sont le suffixe X dans un cas et « Skin » dans l’autre. Or, sur le plan phonétique, la dénomination VITIX se compose de deux syllabes alors que VITISKIN comporte trois syllabes et les suffixes X et Skin ne se prononcent pas de la même façon, étant ajouté que l’accent tonique est placé sur le mot Skin qui se détache nettement dans VITISKIN. Au plan visuel, les deux dénominations sont suffisamment éloignées pour ne pas être d’emblée associées. Sur le plan intellectuel, les deux signes sont également différents puisque le suffixe Skin de la marque VITISKIN renvoie au terme anglais courant qui signifie la peau

tandis que le suffixe X de la marque VITIX est dénué de signification conceptuelle et n’a qu’un rôle d’identification phonétique. Dans ces conditions, nonobstant la présence d’un radical commun mais banal, il existe en l’espèce des différences entre les signes en cause qui empêchent tous risque de confusion pour le consommateur qui, dans le domaine considéré des crèmes à vocation curative, fait preuve d’un degré d’attention plus élevé qu’en règle générale, même s’il n’est pas établi que les produits dont s’agit sont exclusivement vendus en pharmacie. Dans ces conditions, la marque française VITISKIN ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque communautaire VITIX et il convient de débouter la société Crawford Healthcare de sa demande à ce titre.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société ACM Crawford soutient que le contexte dans lequel les défenderesses « ont adopté la marque VITISKIN pour désigner un produit quasi identique au produit Vitix démontre que le choix de cette marque s’inscrit dans une démarche parasitaire délibérée », d’autant plus qu’elles avaient une parfaite connaissance du produit Vitix et de son succès auprès de la clientèle. Cependant, d’une part, cette demande repose sur des faits identiques à ceux faisant l’objet de la demande fondée sur la contrefaçon, à savoir la commercialisation sous la dénomination Vitiskin d’un produit apparenté au produit Vitix. D’autre part, il résulte des pièces versées aux débats que c’est en toute transparence que la société Isis Pharma a développé le produit Vitiskin et que M. D, associé dans la société LSI, qui a participé à la conception du produit Vitix (et déposé pour le compte de LSI la marque éponyme) a également collaboré au développement et à la promotion du Vitiskin, étant ici rappelé que la société LSI avait proposé à la société Isis Pharma, en 2004, de lui céder le produit et la marque VITIX mais que les pourparlers n’ont pas abouti et qu’un accord a été conclu par la suite entre Isis Pharma et M. D en octobre 2005 aux termes duquel cette société a notamment renoncé à lancer son Vitiskin en 2006. Enfin, il est constant que le conditionnement des deux produits est totalement différent en l’espèce et que la pratique d’un prix légèrement inférieur ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Par conséquent, la société ACM Crawford sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle Sur la recevabilité de la demande Les demandes originaires reposent en l’espèce à la fois sur la contrefaçon de marque et sur la concurrence déloyale et parasitaire.

La demande reconventionnelle de la société Isis Pharma à l’encontre de la société ACM Crawford a pour fondement la concurrence parasitaire à raison de l’utilisation par cette dernière d’un visuel publicitaire identique pour promouvoir des produits dermatologiques de même nature, parmi lesquels le Vitix. Il en résulte que la demande reconventionnelle de la société Isis Pharma se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, et que cette demande doit être déclarée recevable.

Sur le fond La société Isis Pharma indique avoir acquis le 29 mai 2008 le droit d’utiliser un visuel publicitaire représentant le visage d’une jeune femme brune aux yeux clairs qu’elle exploite depuis septembre 2008 sur les plaquettes promotionnelles de sa crème Unitone 4, comme sur la page d’accueil du site internet « isis-pharma.com » et sur les stands Isis Pharma des salons auxquels elle participe. La société Isis Pharma reproche à la société ACM Crawford d’utiliser le même visuel pour promouvoir le Vitix sur ses plaquettes publicitaires. La société ACM Crawford soutient qu’a la date où son agence de publicité, la société Shokola, a acheté les droits d’utilisation de la photographie litigieuse sur un site spécialisé, le 8 décembre 2008, elle ignorait que la société Isis Pharma avait elle-même acquis antérieurement ladite photographie. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’en décembre 2008 la société ACM Crawford avait connaissance de l’exploitation par la société Isis Pharma du visuel litigieux pour la promotion de ses produits sur internet, étant ajouté que la date des salons auxquels cette dernière a participé n’est pas précisée. Par conséquent, la société Isis Pharma ne rapporte pas la preuve de la faute qu’aurait commise la société ACM Crawford en reprenant délibérément le matériel publicitaire d’un concurrent et il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle sur le fondement de la concurrence parasitaire. L’équité commande l’allocation à chacune des sociétés défenderesses d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Crawford Healthcare Limited de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon par imitation de la marque communautaire VITIX. Déboute la société ACM Crawford de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

Déclare la société Isis Pharma GmbH recevable en sa demande reconventionnelle en concurrence parasitaire. La déboute de sa demande reconventionnelle. Condamne in solidum les sociétés Crawford Healthcare Limited et ACM Crawford à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de M^e Ryterband par application de l’article 699 du code de procédure civile.