TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Février 2012

3^e chambre 4^e section N° RG : 10/16129

DEMANDEURS Monsieur Daniel F

Société MC COMPANY S.A.M […] II 98000 MONACO représentés par M^e Corinne CHAMP AGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864

DÉFENDEURS Monsieur Khalid K, gérant de la Société ICE MOON.

S.A.R.L. ICE MOON […] 78000 VERSAILLES représentés par M^e Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1840

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H Laure COMTE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Daniel F est titulaire de :

- la marque internationale visant la France BANANA MOCN n°681 379 déposée le 10 octobre 1997 et renouvelée en 2007 pour des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, avec pour priorité une marque BANANA MOON monégasque. Daniel F a conféré une licence d’exploitation de cette marque à la société MC Compagny le 1^er octobre 1999. Ce contrat a été inscrit sur le registre international le

16 juin 2005. La société MC Company exploite cette marque notamment pour des maillots de bain et de la lingerie. Daniel F est également titulaire de la marque communautaire semi-figurative BANANA MOON Couture n° 7039134 enregistrée le 23 ju in 2008. Au salon professionnel Mode city organisé à Paris du 4 au 6 septembre 2010, la société MC Company qui exploitait un stand B Moon, a constaté la présence d’un stand I MOON, proposant des sous-vêtements, sous cette dénomination. La société MC Company a fait réaliser un procès-verbal de constat le 4 septembre 2010 puis avec Daniel F, elle a fait diligenter une saisie-contrefaçon sur le stand I MOON au salon Mode city, le 6 septembre 2010. Le 6 octobre 2010, Daniel F et la société MC Company ont fait assigner la société Ice moon devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la marque internationale n°681 379 e t de la marque communautaire n°7039134, pour obtenir le paiement de dommages int érêts ainsi que des mesures d’interdiction. Le 3 octobre 2011, Daniel F et la société MC Company ont également fait assigner en intervention forcée Khalid K, titulaire des marques ICEMOON française n°3 671 291 et internationale visant la Communauté européenne n°1036540, afin d’obtenir, outre des dommages intérêts et des mesures d’interdiction, le prononcé de la nullité des deux marques en cause. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 20 octobre 2011. Dans leurs dernières écritures du 5 décembre 2011, après avoir écarté les accusations de déloyauté formées à leur encontre, Daniel F et la société MC Company font tout d’abord valoir que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour prononcer la nullité de la partie communautaire de la marque internationale ICEMOON. Ils déclarent ensuite que la marque internationale n°681379 doit se lire B MOON même si le 2^e O n’est pas complètement fermé sur le certificat d’enregistrement. Ils invoquent la marque monégasque d’origine B MOON, condition de l’existence de la marque internationale et font valoir que l’écriture B MOCN résulte d’une erreur matérielle non modifiée car non détectée. Ils ajoutent qu’ils justifient suffisamment de leurs qualités à agir par les pièces qu’ils ont produites et que la marque communautaire n’était invoquée qu’à titre superfétatoire. S’agissant de la licence consentie à la société MC Compagny, ils déclarent que celle-ci concerne le territoire français depuis le 1^er octobre 1999 et que la demanderesse pouvait valablement solliciter l’autorisation d’effectuer une saisie- contrefaçon au côté de Daniel Flachaire . Les demandeurs s’opposent, par ailleurs, à la nullité du procès-verbal de constat réalisé le 4 septembre 2010 sur le stand de la société Ice moon en faisant valoir que l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs. S’agissant de la saisie- contrefaçon, ils déclarent que seul le juge ayant rendu l’ordonnance peut connaître des irrégularités affectant sa décision, par la voie du référé-rétractation.

Subsidiairement, les demandeurs font valoir que les opérations réalisées sont valables en reprenant les moyens précédemment développés sur leurs qualités à agir et la forme de leur marque et en réitérant les déclarations contenues dans la requête. Enfin, ils déclarent que l’huissier de justice n’a pas outrepassé sa mission et que le tribunal a été saisi dans le délai de l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ils concluent donc à la validité de la saisie-contrefaçon. Daniel F et la société MC Company s’opposent à la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n°6813 79. Ils contestent l’existence d’un lien suffisant avec les demandes principales ainsi que l’intérêt à agir de la société Ice moon pour les produits qui ne lui sont pas opposés dans les classes 3, 9, 16 et 24. Sur le fond, ils soutiennent qu’ils font un usage sérieux de la dénomination BANANA MOON à titre de marque, en France, pour les produits visés au dépôt. Ils déclarent également que la marque internationale est valide. Daniel F et la société MC Company soutiennent enfin que la société Ice moon réalise une contrefaçon par imitation de leur marque en utilisant pour désigner des produits identiques, un signe très proche qui entraîne un risque de confusion chez le consommateur. Ils déclarent également que Khalid K a commis une contrefaçon par le simple dépôt de la marque française ICEMOON et ils demandent que sa nullité soit prononcée.

Daniel F fait aussi valoir que la dénomination sociale Ice moon porte atteinte à la marque BANANA MOON et il considère qu’il s’agit de faits de concurrence déloyale. Ils réclament l’indemnisation des préjudices subis ainsi que des mesures d’interdiction et la publication du jugement, le tout avec exécution provisoire. Enfin, ils sollicitent chacun une indemnité de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 6 décembre 2011, la société Ice moon et Khalid K relèvent tout d’abord la déloyauté dont les demandeurs ont fait preuve au cours de la procédure et sollicitent le rejet des conclusions signifiées les 19 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que des pièces nouvelles des 19 et 31 octobre et du 3 novembre 2011. Les défendeurs soulèvent ensuite l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, faute pour Daniel F et la société MC Company de justifier de leurs droits sur les marques invoquées. Ils ajoutent que la marque communautaire BANANA MOON a fait l’objet d’un refus partiel d’enregistrement dans le cadre d’une procédure d’opposition. Ils soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes en nullité des marques ICEMOON, relevant notamment que la demande en nullité de la partie communautaire de la marque internationale ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Enfin, ils font valoir que la demande fondée sur la concurrence déloyale est irrecevable comme étant tardive. Ensuite, les défendeurs sollicitent que soit prononcée la nullité du procès-verbal de constat du 4 septembre 2010 qui constitue une saisie descriptive déguisée ainsi que la nullité de l’ordonnance et de la saisie-contrefaçon du 6 septembre 2011, fondées sur des erreurs et des affirmations trompeuses. Ils relèvent ainsi que la marque telle

que déposée est B MOCN et non pas B MOON. Ils ajoutent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul parce que l’huissier de justice a outrepassé la mission qui lui avait été confiée et que le tribunal n’a ensuite pas été saisi dans le délai imparti. La société Ice moon et Khalid K forment une demande reconventionnelle en déchéance de la partie française de la marque internationale n°681 379 pour l’ensemble des produits visés à l’acte d’enregistrement. Ils soutiennent qu’ils sont recevables à agir à l’égard de l’ensemble de ces produits dans la mesure où ils sont invoqués à leur encontre. Ils exposent que la marque était soumise à un usage obligatoire à compter du 13 mars 2003 et que les pièces versées aux débats n’apportent pas la preuve d’un usage continu à partir de cette date. Ils indiquent qu’un jugement de ce tribunal rendu le 31 mai 2011 a prononcé la déchéance des droits de Daniel F sur sa marque pour l’habillement homme et enfant en classe 25. A titre subsidiaire, les défendeurs s’opposent à l’action en contrefaçon en l’absence de risque de confusion entre les signes en présence et en l’absence ou défaut d’exploitation de la marque pour certains produits tels que les vêtements et sous-vêtements masculins. A titre encore plus subsidiaire, les défendeurs contestent la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Enfin, ils concluent au rejet des demandes d’annulation de la marque française et de la partie communautaire de la marque internationale ainsi qu’à la demande en concurrence déloyale. Considérant que cette procédure présente un caractère abusif, ils réclament le paiement de dommages intérêts et ils réclament 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rejet des conclusions et des pièces des demandeurs : Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité des conclusions de Daniel F et de la société MC Company des 19 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que des pièces nouvelles communiquées les 19 octobre et 3 novembre 2011. Cependant il y a lieu de considérer que la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 7 décembre 2011 et que les défendeurs ont pu conclure le 6 décembre 2011 afin de répondre aux derniers arguments et pièces communiquées de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que chaque partie a pu faire connaître de façon très complète, ses prétentions et moyens. Par ailleurs, si les demandeurs ont tardé à mettre en cause le titulaire de la marque litigieuse, il ne ressort pas que ce retard soit la manifestation d’un comportement déloyal non plus que leur attitude au cours de la procédure II n’y a donc pas lieu d’écarter les écritures et pièces susvisées des débats.

Sur l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon : '

 – formées par Daniel F : Pour établir les droits de Daniel F sur la marque internationale n°681 379, sont versées aux débats :

- la photocopie du certificat d’enregistrement du 13 novembre 1997,
- la photocopie du certificat de renouvellement du 15 novembre 2007,
- la fiche de résultat de la base INPI au 4/9/2010 fixant une date d’expiration au 10 octobre 2017,
- un extrait de la base ROMARIN de l’OMPI au 28 septembre 2011 indiquant Daniel F comme titulaire. Ces documents établissent suffisamment que Daniel F est titulaire de la marque internationale en cause et qu’il a donc qualité à agir en contrefaçon. Par ailleurs, il y a lieu de constater que Daniel F ne forme plus de demande sur le fondement de la marque communautaire n° 7039134 B M OON Couture.

— formées par la société MC Company : Pour établir sa qualité de licenciée exclusive, la société MC Company produit un contrat de licence exclusive conclu avec Daniel F le 1^er octobre 1999, pour des collections de maillots de bain et beachwear en été et de sportwear en hiver, pour l’ensemble des pays visés à l’annexe 1. Ce contrat est accompagné de deux annexes (bien que le contrat n’en vise qu’une seule). L’annexe 1 intitulé « Monaco » vise la marque monégasque n°96-l7116 déposée le 13 mai 1996 et l’annexe 2 intitulé « OMPI » vise la marque internationale 681 379 enregistrée le 10 octobre 1997 et énumère un ensemble de pays dont la France. Il résulte suffisamment de ces différentes mentions que malgré les termes du contrat de licence ne visant que l’annexe 1, celle-ci ne s’applique pas à la marque internationale et que les dispositions territoriales se rapportant à cette dernière, sont comprises dans l’annexe 2. La société MC Company s’est donc vue consentir pour la marque internationale une licence sur le territoire français, laquelle a fait l’objet d’une inscription sur le registre de l’OMPI le 16 juin 2005. L’avenant conclu le 20 octobre 2008 n’a pas modifié la situation de la société MC Company pour la France. Ainsi la société MC Company bénéficiant d’un contrat de licence exclusive du 1^er octobre 1999 régulièrement inscrit sur le registre international des marques en 2005, est recevable à agir en contrefaçon de la marque internationale n°681 379.

Sur l’irrecevabilité des demandes en nullité des marques ICEMOON :

Le fait que la demande en nullité de la marque française ICEMOON ait été formée pendant le cours de l’instance, ne suffit pas à la rendre tardive dès lors que les défendeurs ont bénéficié d’un temps suffisant pour y répondre. S’agissant de la demande de nullité de la partie communautaire dé la marque internationale ICEMOON n° 1036540, l’article 92 du règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009 fixe la liste limitative des actions et demandes pour lesquelles les tribunaux des marques communautaires sont compétentes et il ressort de cette liste que ceux-ci ne connaissant des demandes en nullité des marques communautaires que lorsqu’elles sont formées à titre reconventionnelle. Daniel F et la société MC Company formant la demande de nullité de la partie communautaire de la marque internationale ICEMOON à titre principal, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

Sur l’irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale : A ce titre, la société MC Company reproche aux défendeurs d’avoir créer un risque de confusion avec ses produits en raison de la similarité de la marque BANANA MOON et de la dénomination sociale Icemoon et des graphismes utilisés. Dans la mesure où les faits invoqués reposent sur la similarité du signe choisi par les défendeurs avec la marque BANANA MOON n° 681 37 9, il y a lieu d’admettre qu’il existe un lien suffisant entre la demande principale en contrefaçon de cette marque et la demande reconventionnelle et que cette dernière est donc recevable.

Sur la validité du procès-verbal de constat du 4 septembre 2010 : A la requête de la société MC Company, maître T, huissier de justice à Paris, s’est rendu au salon Mode city et il a déclaré avoir, de l’allée, constaté l’existence d’un stand proposant des caleçons type boxers et des slips, faisant figurer à différents endroits l’inscription ICEMOON et au dessous le terme « underwear » sur des cloisons mobiles et sur un présentoir en forme de bidon ainsi que sur une boîte et un sac et l’huissier de Justice a réalisé quatre photographies. Ces opérations qui constatent des faits visibles de tout visiteur du salon à partir d’une allée, ne portent pas atteinte aux droits dès défendeurs et il n’y a pas lieu de les annuler. L’huissier de justice indique ensuite qu’il lui est remis un catalogue sans que soient précisées les circonstances notamment de lieu dans lesquelles cette remise est effectuée. En l’absence de ces précisions, le tribunal se trouve privé de tout moyen pour apprécier la régularité de cette opération et il y a lieu en conséquence de retirer ce catalogue des débats.

Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon : Les défendeurs font valoir que :

- la marque internationale n° 681 379 porte sur le si gne BANANA MOCN et non pas sur le signe BANANA MOON,
- la marque communautaire n° 703 913 4 B MOON C n’éta it pas opposable faute d’avoir été enregistrée par l’OHMI au moment de la requête (la demande d’enregistrement a en définitive été rejetée pour les produits en classes 18 et 25, le 13 juillet 2011) de telle sorte que l’ordonnance autorisant la saisie a été rendue sur la base d’informations mensongères et trompeuses sur les marques en cause.

- S’agissant de la marque internationale n°681 379, il s’est manifestement produit une erreur matérielle au stade de l’enregistrement mais il ne peut être soutenu que la société MC Company ait agi de façon déloyale en invoquant la forme B MOON qu’elle exploite.

- S’agissant de la demande d’enregistrement de la marque communautaire n°7039134 , la requête en saisie-contrefaçon est ré gulièrement fondée sur la partie française de la marque internationale n° 681 379 et les deux marques visent toutes deux la protection du signe BANANA MOON sous des déclinaisons différentes de telle sorte que le visa de la marque communautaire ne modifiait pas la nature et l’étendue de la mission de l’huissier de justice et ne causait donc pas de grief aux défendeurs. Aussi il y a lieu de retenir que ce visa n’affecte pas la régularité des opérations, en l’absence de grief. Les défendeurs font valoir que la société MC Company n’avait pas qualité pour solliciter l’autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon. Cependant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la société MC Company bénéficie d’une licence exclusive régulièrement inscrite depuis 2005 sur la marque internationale n°681 379 et elle avait donc qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon, au côté de Daniel Flachaire. Le fait qu’elle se présente maladroitement dans le corps de la requête comme étant titulaire de la marque est immédiatement corrigé par les mentions suivantes dans lesquelles elle précise que la marque lui a été concédée en licence par Daniel F co- requérant. Ainsi la situation de Daniel F et de la société MC Company est exactement décrite et les approximations commises ne sont pas de nature à avoir causé un grief aux défendeurs. Enfin, la commercialisation de maillots de bain et de produits balnéaires entre dans l’objet social de la société MC Company qui est la création, la fabrication et la diffusion d’articles de prêt à porter et accessoires. Les défendeurs invoquent également une présentation mensongère et trompeuse des faits litigieux en particulier concernant la typographie du signe ICEMOON. Cependant la saisie-contrefaçon est un moyen de preuve qui a pour objet d’établir l’exactitude des faits allégués. La réalité de ces faits est une question de fond qui sera appréciée au regard du procès-verbal de saisie-contrefaçon mais l’inexactitude de leur présentation au stade de la requête n’en est pas une cause d’irrégularité. Enfin, les défendeurs font valoir que l’huissier de justice a outrepassé la mission qui lui était confiée en posant des questions précises et orientées.

L’ordonnance a autorisé l’huissier de justice à consigner les réponses et déclarations des répondants ainsi que toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s’abstenant cependant des interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il ressort de ces mentions que l’huissier de justice pouvait poser des questions dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les défendeurs ne démontrent pas que les questions posées ne répondaient pas à cet objectif et ils n’établissent donc pas que l’huissier de justice a dépassé sa mission. La saisie-contrefaçon a été effectuée le 6 septembre 2010 et l’assignation a été délivrée à la société Ice moon le 6 octobre 2010. L’assignation a été délivrée à la société Ice moon le 3 lemejour suivant la saisie- contrefaçon dans les conditions de délai fixés par les articles L716-7 et R 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et il est indifférent que l’enrôlement de cet acte soit intervenu postérieurement.

Les opérations de saisie-contrefaçon du 6 septembre 2010 doivent donc être déclarées régulières.

Sur la demande en déchéance de la partie française de la marque n°681 379 : Les défendeurs ont sollicité que soit prononcée la déchéance des droits de Daniel F pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement.

- sur l’intérêt à agir en déchéance : Les demandeurs font valoir que leur demande en contrefaçon ne vise que les produits identiques ou similaires des classes 14 bijouterie/horlogerie, 18 cuir, malles et valises, bagages et 25 habillement hommes, femmes, enfants, prêt à porter, confection, chaussures et maillots de bain. Ils concluent donc à l’irrecevabilité de la demande en déchéance pour les produits des classes 3, 9,16 et 24. Il convient de constater que les dernières écritures des demandeurs précisent que la contrefaçon de la marque n’est poursuivie que pour les produits des classes 14, 18 et 25. Si les écritures précédentes et notamment l’assignation en justice ne comportaient pas cette limitation, il y a lieu cependant de relever qu’elles ne mettaient en exergue dans le chapitre « identité des produits » que les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, habillement hommes, femmes, enfants, prêt à porter, confection, chaussures et maillots de bain de la classe 25. Aussi, il y a lieu d’admettre que la société Ice moon qui n’invoque aucun risque d’entrave à son activité économique dans les domaines en cause, ne justifie pas d’un intérêt à agir en déchéance pour les produits des classes 3, 9, 16 et 24.

- sur le bien-fondé de la demande en déchéance :

—  a/ les preuves d’usage admissibles : Par une télécopie du 3 novembre 2010, la société Ice moon, par l’intermédiaire de son conseil, a fait connaître aux demandeurs que la marque ne lui paraissait pas exploitée et a sollicité la communication de pièces relatives à son usage. La demande a été formée par conclusions du 22 mars 2011. Par un jugement du 31 mai 2011, ce tribunal a prononcé la déchéance des droits de Daniel F sur la partie française de la marque internationale n°681 379 B MOON pour l’habillement hommes et enfants en classe 25. Cependant, il n’est pas versé aux débats de document de nature à établir le caractère définitif de cette décision. Aussi elle ne peut actuellement produire effet à l’égard de tous et son existence ne peut faire échec aux moyens de défense de Daniel F.

La marque internationale a été enregistrée sous la forme B MOCN. Cependant le signe C n’est ni perçu ni compris comme étant la 3^e lettre de l’alphabet mais comme étant un O incomplètement formé. Aussi, application de l’article L714-5 b du Code de la propriété intellectuelle, Daniel F peut valablement se prévaloir de l’exploitation de la forme B MOON qui n’altère en rien la perception du signe déposé. La société Ice moon et Khalid K font par ailleurs valoir que Daniel F est titulaire de plusieurs marques incorporant le signe BANANA MOON :

- la marque communautaire n° 007039134 B MOON Couture
- la marque internationale visant la France n°782198 SPORTS B MOON USA déposée pour des produits de la classe 25. Les preuves d’exploitation relatives à ces marques ne peuvent être invoquées pour justifier de l’usage de la marque internationale n° 681 379. Néanmoins les modifications tenant seulement à l’emploi d’un graphisme particulier ou à l’ajout d’un mot tel qu’ « intimâtes » n’altèrent pas le caractère distinctif des mots B MOON qui sont très arbitraires et elles seront admises comme preuve d’usage de la marque internationale n° 681 379. Aux termes de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque doit être en mesure de justifier qu’il l’a exploitée de manière continue pendant cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement. En l’espèce, il n’a pas été contesté que Daniel F devait être en mesure de justifier de cet usage à partir du 13 mars 2003. Néanmoins si le titulaire n’est pas en mesure de justifier de l’exploitation sérieuse et continue de sa marque à cette date, il peut échapper à la déchéance s’il établit un usage sérieux repris ou commencé après l’expiration de ce délai sans qu’il puisse, cependant se prévaloir de preuve d’usage postérieure à la date à laquelle il a eu connaissance de l’éventualité de la demande en déchéance c’est à dire en l’espèce le 3 novembre 2010.

Daniel F peut donc faire écarter la demande en déchéance de Khalid K et de la société Ice moon s’il établit un usage sérieux et continu de sa marque pendant cinq ans avant le 3 novembre 2010. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de prendre en considération les pièces non datées car le tribunal ne peut déterminer si elles s’insèrent dans une période continue de cinq ans (pièces 9 à 11 catalogues non datés). Pour la même raison seront écartées les copies d’écran dans la mesure où l’examen de ces seules pièces ne permet pas de connaître avec certitude à quelle date la pièce était accessible aux internautes, selon un cheminement usuel. En revanche, les extraits de magazines constituant les pièces 32 à 36 seront pris en considération dans la mesure où leur existence et leur date auront été confirmées par le constat du 28 mars 2011 de l’huissier de justice monégasque qui a pu consulter les originaux et dont aucun élément versé aux débats ne vient infirmer la parole.

Enfin, le fait qu’une pièce soit rédigée en langue étrangère ne suffit pas à l’écarter des débats dans la mesure où ce sont des éléments matériels purement visuels qui sont pris en considération. Néanmoins elle doit être en mesure d’établir une exploitation de la marque en France. Enfin des documents internes et des photographies ne sont pas pertinents pris isolément, néanmoins ils peuvent être utilisés pour compléter certains documents tels des factures. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’examiner les preuves d’exploitation invoquées par Daniel F pour chacun des produits en cause : b/ les articles de prêt à porter et de confection : Seront exclus :

-les catalogues été 2005 et été 2007 rédigés en Anglais dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont été diffusés en France,
- la copie d’écran pièce 6. Seront retenues :

- les factures de commercialisation de 2005 du blouson L Leeroy. et sa fiche établissant la reproduction de la marque sur le vêtement (pièce 85),
- les factures de commercialisation de 2007 du blouson Jacky leather avec la fiche correspondante (pièce 85-1-2) et le blouson (pièce 73),
- les factures de commercialisation de 2008 de la collection Angor avec la fiche correspondante (pièces 58 et 59),
- les factures de commercialisation de 2009 du blouson Welland avec la fiche correspondante (pièces 71 et 72),
- les factures de commercialisation de 2010 du blouson Perfect leather (pièce 73) Par ailleurs, les défendeurs versent aux débats de très nombreuses factures établies entre 2005 et 2010 portant toutes en en-tête la mention « B Moon californian sunwear ». B Moon n’est ni la dénomination sociale ni le nom commercial de la société MC Company qui est émettrice de ces factures et celles-ci établissent ainsi

que de multiples articles de prêt à porter tant masculins que féminins sont facturés sous la marque BANANA MOON. Ces éléments sont corroborés par l’attestation du commissaire aux comptes de la société MC Company (pièce 27) qui précisent les coûts de création et de publicité des collections BANANA MOON entre 2002 et 2008. Aussi il y a lieu d’admettre que Daniel F verse aux débats des preuves suffisantes d’un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période en cause et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour les articles de prêt à porter et de confection.

c/ l’habillement pour femmes et pour hommes : Les pièces susvisées relatives aux articles de prêt à porter qui portent tant sur des articles pour femmes que pour hommes valent également pour cette catégorie de produits et il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance.

d/ rhabillement pour enfants : Sont versées aux débats des factures B MOON Californian sportwear qui établissent la commercialisation de maillots de bain et vêtements pour enfants en 2006, 2007 et 2008 (pièces 48 et 49). Cependant ces pièces portent essentiellement sur des maillots de bain et font apparaître un nombre limité de ventes de vêtements pour enfant. Aussi, elles ne constituent pas une preuve suffisante d’un usage sérieux et continu de la marque pour l’habillement enfant;

e/ les maillots de bain : Seront retenues :

- la pièce 51 établissant l’existence de parutions dans la presse féminine de 2006 à 2010,
- les factures de commercialisation de 2007 et 2008 (pièce 13) avec les pièces 7 et 8 relatives aux maillots de bain pour femmes de la ligne Angel,
- les factures de commercialisation de 2007 des maillots de bain pour hommes avec les fiches Ludo et Brandon (pièce 86). Ces pièces suffisent à établir un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période de référence et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour les maillots de bain.

- les chaussures : Seront retenues
- la pièce 37 reproduisant des chaussures Grammy portant la marque BANANA MOON placés sous scellés par huissier de justice le 5 mars 2008,

— la pièce 38 constituée de factures de 2008 de commercialisation de chaussures notamment Grammy, Perla, Elfy , Gazelle, Riva, Bonito avec la fiche (pièce 41) reproduisant ces différents modèles,
- la pièce 60 constituée de factures de commercialisation du modèle Perla en 2006, 2007 et 2009,
- la pièce 61 constituée de la fiche du modèle Riva ainsi que d’une facture de commercialisation de 2008. Aussi il y a lieu d’admettre que Daniel F verse aux débats des preuves suffisantes d’un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période de référence et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour les chaussures

f/ le cuir : Seront retenues comme preuves d’exploitation :

- les factures de commercialisation de 2008 du blouson Sumba avec la fiche correspondante (pièces 69 et 71),
- les factures de commercialisation de 2009 et 2010 du blouson Welland et la fiche technique correspondante (pièces 71 et 72),
- les factures de commercialisation de 2010 du blouson Perfect leather ainsi que le blouson en original (pièces 73 et 74). Ces pièces suffisent à établir un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période de référence même si ces produits ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour le cuir.

g/ les malles et valises, les bagages : Seront retenues comme preuves d’exploitation :

-les factures de commercialisation de 2007du sac Vanita et le dossier technique correspondant (pièces 63 et 64)
-les factures de commercialisation de 2007 du sac Kessila et le dossier technique correspondant (pièces 65 et 66),
-la facture de commercialisation de 2009 du sac Travel layerbag et la fiche technique correspondante,
-les factures de commercialisation des sacs Soom et Leyte de 2008 et 2009 ainsi que les fiches techniques correspondantes (pièces 44 et 45). Ces pièces suffisent à établir un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période de référence même si ces produits ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour les bagages, les sacs entrant dans cette catégorie. En revanche il n’est versé aucune preuve d’exploitation pour les malles et valises. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des droits sur la marque pour ce type de produits.

f/ les produits de bijouterie et horlogerie : Seront retenues les preuves d’exploitation suivantes : -le contrat de licence conclu avec la société Mister Watch le 2 novembre 2004,accompagné de l’attestation de Laurent D de la société Mister watch déclarant exploiter une licence B Moon pour les montres depuis 2004,avec la photographie de différents modèles de montres exploitées sous la marque et les factures de commercialisation en France de 2007 à 2010. Ces pièces suffisent à établir un usage continu et sérieux de la marque BANANA MOON pour la période de référence par l’intermédiaire d’un licencié et il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance pour les produits de l’horlogerie. En revanche, il n’est versé aucune pièce se rapportant à des bijoux et il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la marque pour ce type de produit.

Sur la demande en contrefaçon de la partie française de la marque internationale n°681 379 : Le signe antérieur protégé et le signe postérieur argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon.

La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants Sur le plan visuel, la marque BANANA MOCN est composée de deux mots distincts alors que la marque ICEMOON est composé d’un seul mot. Les deux signes en cause présentent une terminaison identique dans la mesure où le C de B MOON est perçu comme un O mal formé mais les syllabes d’attaque sont totalement différentes : B/ICE. Aussi il n’y a pas lieu de retenir une similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la marque ICEMOON composée de 2 syllabes audibles, est courte alors que la marque du demandeur est composée de 4 syllabes. Les syllabes d’attaque sont totalement différentes et seule la dernière syllabe est commune aux deux marques en cause. Aussi il n’y a pas lieu de retenir une similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les deux marques sont composées de mots anglais et il n’est pas certain qu’un public francophone cherchera à traduire les expressions en cause. Il s’arrêtera plus sûrement au premier mot qui est celui qu’il comprendra le mieux soit à raison de sa proximité avec le mot correspondant en Français (banana) soit en raison de son usage assez commun dans la langue française (ice). Ces deux

mots ayant des significations très différentes, le consommateur français ne retiendra pas de proximité intellectuelle entre les deux signes. Ainsi il y a lieu de retenir que le consommateur distinguera facilement les deux signes malgré une dernière syllabe commune que les demandeurs ne peuvent s’approprier. L’acte d’enregistrement de la marque ICEMOON fait apparaître qu’elle a été déposée en classe 14 pour l’horlogerie, en classe 18 pour le cuir, les sacs et en classe 25 pour les vêtements, les chaussures, les vêtements en cuir ou imitation cuir, les chaussures de plage ou de sport, les sous-vêtements qui sont des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque BANANA MOON est enregistrée et exploitée. La saisie-contrefaçon du 6 septembre 2010 a également fait apparaître que la marque ICEMOON était exploitée pour des sous-vêtements et maillots de bain. Cependant l’identité des produits ne suffit pas à créer un risque de confusion alors que les signes se distinguent suffisamment et que le consommateur prend un temps de réflexion pour décider de l’achat de ce type de produit, qui va lui permettre d’appréhender les différences. Aussi il n’y a pas lieu de retenir la contrefaçon de la marque BANANA MOON par la marque ICEMOON. Les demandes de Daniel F et de la société MC Company formées à ce titre seront donc rejetées.

Sur la demande en nullité de la marque française ICEMOON : Cette marque ne portant pas atteinte au signe antérieur, la demande tendant à voir constater sa nullité sera également rejetée.

Sur la demande en concurrence déloyale : Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la dénomination sociale Ice moon se distingue suffisamment de la marque BANANA MOON pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du public même si les parties exercent la même activité. Par ailleurs le graphisme des mots I MOON (lettres majuscules légèrement penchées) est banal et celui de B MOON sujet à variation de telle sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion. Les demandes formées sur ce fondement seront donc également rejetées.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, il n’y a pas lieu de les condamner pour procédure abusive.

Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer son exécution provisoire. Il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de Daniel F et de la société MC Company des 19 octobre et 5 décembre 2011 ainsi que des pièces nouvelles communiquées les 19 octobre et 3 novembre 2011, Déclare recevables les demandes en contrefaçon de la partie française de la marque internationale n°681 379 formées par Daniel F et la société MC Company, Déclare recevables les demandes formées par la société MC Company sur le fondement de la concurrence déloyale, „ Déclare recevable la demande en nullité de la marque française ICEMOON n°3 671 291 de Khalid K, Déclare irrecevable la demande en nullité de la partie communautaire de la marque internationale ICEMOON n°1036540 de Khalid K, , Ecarte des débats le catalogue objet du procès-verbal de constat du 4 septembre 2010,

Rejette la demande de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 6 septembre 2010. Déclare Khalid K et la société Ice moon irrecevables à agir en déchéance des droits de Daniel F sur la partie française de la marque internationale n°681 379 pour les savons, parfumerie cosmétiques, optique lunetterie, papeterie, Déclare Khalid K et la société Ice moon recevables à agir en déchéance des droits de Daniel F sur la partie française de la marque internationale n°681 379 pour les autres produits figurant à l’enregistrement, Prononce la déchéance des droits de Daniel F sur la partie française de la marque internationale n°681 379 pour l’habillement pour en fants, la bijouterie, les malles et valises, à partir du 13 mars 2003, Rejette la demande en déchéance pour les autres produits prêt à porter, confection, habillement femmes et hommes, maillots de bain, Rejette la demande en contrefaçon de la partie française de la marque internationale n°681 379,

Rejette la demande en nullité de la marque française ICEMOON n°3 671 291 de Khalid K, Rejette la demande en concurrence déloyale par la dénomination Ice moon,

Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum Daniel F et la société MC Company à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Daniel F et la société MC Company aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M^e Sabatier, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.