TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2016

N° RG : 16/51035

Assignation du 08 décembre 2015

par Arnaud D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Noémie DUGAY, Greffier.

DEMANDEURS Madame Anne D épouse B

Monsieur Daniel L représentés par M^e Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #P0362

DÉFENDERESSE SAS GELSCOM […] Zone d’activité Citis 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR représentée par M^e Maria Julia CERKEIRA DE LA VEGA, avocat au barreau de PARIS – Ml 643

DÉBATS À l’audience du 09 mars 2016, tenue publiquement, présidée par Arnaud D, Vice-Président, assisté de Noémie DUGAY, Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les docteurs D, L et T ont déposé le 30 septembre 2005 le brevet français n°0509978 ayant pour titre « préparation médicamenteuse visqueuse injectable comprenant de l’éthanol et un composé liposoluble opaque aux rayons X». Le brevet a été délivré le 3 septembre 2010. Ils ont par la suite déposé le 28 septembre 2006 une demande de brevet européen sous priorité de la demande française. Le brevet européen a été délivré le 6 mai 2015 sous le n° EPI940354. Ils ont également procédé à une extension internationale PCT et plusieurs procédures de délivrance nationale sont en cours aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et en Russie. Monsieur Jacques T, Madame Anne D et Monsieur Daniel L ont conclu le 25 août 2005 avec la société GELSCOM une promesse de contrat de licence intitulé «promesse de licence portant sur un produit proche de DISCOGEL», portant sur la préparation médicamenteuse faisant l’objet du brevet français FR 0509978, laquelle devait être

fabriquée et commercialisée par la société GELSCOM sous la marque « SCLEROGEL ». Aux termes de cette convention, les propriétaires du brevet se sont engagés à proposer à la société GELSCOM « dès la fin de la procédure d’enregistrement dudit brevet », une licence d’exploitation de ce brevet, « aux mêmes conditions que la licence d’exploitation du brevet portant sur les produits DISCOGEL, dont une copie du contrat est jointe ". Le contrat de licence DISCOGEL signé le même jour entre Monsieur Jacques T et la Société GELSCOM porte sur une autre invention dans le même domaine. Le 26 et 27 mars 2008 a été conclu un "avenant à promesse de licence de brevet Sclerogel par lequel les parties tout en actant leur désaccord sur la prise en charge des frais pour l’engagement des phases nationales de la demande internationale (PCT) du brevet, s’accorde pour se partager l’avance des frais, ceux afférents aux demandes portant sur l’Union européenne, le Canada et les USA étant avancés par les titulaires du brevets tandis que la société GELSCOM avance les frais relatifs à la Chine, l’Inde, le Japon et la Russie. Il est prévu que la moitié des avances faites sera remboursée sur la marge brute de fabrication hors taxe. La société GELSCOM a débuté en 2012 l’exploitation de l’invention brevetée sous la dénomination SCLEROGEL après avoir obtenu le 2 janvier 2012 le marquage CE permettant la commercialisation, sans que les parties aient pu s’accorder pour conclure un contrat de licence. Des dissensions sur le contenu des obligations du contrat de licence se perpétuant, le contrat n’a pas été conclu.

La société GELSCOM s’appuyant sur l’absence de contrat de licence, n’a pas versé de redevance aux titulaires du brevet. En outre le paiement des frais afférents à la protection du brevet a fait l’objet de discussion. Suivant les stipulations du contrat de licence DISCOGEL auquel renvoie le contrat de promesse de licence SCLEROGEL, le paiement des annuités du brevet est avancé par le licencié, leur règlement étant effectué en déduction des redevances dues aux concédants. Par acte du 7 juillet 2015, Monsieur Jacques T a cédé à Madame Anne D et à Monsieur Daniel L l’intégralité de ses droits sur les brevets concernés. Par lettre du 21 août 2015 Madame Anne D et Monsieur Daniel L ont notifié à la société GELSCOM «la résiliation de (la) convention de licence d’exploitation de fait du brevet », à compter du 2 janvier 2017, tout en rappelant leur désir de parvenir à un accord et de pouvoir signer une licence dans les conditions prévues initialement.

La date d’effet du 2 janvier 2017 a été fixée par référence au contrat de licence DISCOGEL auquel renvoie le contrat de promesse de licence SCLEROGEL, en considérant qu’il s’agissait du terme de la première période de cinq ans d’exploitation en faisant débuter celle-ci à la date de délivrance du marquage CE, soit le 2 janvier 2012. Madame Anne D et Monsieur Daniel L, faute selon eux de percevoir les redevances, énoncent s’être trouvés dans l’incapacité de régler les annuités du brevet français et de ses extensions internationales arrivant à échéance les 28 et 30 septembre 2015 et correspondant à un montant total de 23.014, 67 euros. La société GELSCOM par courrier du 17 novembre 2015 a indiqué qu’elle cessait de payer les frais de maintien du brevet et a mis en demeure Madame Anne D et Monsieur Daniel L de lui verser une somme de 11.960 euros correspondant selon elle au montant qui lui serait dû après établissement des comptes des redevances dues aux titulaires du brevet et des frais avancés par elle pour le maintien du brevet qui sont à la charge des titulaires et doivent lui être remboursés en précisant que dans l’établissement de ce solde, était pris en compte des avances sur frais faites au docteur T jusqu’au 12 octobre 2011 soit 25.845 euros. Le conseil en propriété intellectuelle faisait connaître à Madame Anne D et Monsieur Daniel L qu’ils disposaient d’un délai de grâce expirant les 28 et 30 mars 2016 pour procéder au règlement du retard d’annuités dont le montant s’élève, pénalités de retard incluses à la somme de 33.002, 28 euros. Les requérants faisaient procéder par un expert-comptable à un rapport établi à partir des comptes légaux et des informations remises par la société GELSCOM qui concluait que celle-ci avait réalisé une marge brute avec le produit SCLEROGEL s’élevant à la somme de 101. 763 € en 2012,300.549 € en 2013 et 355. 322 € en 2014, soit la somme totale de 757.634 € pour les années 2012 à 2014.

C’est dans ces conditions que Madame Anne D et Monsieur Daniel L ont, après avoir adressé le 17 novembre 2015 par acte du 8 décembre 2015 fait assigner la société GELSCOM devant le juge des référés de ce tribunal en présentant les demandes suivantes : "En application des dispositions des articles L 611-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l’article 1134 du Code Civil, des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, - Ordonner un expertise, aux frais avancés de la Société GELSCOM, avec pour mission de : -examiner la comptabilité de la société GELSCOM, -examiner les conditions de distribution du produit SCLEROGEL
- évaluer la marge brute réalisée par la société GELSCOM avec le produit SCEROGEL,

— évaluer les sommes payées par les requérants d’une part, et par la Société GELSCOM, d’autre part, au titre des frais de dépôt, d’enregistrement et de maintien en vigueur du brevet FR 0509978 et de ses extensions.
- faire les comptes entre les parties. - Condamner la Société GELSCOM à payer aux requérants les sommes suivantes :
- 85 834 €à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en contrepartie de l’exploitation du brevet FR 05099878 pour les années 2012 à 2015 ;
- 25.265,30 €, à titre d’acompte en remboursement des frais payés pour le dépôt, l’enregistrement et la protection du brevet FR 0509978 et ses extensions ;

— 33.002, 28 €, à titre d’acompte à valoir sur les frais devant être payés avant les 28 et 30 mars 2016 pour le maintien de la protection du brevet FR 0509978 et ses extensions ;
- 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Donner acte aux requérants de ce qu’ils saisiront la juridiction compétente au fond afin de faire valoir leurs droits et obtenir réparation de leur préjudice.
- Condamner la Société GELSCOM en tous les dépens dont distraction au profit de Maître HOLLIER-LAROUSSE, Avocat aux offres de droit". Lors de l’audience du 28 janvier 2016, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse, malgré l’opposition des demandeurs à l’audience du 18 février 2016 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs prétentions et moyens qui reprennent pour les demandeurs ceux énoncés dans l’assignation et pour la défenderesse ceux de ses conclusions remises à l’audience après avoir été antérieurement communiquées aux demandeurs, et aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : "- Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’exploitation du produit revendiqué et opposé à GELSCOM par les Demandeurs ;
- Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse relative aux obligations alléguées de GELSCOM au titre des règlements sollicités par les Demandeurs ;
- Dire et juger que les Demandeurs ne démontrent, ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, la société défenderesse ne violant pas de droit de brevet ; en conséquence,
- Débouter les Demandeurs de leur demande d’expertise ;
- Débouter les Demandeurs de leurs demandes de provisions tant pour la période antérieure à 2012 qu’au titre des sommes alléguées pour la période 2012-2015 ;

— Débouter les Demandeurs de leurs demandes au titre des sommes à régler par eux avant mars 2016.
- Renvoyer les Demandeurs devant le Juge du fond.
- Condamner les Demandeurs à régler à GELSCOM 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. " La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2016 puis prorogée au 16 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 808 prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend ». L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé le mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la situation des relations contractuelles entre les parties La "promesse de licence sur un produit proche du Discogel conclu le 25 août 2005 entre d’une part Monsieur Jacques T, Madame Anne D, et Monsieur Daniel L définis comme promettant et co-propriétaires du brevet dont la délivrance est à venir et d’autre part la société GELSCOM défini comme le licencié, stipule notamment que - "les concédants et les copropriétaires soussignés s’engagent à proposer au licencié qui accepte une licence d’exploitation de ce brevet. Cette licence sera proposée dès la fin de la procédure d’enregistrement dudit brevet. Elle sera proposée aux mêmes conditions que la licence d’exploitation du brevet portant sur les produits Discogel dont une copie du contrat est jointe. Ils s’engagent à faire tous leurs efforts aux fins de permettre la réalisation dudit engagement en vue de l’exploitation de ce brevet et des produits enregistrés sous la marque Sclerogel. En cas de refus écrit de GELSCOM dans le mois suivant la réception du courrier RAR, les titulaires dudit brevet pourront le proposer à un tiers. " Le contrat de licence DISCOGEL conclu également le 25 août 2005 entre Monsieur T et la société GESLSCOM prévoit notamment :

- En ce qui concerne les frais afférents aux dépôts des brevets : « Article 5. Dépôt du brevet – autres dépôts

(…) les frais afférents aux dépôts des brevets et pris en charge par le licencié seront déduits sur justificatifs des redevances de licences prévues à l’article 7 ci-après »
- En ce qui concerne le montant de la redevance : « Article 6- Prix En contrepartie de la présente licence, le licencié s’engage à payer au concédant une redevance fixe de 10% de la marge brute H.T du produit.
-En ce qui concerne le paiement de la redevance : « Article 7- Paiement de la redevance » La redevance sera payée dans les trente jours qui suivent chaque trimestre civil en un règlement unique au concédant sur la base d’un état détaillé des ventes réalisées. …»
-En ce qui concerne le contrôle de la redevance : « Article 8 – Contrôle de la redevance Le concédant se réserve le droit de réclamer toutes justifications et de procéder ou de faire procéder à ses frais à toutes vérifications qu’il jugera utile de la comptabilité du Licencié. À cette fin, le Licencié tiendra une comptabilité séparée des ventes réalisées, faisant apparaître les dates des ventes, les montants facturés ainsi que les noms et adresse des clients »
- En ce qui concerne les frais de maintien en vigueur des brevets "Article 9 Maintien en vigueur des brevets Le concédant s’engage à maintenir en vigueur le brevet pendant la durée des présentes. Pour faciliter la tâche au concédant, le Licencié réglera pendant la durée du contrat les frais inhérents au maintien des droits de Brevet. Ce règlement sera effectué en déduction des redevances de Licence dues au Concédant' Ainsi qu’il a été dit, le 26 et 27 mars 2008 a été conclu un « avenant à promesse de licence de brevet Sclerogel » par lequel les parties tout en actant leur désaccord sur la prise en charge des frais pour l’engagement des phases nationales de la demande internationale (PCT) du brevet, s’accorde pour se partager l’avance des frais selon les territoires géographiques des extensions concernées. Il est prévu que la moitié des avances faites sera remboursée sur la marge brute de fabrication hors taxe. Il y est rappelé incidemment que les redevances seront dues aux titulaires du brevet dans les conditions analogues à celles prévues par l’accord de licence de brevet GELSCOM du 25 août 2005 auquel fait référence la promesse de contrat de licence du brevet SCLEROGEL, et que la société GELSCOM conformément à l’article 9 "pourra compenser tous frais inhérents au maintien des droits du brevet Sclerogel faits par elle pendant toute la durée du contrat de licence qui interviendra au terme de l’enregistrement du brevet » Le brevet français visé a été délivré le 3 septembre 2010.

Les demandeurs ne prétendent pas avoir adressé un projet de contrat de licence à la société GELSCOM, laquelle indique avoir en revanche soumis en 2012 un tel projet aux titulaires sans rapporter toutefois la preuve que le document produit aux débats ait effectivement été transmis.

Ainsi le brevet a été délivré, sans que le contrat de licence ait été ni proposé à la signature dans le mois suivant la délivrance du brevet, ni refusé par la défenderesse, ni proposé par les titulaires à d’autres partenaires. Il n’est pas contesté que les parties ne sont jamais parvenues à un accord sur les termes du contrat de licence qui n’a donc jamais été conclu. En effet, leurs échanges de correspondances versés au dossier marquent plusieurs désaccords sur plusieurs obligations du contrat de licence susceptible d’être signé, à savoir l’assiette du calcul des redevances qui doit être la « marge brute de fabrication » selon la société GELSCOM et la « marge brute de distribution » selon les titulaires du brevet, sur la durée de la licence, GELSCOM exigeant une durée équivalente à celle du brevet alors que les demandeurs réclament une durée de cinq ans ainsi qu’il était prévu dans le contrat initial de licence DISCOGEL auquel fait référence la promesse de licence du 24 août 2005, tout en paraissant en dernier lieu accepter la durée de la validité du brevet, et enfin à quelle partie incombe la charge des frais du brevet. Il résulte par ailleurs des échanges de courrier et de courriels entre les parties d’une part qu’elles sont restées en pourparlers en vue de parvenir à signer le contrat de licence et d’autre part que les responsables de la société GELSCOM ont, jusqu’au courriel du 19 janvier 2016 lequel est postérieur à la délivrance de l’assignation, toujours considéré que le produit qu’il fabriquait et faisait commercialiser sous la marque SCLEROGEL depuis 2012 constituait une exploitation du brevet français n°0509978 des demandeurs et de ses déclinaisons internationales, comme le montrent leur insistance à parvenir à la signature du contrat de licence du brevet afin de sécuriser cette exploitation et leur participation à la procédure et aux frais d’extension internationale du brevet (voir courriers du 19 juin 2012, du 30 mai 2012 du 24 septembre 2015, courriel du 22 avril 2014). En outre la société GELSCOM a accepté en juin 2015 de payer un devis du cabinet de propriété industrielle d’un montant de 47.000 euros. Symétriquement les titulaires du brevet n’ont jamais intenté d’action en contrefaçon contre la société GELSCOM. Dès lors et sans qu’il y ait lieu de statuer en référé sur la question de savoir si le produit fabriqué par GELSCOM et commercialisé sous la

marque SCLEROGEL entre dans les revendications du brevet français 0509978 et de ses extensions internationales, ni sur la validité du brevet, laquelle est désormais contestée par la société GELSCOM par la biais d’une opposition pendante formée le 4 février 2016 devant l’OEB contre la délivrance du brevet européen EP 1940354 issue du brevet français, sujets qui relèvent de la compétence du juge du fond, il doit être constaté que le brevet français est en l’état valide, que les parties se sont accordées pour procéder à son dépôt et à ses extensions internationales et que la société GELSCOM a, jusqu’à très récemment, considéré que le produit SCLEROGEL constituait une exploitation du brevet des demandeurs.

Aussi, si la promesse de contrat de licence renvoyant au contrat de licence DISCOGEL ne constitue plus le cadre contractuel qui lie les parties, les éléments précités établissent qu’il existe un accord entre les parties vertu duquel la société GELSCOM bénéficie du droit d’exploiter le brevet et ses extensions internationales, prend en charge au moins en partie les frais de maintien du brevet et doit des redevances au titulaires du brevet. En revanche, les conditions financières de l’exploitation du brevet français ne sont pas fixées puisqu’il n’existe pas d’accord sur ce point entre les parties. Sur les demandes de Madame Anne D et Monsieur Daniel L L’incertitude sur le contenu des obligations réciproques ne saurait être levée par le juge des référés et la détermination des obligations réciproques relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence en présence de cette incertitude et de la contestation sérieuse qui en résulte quant au montant des sommes qui seraient dues par la société GELSCOM, tant au titre des redevances que de l’imputation de la charge des frais de dépôt et de maintien du brevet, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des provisions aux titulaires du brevet, ni à fortiori un quelconque acompte à valoir sur le remboursement des frais du brevet. De même en raison de cette incertitude, la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties apparaît dénuée d’efficacité, outre que n’est nullement établie la situation d’urgence qui nécessiterait d’ordonner cette mesure en référé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile. En revanche, le paiement des annuités du brevet en vue de le maintenir en vigueur qui doit intervenir avant l’expiration du délai de grâce les 28 et 30 mars 2016, constitue une mesure nécessaire pour prévenir le dommage imminent que constituerait la perte de la protection du brevet. Le juge des référés est donc compétent sur ce point.

Les parties considèrent chacune qu’il incombe à l’autre partie de verser cette somme. Toutefois l’existence d’un accord pour l’exploitation du brevet, le fait que l’équilibre du contrat de licence envisagé reposait notamment sur le fait que le licencié faisait l’avance des frais de maintien du brevet en se remboursant par compensation sur les redevances dues aux titulaires, la circonstance non contestée que la société GELSCOM bien qu’exploitant le brevet en retirant de cette exploitation de substantiels revenus, n’a jamais versé de redevances aux licenciés, impliquent que la charge de l’avance des frais du maintien en vigueur du brevet et de ses extensions incombe à la société GELSCOM, sans préjudice de ce qui sera ultérieurement décidé sur l’imputation définitive de ces frais.

En conséquence il y a lieu de condamner la société GELSCOM à payer à l’un ou l’autre des demandeurs la somme de 33.002, 28 euros à titre d’avance des frais de maintien du brevet français et de ses extensions internationales, à charge pour celui des demandeurs à qui cette somme sera réglée de procéder au paiement des taxes de maintien du brevet et de ses extensions internationales. La condamnation de la société GELSCOM au paiement de cette somme ne préjuge pas des personnes à qui incombera la charge définitive de ces frais. Sur les demandes relatives aux frais du litige La société GESLCOM sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser aux demandeurs qui ont du exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
- CONDAMNONS la société GELSCOM à payer à Madame Anne D ou à Monsieur Daniel L la somme de 33.002, 28 euros au titre de l’avance des frais de maintien du brevet français n°0509978 et de ses extensions internationales, à charge pour celle des personnes à qui cette somme sera versée de payer les taxes de maintient du brevet au cabinet HARLE & PHELIP ;

- DISONS n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes ;

- CONDAMNONS la société GELSCOM aux entiers dépens de l’instance ;

— CONDAMNONS la société GELSCOM à payer à Madame Anne D et Monsieur Daniel L la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELONS qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.