FAITS ET PROCEDURE La société TATI est titulaire de la marque dénominative TATI, déposée le 1^er septembre 1978, enregistrée sous le n° 1.444.883, régulièrement renouvelée et désignant divers produits et services des classes 2 à 42. Reprochant à la société brésilienne BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA (ci-après BOTICA) d’avoir déposé la marque dénominative THATY, le 4 août 1987, enregistrée sous le n° 1.421.481, pour désigner, en classe 3, des parfums et produits cosmétiques, qu’elle estime contrefaire la sienne, la société TATI a, par acte du 26 décembre 1996, saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon de marque, sollicitant, outre l’annulation de la marque critiquée, les mesures d’interdiction et de publication habituelles, paiement d’une somme de 50.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dire d’expert, ainsi qu’une somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal a :

- dit que l’action en contrefaçon n’était pas prescrite,
- prononcé la déchéance des droits de la société TATI sur la marque n° 1.444.883 en ce qu’elle désigne les produits de la classe 3, à compter du 8 mars 1999,
- dit que la société BOTICA en déposant la marque THATY n° 1.421.481 a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société TATI,
- condamné la société BOTICA à payer à la société TATI la somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque,
- débouté la société TATI de ses demandes en prononcé de la nullité de la marque THATY, d’interdiction et de publication,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
- rejeté toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 2 décembre 1999, la société TATI a interjeté appel de cette décision. VU les conclusions du 15 juin 2001 aux termes desquelles la société TATI fait valoir :

- sur la forclusion de l’action en nullité :

— que l’action en nullité de marque qu’elle exerce sur le fondement de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas atteinte de forclusion par tolérance,
- que l’assignation délivrée, le 26 décembre 1996, a, de surcroît, interrompu le délai de forclusion,
- qu’en raison de la particulière notoriété de la marque, la société BOTICA n’est pas de bonne foi,
- sur la déchéance de ses droits de marque :

- que l’intimée n’a d’intérêt à agir en déchéance qu’au regard des produits qu’elle a expressément visés dans l’enregistrement,
- qu’elle justifie pour sa part d’un usage massif de sa marque faisant obstacle au prononcé de la déchéance,
- sur la contrefaçon et les mesures réparatrices :

- que le signe critiqué étant la reproduction quasi servile de la marque TATI, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion, les éléments extrinsèques à la comparaison in abstracto des signes, comme la différence des circuits de distribution et l’absence d’exploitation sur le territoire français, étant inopérants,
- que le préjudice causé est d’autant plus important que la marque, déjà ancienne, jouit d’une particulière notoriété, et demande en conséquence à la Cour, infirmant la décision entreprise, sauf en ce qu’il a reconnu la contrefaçon des droits de la marque TATI par la marque THATY de BOTICA, de :

- dire que la marque TATI a fait l’objet d’un usage réel et sérieux au regard des produits en cause,
- interdire à BOTICA toute adoption, notamment à titre de marque, de la dénomination THATY, soit par reproduction, soit par imitation de la marque TATI, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et de 2.000 francs par infraction constatée,
- prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque THATY n° 1.421.481,
- ordonner la radiation totale de l’enregistrement de la marque précitée dans le mois de la signification de l’arrêt à venir et, faute par BOTICA d’y procéder, autoriser la société TATI à le faire sur simple présentation de l’arrêt,

— condamner la société BOTICA à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- ordonner, à titre de complément de réparation, la publication par extraits de l’arrêt dans 5 publications de son choix aux frais de la société BOTICA, dans la limite de 60.000 francs HT,
- lui allouer la somme de 40.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 15 octobre 2001 aux termes desquelles la société BOTICA :

- invoque la prescription de l’action entreprise par la société TATI sur le fondement de l’article 6 bis de la convention de PARIS, précisant que l’assignation délivrée, le 26 décembre 1998, qui ne comportait pas de traduction, n’était pas régulière et ne pouvait en conséquence interrompre le délai de prescription,
- se prévaut de la déchéance de la marque TATI pour les produits de la classe 3, prétendant justifier d’un intérêt pour le faire,
- conteste la contrefaçon que ce soit par reproduction ou par imitation en l’absence de tout risque de confusion,
- soutient que la marque TATI ne jouit d’aucune notoriété pour les produits de la classe 3,
- prétend qu’aucune faute ne peut lui être reprochée précisant que la notoriété d’une marque, fût-elle exceptionnelle, ne peut justifier l’interdiction de reprise pour des produits différents et que le dépôt auquel elle a procédé de toute bonne foi n’est pas frauduleux,
- que le préjudice allégué par la société TATI est inexistant, la marque THATY n’ayant pas été exploitée en France et la société TATI en ayant toléré le dépôt pendant plus de 11 ans, et demande à la Cour de :

- débouter la société TATI de l’intégralité de se demandes,
- constater la prescription de l’action de la société TATI et, subsidiairement, la déchéance de ses droits de marque, celle-ci étant acquise au 14 janvier 1993 et non 8 mars 1993,
- dire que la marque TATI n’est pas notoire pour les produits de la classe 3,
- infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a retenu la copie servile de la marque et octroyé à la société TATI la somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- dire qu’en déposant la marquer THATY elle n’a pas commis d’acte de contrefaçon,

— condamner la société THATY à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION : Considérant que l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; Que l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; qu’il précise que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 précité, son action n’étant toutefois pas recevable si la marque à été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans ; Considérant que fondant son action sur ces textes, la société TATI n’invoque la notoriété de la marque au sens de l’article 6 bis de la convention de PARIS qu’à titre d’élément d’appréciation complémentaire quant à la gravité de l’atteinte portée à ses droits et pour fustiger le comportement de la société BOTICA à laquelle elle reproche d’avoir agi de propos délibéré en tentant de s’inscrire dans le sillage de la marque notoire ; que s’agissant d’opposer à la société BOTICA des droits de marque acquis en France en raison d’un dépôt antérieur, l’article L 714-4 du Code de la propriété intellectuelle n’a lieu de recevoir application ; Considérant que la société BOTICA reconnaît qu’elle n’exploite pas, en France, la marque attaquée ; qu’elle n’est pas fondée à invoquer la forclusion par tolérance dès lors qu’elle n’en a fait aucun usage au sens de l’article L 714-3 précité, le simple dépôt de la marque, non suivie d’exploitation, n’étant pas de nature à caractériser un tel usage ; Que l’assignation délivrée à la société BOTICA, le 26 décembre 1996, soit deux jours avant l’expiration du délai de 5 ans tel qu’il résulte de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle instauré par la loi du 4 janvier 1991 et entré en vigueur le 28 décembre 1991, traduit de façon suffisante la volonté délibérée de la société TATI de ne pas tolérer la marque, peu important que la société BOTICA, au demeurant parfaitement informée de cette volonté, ait exigé, conformément aux conventions bilatérales applicables, une traduction de cette assignation qui n’a pu être adressée que postérieurement à l’expiration du délai susvisé ;

Que l’action intentée par la société TATI à l’encontre de la société BOTICA est donc de ce seul fait recevable, sans qu’il soit besoin de rechercher si la société BOTICA a agi ou non de mauvaise foi ; II – SUR LA DÉCHÉANCE DES DROITS DE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ TATI : Considérant que l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’il précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée et ne s’étend qu’aux produits et services visés dans l’enregistrement ; Considérant que pour s’opposer à la demande en déchéance, la société TATI prétend que la société BOTECA ne justifie d’un intérêt à agir qu’à raison des produits visés dans l’enregistrement de sa marque ; qu’elle soutient également rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci dans toutes les catégories visées en classe 3 ; Considérant, en premier lieu, qu’il convient de relever que la société BOTICA n’a formulé de demande de déchéance qu’à titre reconventionnel et pour s’opposer au grief de contrefaçon formulé contre elle à raison du dépôt qu’elle a effectué en France de la marque THATY ; que ce dépôt ayant été strictement limité aux produits cosmétiques et parfums relevant de la classe 3 et la société BOTICA affirmant par ailleurs qu’elle n’exerce pas en France ses activités économiques et ne commercialise et n’a jamais commercialisé ses produits THATY sur notre territoire, ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour poursuivre en France la déchéance des droits de marque de la société TATI pour les préparations et autres substances pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, dont il n’est nullement démontré ni même allégué qu’ils relèveraient de son secteur d’activité largement entendu ou d’un secteur dans lequel elle entendrait étendre son activité ; Considérant par ailleurs que la société TATI justifie par la production de pièces multiples
- factures et documents commerciaux -, qu’elle fait un usage massif de la marque TATI pour les parfums dans une ligne « homme, femme et enfant » non seulement dans les magasins à l’enseigne TATI mais également auprès des grands distributeurs spécialisés tels que LE PRINTEMPS HAUSSMAN, PRISUNIC, SEPHORA, LES PARFUMERIES MARIONNAUD ; qu’il importe peu, pour justifier d’un usage sérieux de la marque, que la diffusion en soit assurée par des sociétés tierces ; que les factures établies au nom de la société GLOBAL DESIGN SYSTEM concernent bien la diffusion des parfums commercialisés sous la marque de la société TATI ; que l’apposition d’une mention manuscrite sur les factures produites destinée à identifier le produit « femme » du produit « enfant » n’est pas de nature à affecter, comme le retient à tort le tribunal, la sincérité des pièces concernées, en l’absence de tout élément précis permettant de douter de leur authenticité ;

Qu’elle justifie également pour les savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, cosmétiques et dentifrices, d’une commercialisation massive de produits sous la marque TATI depuis l’année 1996, soit bien antérieurement à la demande de déchéance, laquelle n’a été formulée que le 8 mars 1999, les factures et documents commerciaux produits à cet effet ayant suffisamment date certaine ; que conformément aux dispositions de l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans n’étant susceptible de faire obstacle à la déchéance que s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande, la société BOTICA prétend à tort que la déchéance pour les produits susvisés serait encourue ; Qu’il importe peu que la marque TATI ne soit apposée que sur l’étiquette dont sont revêtus chacun des produits ou blisters sous lequel ceux-ci sont vendus, et au dessus du code barre, dès lors que cette dénomination, même dans la forme qui lui est donnée, est bien utilisé à titre de marque pour permettre à la clientèle de distinguer le produit de ses semblables et non à titre de nom commercial, lequel sert à désigner l’entreprise en tant qu’entité économique, comme le retient à tort le tribunal ; Que les chiffres d’affaires réalisés entre 1994 et 1999 attestent d’une commercialisation massive des produits susvisés ; Que la demande de déchéance formulée reconventionnellement par la société BOTICA doit dans de telles conditions être rejetée ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE ET LES MESURES RÉPARATRICES : Considérant que la dénomination TATI n’étant pas reproduite à l’identique dans le signe critiqué, celui-ci ne constitue pas la contrefaçon par reproduction de la marque TATI qui lui est opposée ; qu’il convient en conséquence de rechercher s’il existe entre les deux signes en présence un risque de confusion, lequel doit s’apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce ; Considérant que la dénomination THATY qui reprend à l’identique et dans le même ordre trois des quatre lettres de la marque TATI et dont la lettre finale Y est très proche de la lettre I, présente la même structure et comporte le même nombre de syllabes ; qu’à la perception visuelle quasi semblable des deux signes s’ajoute une perception phonétique identique qui en renforce la similarité ; que le risque de confusion se trouve renforcé par l’identité des produits visés et par la particulière notoriété de la marque TATI, laquelle s’étend aux produits de la classe 3 en raison de la commercialisation massive qui en est faite aussi bien pour les parfums et pour les cosmétiques, lesquels sont au surplus souvent associés aux vêtements ; qu’il importe peu que la clientèle associe principalement la marque TATI aux vêtements de bas prix alors qu’il résulte des documents produits que la marque TATI a développé son image populaire dans de très nombreux secteurs de la vie économique, en ce compris les produits susvisés, et que la notoriété d’une marque n’est nullement lié au caractère luxueux des produits qu’elle sert à désigner mais à la simple connaissance que peut en avoir, comme en l’espèce, le public ; que la société TATI

justifie par la production de nombreuses pièces de la notoriété non sérieusement contestable de sa marque y compris dans le secteur concerné ; Qu’il s’ensuit qu’en déposant pour les parfums et cosmétiques le signe THATY, la société BOTICA a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société TATI et a nécessairement porté atteinte aux droits antérieurs que cette dernière détient sur sa marque ; Qu’il importe peu que la société BOTICA n’exploite pas en France ses produits et que ceux qu’elle commercialise à l’étranger ne le soient que sous la dénomination BOTICA, le dépôt du signe à titre de marque caractérisant suffisamment en soi un acte de contrefaçon ; Considérant que pour faire cesser l’atteinte susvisée, il convient d’annuler la marque THATY et de prononcer les mesures d’interdiction et de publicité sollicitées dans les termes du dispositif ci-après ; Qu’il n’y a lieu de prononcer la radiation de la marque, la Cour n’ayant d’autre pouvoir que de transmettre la décision prononçant la nullité de celle-ci au directeur de l’INPI pour y être inscrite sur le registre national des marques conformément aux dispositions légales ; Que le préjudice causé à la société TATI à raison du dépôt de la marque THATY sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 francs et la publication de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société TATI et aux frais de la société BOTICA dans les limites d’une somme de 15.000 francs HT ; Que la société BOTICA qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action de la société TATI tiré de la forclusion par tolérance, et statuant à nouveau ; Rejette la demande de déchéance formulée par la société BOTICA : Dit qu’en déposant la marque THATY n° 1.421.481, le 4 août 1987, la société BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société TATI, propriétaire de la marque TATI n° 1.444.883 qui lui est antérieure, Annule ladite marque et dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du secrétariat greffe au directeur de l’INPI pour être inscrit sur le registre national des marques,

Condamne la société BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA à payer à la société TATI la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits de marque, Fait interdiction à la société BOTICA d’utiliser le signe THATY sous quelque forme que ce soit pour désigner les produits visés dans l’enregistrement de la marque TATI, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, Autorise la publication de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société TATI et aux frais de la société BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA dans les limites d’un coût de 15.000 francs HT par insertion, Condamne la société BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA à payer à la société TATI la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, Met les dépens à la charge de la société BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.