EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 27 JUIN 2014

(n° 158, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général: 14/00503

Décision déférée à la Cour Décision du 11 Décembre 2013 -Institut National de la

Propriété Industrielle de – RG n° OPP13-1285

DÉCLARANTE AU RECOURS

société LASER COFINOGA représentée par son directeur général, M X

CICALA

[…]

[…]

Représentée et asssitée de M^e Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489

EN PRÉSENCE DE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’INPI

[…], […]

Représenté par Madame Caroline LE PELETIER chargée de mission

Société BRICE

[…]

[…]

Représenté et assistée de M^e François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: J125

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente de chambre
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats :Laureline DANTZER

MINISTÈRE PUBLIC:

à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

нса

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ARRET:

- CONTRADICTOIRE

-rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Marie-Christine AIMAR, président et par Laureline DANTZER, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu la décision rendue le 11 décembre 2013 par le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après : INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 11 mars 2013 par la société Brice, titulaire de la marque communautaire complexe

< B Smart », déposée le 29 juin 2011 et enregistrée sous le n° 010084697 pour désigner, notamment, les produits et services suivants :

« Produits de l’imprimerie, prospectus, magazines, journaux catalogues, cartes, calendriers, affiches, albums; autocollants pour la papeterie; tickets; carnets; bloc-notes ; stylos; cartes de fidélité non magnétiques, Services de gestion d’un programme de fidélité dans le domaine de la vente d’articles textiles, d’habillement, d’horlogerie, de bijouterie, de bagagerie, de maroquinerie, de lunettes, de linge de maison, et de tous accessoires de mode. Promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports, y compris via un réseau de communication informatique (de type internet ou intranet) et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions avantageuses afin d’inciter les consommateurs à acheter et à les fidéliser. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; organisation de concours à buts commerciaux et promotionnels pour la fidélisation de clientèle ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers commerciaux et de bases de données en matière de fidélisation de clientèle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation; jeux et divertissements organisés par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser sa clientèle; organisation de concours et loteries (divertissement) par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser la clientèle ».

à la demande d’enregistrement, n° 12 3 970 728 portant sur le signe complexe < Be Smart Aujourd’hui qui peut se passer d’acheter gagnant ? », présentée le 21 décembre 2012 par la société Laser Cofinoga, pour désigner, notamment, les produits et services suivants:

« Cartes à mémoire ou à microprocesseur à usage commercial et financier; cartes magnétiques codées à usage commercial et financier; Cartes non magnétiques à usage commercial et financier, produits de l’imprimerie; livres; livrets; revues; magazines; brochures; manuels ; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); Services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers); études et recherches de marchés; sondages, enquêtes d’opinion et études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse et traitement des données obtenues au cours d’études de marché et d’études de comportement de consommateurs; informations statistiques; services de cartes de fidélité associés ou non à une fonction de paiement, de crédit ou de débit, procurant des avantages financiers par octroi de points au prorata d'

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achats effectués.; émission de chèques cadeaux ; Organisation et conduite d’ateliers, de groupes de travail, d’action professionnelle en matière de promotion des ventes, de fidélisation de clientèle, de gestion commerciale d’entreprises, divertissement ; mise à disposition d’installation de loisirs; activités sportives, artistiques et culturelles; édition, publication et prêt de livres, livrets, revues, magazines, journaux, brochures, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production de spectacles, d’événements sportifs ou culturels, de films autres que films publicitaires; production, location, filmage et montage d’oeuvres audiovisuelles sur tous supports magnétiques, numériques, digitaux ; location de décors de spectacle, d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, d’appareils et accessoires cinématographiques, d’accessoires de décors de théâtre; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de salons, d’expositions, de concours, de compétitions, de spectacles à buts culturel, sportif ou de divertissement; services de club (divertissement) ; organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir de réseaux informatiques nationaux et internationaux de type Internet, Intranet et Extranet ; réservation de places de spectacles; services d’artistes de spectacles »>.

Vu le recours contre cette décision formé le 09 janvier 2014 par la société anonyme Laser Cofinoga et son mémoire reçu le 07 février 2014,

Vu les observations de l’INPI reçues le 30 avril 2014,

Vu le mémoire en réplique de la société par actions simplifiée La Société Brice parvenu au greffe le 02 mai 2014,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Sur ce la Cour

Considérant que la société Laser Cofinoga requérante, qui relève liminairement une erreur matérielle portant sur une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, ne conteste pas la décision rendue par le Directeur de l’INPI en ce qu’il a retenu l’identité ou la similarité des produits suivants :

(relevant de la classe 16): « Cartes non magnétiques à usage commercial et financier, produits de l’imprimerie ; livres; livrets; revues; magazines; brochures; manuels ; Services de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers) »

de la marque seconde avec les produits et services couverts par la marque première :

(relevant de la classe 16): « Produits de l’imprimerie, prospectus, magazines, journaux ; cartes de fidélité non magnétiques,

(relevant de la classe 35) Services de gestion d’un programme de fidélité dans le domaine de la vente d’articles textiles, d’habillement, d’horlogerie, de bijouterie, de bagagerie, de maroquinerie, de lunettes, de linge de maison, et de tous accessoires de mode. Promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports, y compris via un réseau de communication informatique (de type internet ou intranet) et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions avantageuses afin d’inciter les consommateurs à acheter et à les fidéliser. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; organisation de concours à buts commerciaux et promotionnels pour la fidélisation de clientèle; gestion de fichiers commerciaux et de bases de données en matière de fidélisation de clientèle services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation » ;

Qu’elle estime pour le surplus que, contrairement à ce qu’a retenu le Directeur de l’INPI, les

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autres produis et services précités désignés dans la demande d’enregistrement ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services couverts par la marque première (comme explicité ci-après);

Qu’elle soutient, par ailleurs, que tout risque de confusion entre les signes doit être écarté et fait valoir qu’à tort le Directeur de l’INPI a considéré que l’ élément verbal < B Smart '> était distinctif dans la marque première alors que plus de 2.546 marques en vigueur en France comprennent le terme « Smart » (dont près de la moitié dans les classes concernées) et que le signe < B » sera en revanche retenu par le consommateur comme l’identifiant de l’entreprise Brice (qui commercialise des vêtements et de la maroquinerie dans plus de 200 boutiques implantées sur tout le territoire et qui a déposé la marque communautaire «< B » dans sa calligraphie particulière) si bien que le signe « B Smart » ne sera donc pas perçu 1

comme un ensemble;

Que visuellement et phonétiquement, expose-t-elle, les deux signes doivent être pris dans leur ensemble, ce qui les différencie, à l’instar du « B » de la marque première dont rien ne

permet d’affirmer qu’ il sera prononcé comme l’anglais du verbe être ; qu’en raison du caractère faiblement distinctif du mot « smart », il sera compris comme une référence à l’élégance tandis que dans le second, il évoquera l’intelligence qui constitue un autre de ses sens, étant ajouté que les autres éléments du signe second inciteront le consommateur à le percevoir de la sorte et qu’il doit être tenu compte de la forte renommée du signe

< Cofinoga » ;

Qu’en réplique, la société Brice qui répond point par point à l’argumentation adverse, poursuit la « confirmation » de la décision du Directeur de l’INPI;

Sur la comparaison des produits

1 – Sur le « matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) » visés dans la demande d’enregistrement (en classe 16) et les « produits de l’imprimerie, carnets bloc-notes » de la marque première (en classe 16):

Considérant qu’ il est vrai, comme le soutient la requérante, que la catégorie générale des

< produits de l’imprimerie » contient une grande variété de produits à finalité d’instruction et d’enseignement – encore qu’y inclure, comme elle le fait, des vêtements se révèle sans pertinence – et qu’elle ne se réduit pas aux « carnets, bloc-notes » ;

Qu’ il n’en demeure pas moins que ce matériel est un vecteur de transmission de savoir et que les « carnets, blocs notes », par leurs nature et fonction, doivent être considérés comme identiques ou similaires, ainsi qu’énoncé dans la décision contestée ;

2- Sur le « divertissement » visé dans la demande d’enregistrement (en classe 41) et les

< divertissements organisés par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser sa clientèle » de la marque première (en classe 41) :

Considérant que la requérante soutient que la similarité entre des services implique, notamment, qu’ils aient la même finalité ou remplissent la même fonction, que la finalité des

< divertissements » de la marque antérieure est de promouvoir les produits et l’image de la société Brice et sont dépourvus de lien avec ceux visés dans la demande d’enregistrement qui n’ont qu’une finalité de divertissement, d’autant qu’ils ne sont pas proposés dans les mêmes lieux et fournis par les mêmes opérateurs ;

Qu’elle ne peut toutefois être suivie dans son analyse dès lors que l’argument tiré de la différence de lieu et d’opérateurs concernés n’emporte pas la conviction et qu’il ne peut être raisonnablement nié que la catégorie générale visée dans la demande d’enregistrement inclut nécessairement ceux que désigne la marque enregistrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation du directeur de l’INPI;

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MGA

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3 – Sur les « cartes à mémoire ou à microprocesseur à usage commercial et financier ; cartes magnétiques codées à usage commercial et financier » de la marque contestée (en classe 9) et les < cartes de fidélité non magnétiques » de la marque première (en classe 16):

Considérant que la requérante soutient encore que les cartes de la demande d’enregistrement ont la particularité d’enregistrer des données et de constituer des cartes de paiement ; que par leurs nature, fonction et destination, elles diffèrent, contrairement au raisonnement qualifié de « parfaitement spécieux » du directeur de l’INPI, des cartes de fidélité non magnétiques qui ne permettent pas de réaliser des paiements, se présentent sur support carton ou papier et ressortent des produits de l’imprimerie ;

Mais considérant que le raisonnement critiqué ne saurait être ainsi qualifié dans la mesure où, faisant sienne l’argumentation de l’opposante, le directeur de l’INPI a justement considéré que ces deux types de cartes avaient une même finalité commerciale; que la présence ou non de piste magnétique ou de circuits imprimés n’est pas de nature à les différencier ou de cantonner les secondes à la catégorie de l’imprimerie puisque leur usage a pour conséquence de faire bénéficier le client fidèle d’avantages se concrétisant par des gains financiers (ristournes, bons d’achat, …) et que les premières sont aptes ^cumuler ^la ^fonction ^de paiement et d’enregistrement de données permettant d’accumuler des points de fidélité ;

Que le recours ne saurait prospérer sur ce point;

4- Sur les < photographies » de la demande d’enregistrement (en classe 16) et les « produits de l’imprimerie » de la marque « B Smart » (en classe 16):

Considérant que la société Laser Cofinoga critique la décision querellée en ce qu’elle a retenu que les photographies ont vocation à être imprimées alors qu’elles sont, à ce jour et dans la plupart des cas, exclusivement immatérielles et visibles sur des supports électroniques sans donner lieu à impression ; que, de plus, d’autres supports non imprimés peuvent être envisagés (verre ou acier, ou toutes surfaces par projection);

Qu’ elle s’ abstient, ce faisant, de reprendre la motivation du directeur de l’INPI qui a pourtant justement considéré que le stockage numérique de photographies n’est pas de nature à les faire échapper à la catégorie plus générale des documents reproduits par des procédés d’impression, à l’instar de la faculté marginale de les reproduire sur les supports évoqués; que la contestation ne peut être considérée comme fondée ;

5- Sur l'«< émission de chèques cadeaux » visée à la demande d’enregistrement (en classe 36) et les « Services de gestion d’un programme de fidélité dans le domaine de la vente d’articles textiles, d’habillement, d’horlogerie, de bijouterie, de bagagerie, de maroquinerie, de lunettes, de linge de maison, et de tous accessoires de mode. Promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports, y compris via un réseau de communication informatique (de type internet ou intranet) et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions avantageuses afin d’inciter les consommateurs à acheter et à les fidéliser. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; organisation de concours à buts commerciaux et promotionnels pour la fidélisation de clientèle diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers commerciaux et de bases de données en matière de fidélisation de clientèle; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation; cartes de fidélité non magnétiques » de la marque antérieure ( en classes 16 et 35):

Considérant que, selon la requérante, les services opposés ne présentent pas un lien suffisamment étroit et obligatoire pour les considérer comme similaires du fait que les chèques cadeaux sont principalement commercialisés directement auprès de consommateurs ou même de sociétés ou comités d’entreprise par des sociétés différentes des enseignes dans

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MCA -

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lesquelles ils pourront servir aux tiers bénéficiaires comme instruments de paiement et que les services d’émission des chèques cadeaux n’ont pas la même finalité, ne sont pas proposés dans les mêmes lieux ni par les mêmes entreprises que les programmes de fidélisation et de promotion commerciale;

Que, cependant, ces services procèdent d’une même démarche consistant à mettre en oeuvre des moyens pour s’attacher une clientèle, ceci auprès d’un fournisseur prédéterminé qui peut être l’entreprise agissant dans la vie des affaires sous la marque opposée ;

Que la décision critiquée conclut par conséquent à juste titre qu’ils doivent être considérés comme similaires dès lors que ces services sont susceptibles de présenter les mêmes objet et finalité et de s’adresser à la même clientèle

6- Sur les services de « mise à disposition d’installation de loisirs; activités artistiques; location de décors de spectacle, d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, d’appareils et accessoires cinématographiques, d’accessoires de décors de théâtre; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de salons, d’expositions, de concours, de compétitions, de spectacles à but de divertissement; services de club (divertissement); réservation de places de spectacles; services d’artistes de spectacles » de la demande d’enregistrement (en classe 41) et les « divertissements organisés par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser la clientèle » couverts (en classe 41) par la marque antérieure :

Considérant que la société Brice rappelle que la similarité suppose que les services aient notamment la même finalité et remplissent la même fonction et que tel n’est pas le cas des services dont s’agit, ceux de la marque antérieure ayant une finalité commerciale ciblant la promotion de la société Brice qui assure la prestation, comme le précise le libellé, tandis que ceux désignés par le signe contesté ont une finalité de divertissement culturelle et artistique en ne faisant pas appel au même prestataire et en ne visant pas le même public;

Mais considérant que le public sera enclin à leur attribuer une même origine dès lors que les

^services ^couverts par la marqueantérieure s’inscrivent dans la catégorie plus générale de ceux qui sont visés dans la demande d’enregistrement, la société Brice observant pertinemment que tous ces services ont pour semblable dessein de divertir le public ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce point de contestation.

7- Sur les services d’ « organisation de loteries; services de jeu proposés en ligne à partir de réseaux informatiques nationaux et internationaux de type Internet, Intranet et Extranet » de la marque seconde (en classe 41) et les « jeux organisés par le déposant pour la promotion de ses produits et de son image, destinés à animer et fidéliser sa clientèle » que désigne la marque première (en classe 41):

Considérant que la décision est contestée en ce qu’elle les a considérés comme des services similaires alors, selon la requérante, que leurs finalités sont différentes puisque les services de la marque opposée visent, expressis verbis, à fidéliser la clientèle de la société Brice et à assurer la promotion de ses produits par le biais d’animations mais qu’en revanche, ceux qui sont désignés dans la demande d’enregistrement, sont proposés en des lieux différents et en ligne par des réseaux informatiques ;

Que les services opposés ont, cependant une commune finalité ludique, comme le fait valoir la société Brice, qui conduira le public à leur attribuer une origine commune ; qu’avec pertinence le directeur de l’INPI a, de ce fait, retenu leur similarité.

8 Sur l'« Organisation et conduite d’ateliers, de groupes de travail, d’actions de

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formation professionnelle des ventes, de fidélisation de clientèle, de gestion commerciale d’entreprises » couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé (en classe 41) et les services de «< Promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports, y

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OPCA

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compris via un réseau de communication informatique (de type internet ou intranet) et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers par le biais de ventes de produits dans des conditions avantageuses afin d’inciter les consommateurs à acheter et à les fidéliser. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité » désignés par la marque première (en classe 35):

^Considérant que la requérante fait valoir que les services opposés ne sont ni similaires, ni complémentaires, contrairement à ce qui a été retenu, en exposant que les premiers sont des prestations de formation destinées aux entreprises, par l’intermédiaire de leur personnel, alors que ceux de la marque première consistent en des opérations commerciales dont le but est de fidéliser la clientèle de l’entreprise ou d’en capter une nouvelle et que le fait que les premiers pourraient avoir recours aux seconds pour leurs préparation et réalisation n’implique pas qu’ils aient les mêmes nature, fonction et destination;

Qu’il n’en demeure pas moins qu’ils présentent un lien de complémentarité certain dans la mesure où il peut être recouru aux premiers pour préparer et organiser les seconds comme en a justement jugé le directeur de l’INPI;

Que la contestation n’apparaît donc pas fondée.

9- Sur les services de « cartes de fidélité associées ou non à une fonction de paiement, de crédit ou de débit, procurant des avantages financiers par octroi de points au prorata d’achats effectués » de la demande d’enregistrement (en classe 36) et les services suivants de la marque première (en classe 35): « Promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports, y compris via un réseau de communication informatique (de type internet ou intranet) et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés. Organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; gestion de fichiers commerciaux et de bases de données en matière de fidélisation de clientèle ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation » :

Considérant que société Laser Cofinoga objecte enfin que les services désignés dans sa demande d’enregistrement visent à procurer des avantages financiers aux consommateurs par l’octroi de points, au prorata d’achats effectués, et que tel n’est pas le cas pour les services sus-évoqués de la marque antérieure ;

Qu’ici encore, elle ne critique ni même n’évoque la motivation de la décision querellée qui énonce pourtant pertinemment que les seconds ont nécessairement recours aux premiers pour leur réalisation, qu’ils sont donc complémentaires et, partant, similaires pour le public qui leur attribuera une origine commune;

Qu’il s’infère de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée en son recours, en ce qu’il porte sur la comparaison des produits précités ;

Qu’il y a cependant lieu d’ajouter que sa demande de rectification d’erreur matérielle, au demeurant non contestée, est en revanche fondée puisque la lecture de la décision permet de constater que ce ne peut être que par une erreur de plume que le directeur de l’INPI a ajouté, dans le dispositif de sa décision, à la liste des produits et services considérés comme similaires ou identiques les services de « production et location d’oeuvres ou d’enregistrements phonographiques sur tous supports magnétiques, numériques, digitaux », alors que dans les motifs de celle-ci (page 08/12), il concluait que « ces services non complémentaires ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer même origine » ; qu’il conviendra, par conséquent, de procéder, en tant que de besoin, à la rectification de cette erreur purement matérielle qui ne préjudicie pas au fond.

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MOA

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Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe « B Smart », calligraphié sur une ligne en lettres noires majuscules, étant précisé que le « B », d’un tracé plus épais, se détache du terme «< Smart » par un espace et par une configuration de fantaisie puisque la barre de cette lettre n’est figurée qu’en sa moitié inférieure ;

Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe « Be Smart» se présentant en lettres blanches minuscules hormis les lettres «B» et «S » en majuscules, le tout disposé sur deux lignes et inséré dans une pastille violette ; que « Be Smart », calligrapié en lettres épaisses, comporte un « B » évoquant le béta de l’alphabet grec; que s’y ajoute l’élément verbal écrit en lettres majuscules de couleur violette sur trois lignes justifiées à gauche : « Aujourd’hui qui peut se passer d’acheter gagnant ? » se trouvant à l’extérieur et sur la partie droite de la pastille violette ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;

Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement;

Que, visuellement, la présence en attaque de la locution < Be Smart » dans le signe second tend à le rapprocher de la marque première « B Smart » qu’elle englobe tout entière ;

Que, cela étant, il ressort effectivement de la jurisprudence communautaire qu’une marque complexe ne peut être considérée comme visuellement semblable à une autre marque que si le composant de la marque complexe qui conduit le consommateur à les associer constitue

l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe ; que, toutefois, même le fait que deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les deux signes en conflit et qu’en particulier, la présence, dans un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration singulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente;

Que, certes, la présence, dans le signe second, de la formule « Aujourd’hui qui peut se passer d’acheter gagnant? » détachée de ses éléments d’attaque et qui sera perçue comme un slogan destiné à rendre attractif les produits et services visés, peut être tenue pour négligeable; qu’il n’est pas contestable, non plus, que les locutions < B Smart » et « Be Smart » sont distinctifs en regard des produits et services en cause ;

Que force est, toutefois, de considérer que la calligraphie particulière du premier terme d’attaque «< B » et « Be » auquel s’attachera le consommateur tend à les distinguer, de même que la couleur et le lettrage de la locution susceptible d’être considérée comme un élément de rapprochement, «< B Smart » et «< Be Smart », à l’instar de la pastille violette, fortement représentée, tous éléments qui conduisent à conclure qu’au plan visuel, l’impression globale qui se dégage du signe second est différente de celle que produit le signe premier;

Que, phonétiquement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur dont il est constant qu’il s’attache aux premiers termes d’une marque lorsqu’il la prononce n’omettra pas de prononcer la locution « Aujourd’hui, qui peut se passer d’acheter gagnant » de sorte qu’il y a lieu de s’attacher aux deux éléments verbaux « B Smart » et « Be Smart » ;

Qu’à cet égard, la simple lettre « B » de la marque première pourra tout aussi bien être

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HCA

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prononcée comme la lettre de l’alphabet anglaise [bi], par attraction du terme anglais

< Smart » qui lui succède, ou « B » [bè] comme la lettre de l’alphabet français du fait de l’originalité de sa calligraphie renvoyant, comme le fait valoir l’opposante, au < B » de Brice employé par cette société comme signe distinctif et objet d’un autre dépôt de marque ; que la conclusion de la décision attaquée selon laquelle « phonétiquement, ces deux éléments verbaux (…) se prononcent pareillement [bi-smart] » ne peut donc être approuvée sans réserves;

Que, conceptuellement, et à s’en tenir aux éléments dominants et distinctifs des signes opposés, à savoir : «< B Smart » et « Be Smart », il ne peut être tenu pour certain, comme le voudrait la requérante, que le terme « Smart » sera compris par le consommateur moyen possédant des rudiments de connaissance en langue anglaise dans une acception première comme signifiant « élégant » tandis qu’il sera compris dans son autre acception, à savoir :

< intelligent », dans la marque seconde, d’autant, comme elle en fait la démonstration, que ce terme est compris dans un nombre non négligeable d’éléments verbaux faisant l’objet de dépôts de marque ;

Qu’il n’en demeure pas moins que l’ambivalence des termes « B » et Be » sus-évoquée conduit à considérer que ce consommateur ne comprendra pas nécessairement les deux formules < B Smart » et « Be Smart » comme une semblable injonction à être chic ou/et intelligent mais qu’il pourra voir, dans la marque première, une invitation à choisir les produits et services offerts par le titulaire de cette marque pour lesdites qualités, ainsi mises en avant, tandis qu’en présence de la locution < Be Smart », il comprendra qu’il se verra lui même investi de ces mêmes qualités en faisant choix des produits et services offerts par la société demanderesse à l’enregistrement ;

Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité de certains produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, du fait des différences dans la construction, la prononciation et la perception des signes opposés qui ressortent de leur appréciation globale; que rien ne permet d’affirmer que ce consommateur d’attention moyenne et modérément avisé sera conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ; que doit, par conséquent, être accueilli le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision rendue le 11 décembre 2013 (opp 13-1285/CJR) par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Laser Cofinoga SA, à la société Brice SAS et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

En conséquence, la République française mande et R D’APPEL ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de LA GREFFIÈREmettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux U

O

^LA ^PRÉSIDENTE ہے C

Of^et ^aux ^procureurs ^de ^la ^République ^près ^les ^tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte ARIS DE P lorsqu’ils en serant légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. la préconto formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.

ARRET DU 27 JUIN 2014 Le directeur de g^reffeCour d’Appel de Paris RG n° 14/00503 – 9ème page Pôle 5, Chambre 2