EUIPO, 30 juillet 2021, R 2508/2019‑5, Mostostal

EUIPO 30 juillet 2021

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la MUE
La cour a constaté que la titulaire de la MUE avait connaissance de l'usage antérieur de la marque et qu'elle avait déposé la MUE dans l'intention d'exploiter la renommée de la marque historique, ce qui constitue une indication de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 30 juil. 2021, n° R2508/2019-5
Numéro(s) :	R2508/2019-5
Textes appliqués :	Article 8(4) EUTMR, Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(1)(c) EUTMR, Article 60(2)(a) EUTMR, Article 60(2)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 juillet 2021
dans l’affaire R 2508/2019-5
Mostostal Spółka Akcyjna ul. Konwiktorska 4 00-217 Varsovie Pologne titulaire de la MUE/requérante représentée par Biuro Patentowe Hanna Borawska, Żabie Oczko 6, 05-822 Milanówek (Pologne), contre
Polimex – Mostostal S.A. ul. Al. Jana Pawła II 12 00124 Varsovie Pologne demanderesse en nullité/défenderesse, représentée par Sylwia Owczarek, Powsinska 23/7, 02-920 Varsovie (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 925 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 9 329 848)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2010, Mostostal Spółka Akcyjna (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MOSTOSTAL
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 2 février 2011:

Classe 6: Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques, constructions métalliques et structures de cadres pour la construction de charpentes métalliques; caillebotis métalliques; éléments de construction métalliques, panneaux de construction métalliques; constructions amovibles métalliques; matériaux métalliques d’armature pour le béton et la construction; conduits non électriques, câbles et fils en métaux non précieux; articles de clouterie, visserie, ferrures, articles de quincaillerie, produits de serrurerie, tuyaux et tubes métalliques, éléments métalliques d’installations de construction; cornières pour toitures métalliques; cordes métalliques; ferrures métalliques utilisées en construction; clôtures métalliques; réservoirs en métal, conteneurs métalliques pour le stockage et le transport, cadres de fenêtre métalliques, portes métalliques et portails; armoires blindées, coffre-fort, jalousies métalliques, réservoirs en métal, conteneurs métalliques pour le stockage et le transport, minerais.

Classe 11: Appareils pour installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, panneaux non métalliques pour la construction, constructions et poteaux non métalliques, bâtiments transportables non métalliques, en bois; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; béton, éléments de construction en béton, plâtre, produits à base de béton et de plâtre, ciment, chaux, carreaux, terre cuite, grès, produits semi-finis de construction, coussinets, briques, briques creuses; pierre naturelle, marbre et granit pour la construction, revêtements de cheminées, réservoirs en pierre; semi-produits de bois: bois de sciage, poutres, planches, panneaux, bois de placage; matériaux pour le montage de sols en bois et non métalliques – panneaux, planches, parquets; revêtement de murs non métalliques, cloisons non métalliques, verre de bâtiment, vitrage et portes en bois et aucun n’étant métallique, jalousies en produits synthétiques: gouttières non métalliques; couvertures non métalliques de toits; matériaux pour la construction des routes, asphalte, brai, bitume, pierre à paver; clôtures et enceintes non métalliques.

Classe 35: Conseils en matière d’organisation et direction des investissements de construction; services de promoteur: conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises du bâtiment, fourniture d’informations sur l’activité économique du domaine de la construction; services d’études et de sondages de l’opinion publique et du marché des services de construction et de promoteur; vente en gros et au détail de
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matériaux de construction, d’articles d’installation pour installations de chauffage, de réfrigération, de gaz, d’électricité, de climatisation; services de gestion de campagnes de holding: gestion d’entreprises; services concernant la gestion et la mise à jour de bases de données informatiques.

Classe 36: Courtage immobilier; évaluation (estimation) de biens immobiliers, d’installations industrielles, de bâtiments; services de conseil en matière d’investissements: investissements en capitaux; investissement immobilier de détail; services de promoteur: notamment création, levée de fonds, intermédiation dans l’acquisition de biens immeubles comme investissements de constructions, intermédiation pour la conclusion d’accords de vente et de location de biens immobiliers, d’espaces d’habitation, d’espaces de commerces et de services; gestion et administration de bâtiments d’habitation et de bureaux, location et intermédiation dans la location d’immeubles d’habitation et de bureaux; services d’administration et de location de locaux commerciaux; services d’intermédiaire d’assurance dans le domaine des biens immobiliers; services d’investisseur de rechange: notamment conduite d’investissements de construction en matière de finance au nom du donneur d’ordre; services de compagnies de holding: gestion de fortune, gérance d’immeubles, gérance de finances, création de capitaux communs, règlements financiers de transactions, délivrance de garanties financières; services d’achat et revente de biens immobiliers.

Classe 37: Services de promoteur: notamment supervision dans le domaine de la construction; services de supervision en matière de construction; services de construction: construction de nouveaux bâtiments, aménagements en installations de constructions, reconstruction, réparations, nettoyage et remises à neuf d’intérieurs; services de constructions et de réparations dans le domaine des bâtiments et des ponts, montage d’échafaudages, isolation de construction, services de maçonnerie de construction, réalisation d’installations électriques dans les constructions et bâtiments et installations électriques de signalisation, réalisation d’installations d’adduction d’eau et de gaz; installation, réparations et entretien d’ascenseurs et monte-charge, d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques; pose de menuiserie de bâtiment, travaux de plâtrerie, travail de stucateur, de carreleurs, pose de papiers peints et parements de murs, travaux de peinture; démolition de constructions, usines (construction d'-), installation, entretien et réparations de machines et véhicules liés à la construction; installation et réparation d’installations électriques, assemblage et réparations d’installations de chauffage, rouille (traitement contre la -); construction de routes et pose de revêtements de chaussées et d’installations de sport, construction de voies ferrées, construction et entretien de canalisations, services généraux de construction de lignes d’énergies électriques, de lignes électriques de traction et de télécommunications – transmission et locales, construction d’installation de génie hydraulique et d’installations minières, location d’engins de chantier et de matériel de construction, y compris location de bouldozeurs, de grues, de pelles mécaniques, services et assistance en cas de pannes de véhicules; services d’immeubles d’habitation et de bureaux: notamment réparations, nettoyage et rénovation d’immeubles, que ce soit pour l’extérieur ou l’intérieur.

Classe 39: Location de places de stationnement et de garages; stockage et dépôt de marchandises, services de transport, charroi et débarquement, camionnage, location de camions et autres véhicules de transport terrestre; transport spécialisé de béton prêt à l’emploi, transport de béton prêt à l’emploi par véhicules à autodéchargement; fourniture conformément aux commandes d’objets d’équipement, meubles et articles de décoration d’intérieur pour habitations, bureaux et locaux commerciaux.

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Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services en matière de décoration et conception d’intérieurs, de bureaux et de locaux commerciaux; services de projets architecturaux et de construction, supervision de chantier (surveillance technique); services d’élaboration de plans de bâtiments, de constructions de bâtiments, projets de constructions métalliques; conseils en matière de construction et dans le domaine de la réalisation de constructions de bâtiments; projets techniques, recherches techniques, expertises (travaux d’ingénieur), réalisation de mesures géologiques et géodésiques; élaboration et mise en application de programmes informatiques; service de création, installation, mise à jour, entretien et duplication de programmes informatiques, conseils en matière de logiciels; création de bases de données informatisées; conception de systèmes informatiques, location de logiciels, location d’ordinateurs, création, entretien et mise à disposition de sites web pour des tiers.

Classe 44: Services de conception dans l’espace, conception de jardins (paysagisme) et d’espaces autour des bâtiments.

2 La demande a été publiée le 10 février 2011 et la marque a été enregistrée le 20 mai 2011.

3 Le 17 février 2018, Polimex – Mostostal S.A. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir pour tous les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et à l’article 60, paragraphe 2, points a) et c), du RMUE.

5 Par décision du 26 septembre 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. La marque de l’Union européenne n° 9 329 848 a été déclarée nulle pour tous les services contestés et est restée enregistrée pour les produits et services non contestés compris dans les classes 6, 11, 19, 35 et 39. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme indiqué ci-après.

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — Description des faits pertinents
‒ Les éléments de fait suivants sont déterminants aux fins de l’examen de l’espèce:

28 mai 1945: établissement du siège de Mostostal à Cracovie, 28 bureaux étant implantés dans toute la Pologne dans le secteur de la construction;

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1973: établissement de Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych à Siedlce (prédécesseur de la demanderesse en nullité appartenant à l’État), produisant des structures en acier;

1984: premières demandes de marques polonaises «MOSTOSTAL» déposées par une entité dénommée Mostostal (non renouvelées en 1994);

années 90: division du groupe Mostostal en sociétés plus petites après la chute du mur de Berlin;

1993: la société Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych appartenant à l’État est devenue la société privée Mostostal Siedlce S.A.;

1994: après l’expiration des marques polonaises antérieures «MOSTOSTAL», de nouvelles demandes ont été déposées par Mostostal Projekt S.A. [R. 87 887
dans les classes 2, 16, 37 et 42 (marque figurative) et R. 97 850 «MOSTOSTAL» (marque verbale) dans les classes 37 et 42];

18 octobre 1996: accord multilatéral permettant à un ancien membre du groupe Mostostal (comprenant Mostostal Siedlce S.A.) de poursuivre son activité commerciale et de régir l’usage des marques «MOSTOSTAL» par les parties;

1997: Mostostal Siedlce fait son entrée à la bourse de Varsovie;

2001: enregistrement de Polimex-Mostostal S.A. (la demanderesse en nullité);

2003: faillite de Mostostal Projekt S.A.;

2004: Mostostal Siedlce S.A. fusionne avec Polimex Cekop et devient Polimex-Mostostal Siedlce S.A.;

2006: enregistrement de Mostostal Aluminium Sp. z o.o. (prédécesseur de la titulaire de la MUE);

2006: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. devient Polimex- Mostostal S.A. (la demanderesse en nullité);

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2007: acquisition par vente publique, dans le cadre d’une procédure de liquidation, des marques polonaises «MOSTOSTAL» par le prédécesseur de la titulaire de la MUE (Mostostal Aluminium Sp. z o.o.);

3 novembre 2009: enregistrement de Mostostal S.A. (la titulaire de la MUE), successeur de Mostostal Aluminium Sp. z o.o.;

24 août 2010: demande de la MUE contestée «MOSTOSTAL»;

26 juin 1998: ouverture d’une procédure concernant l’affaire n° XX GC 530/17 devant le tribunal de district de Varsovie en vue d’invalider le transfert, en 2007, des marques polonaises «MOSTOSTAL» au prédécesseur de la titulaire de la MUE.

‒ La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 24 août 2010.

Usage antérieur de «MOSTOSTAL» et degré de protection juridique de «MOSTOSTAL» en Pologne
‒ La demanderesse en nullité, Polimex – Mostostal S.A., a succédé à Mostostal Siedlce S.A., signataire de l’accord multilatéral de 1996 régissant l’usage de deux marques polonaises «MOSTOSTAL».

‒ Le signe «MOSTOSTAL» a été utilisé par différentes entreprises appartenant au groupe Mostostal pour des services de construction en Pologne, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui.

‒ Le signe «MOSTOTAL» bénéficiait d’une protection en Pologne. Les marques «MOSTOSTAL» étaient détenues par Mostostal Projekt S.A. et étaient utilisées par des entreprises désignées conformément aux termes de l’accord multilatéral de 1996 jusqu’à leur transfert à la titulaire de la MUE en 2007.

‒ Il est constant que l’usage des marques polonaises «MOSTOSTAL» était régi par l’accord multilatéral de 1996, qui indiquait clairement que les entreprises concernées étaient en droit d’utiliser les marques.

‒ Il existe de nombreuses preuves de l’usage de «MOSTOSTAL» dans le domaine de la construction en Pologne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

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Connaissance effective
‒ La titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance des circonstances de fait et de droit entourant les marques polonaises «MOSTOSTAL» qu’elle a acquises avant la date de dépôt de la MUE (annexe 34 produite par la demanderesse en nullité).

Intention de se livrer à une concurrence déloyale — Similitude entre les signes
‒ La titulaire de la MUE affirme qu’elle a acquis les marques polonaises de bonne foi et que la demanderesse en nullité ou d’autres sociétés du précédent groupe Mostostal ne se sont pas opposées à cette acquisition en 2007. Elle indique ce qui suit:

«[E]lle ne pouvait prédire que d’autres signataires de l’accord multilatéral du 18 octobre 1996 utiliseraient la marque contestée. […] Le manque d’intérêt des signataires de l’accord multilatéral quant à l’obtention des droits sur le nom “MOSTOSTAL” était pour la titulaire de la MUE un signe clair qu’ils ne souhaitaient pas utiliser ce nom à l’avenir. Cet état de fait est également confirmé par une règle générale dans la société polonaise, selon laquelle les entités et les produits liés au mouvement socialiste étaient considérés comme étant de qualité médiocre et éveillaient dans l’esprit des consommateurs de mauvais souvenirs des temps passés»
(voir observations de la titulaire de la MUE du 12 octobre 2018).

‒ Cette affirmation est contredite par la déclaration suivante publiée sur le site web de la titulaire de la MUE en 2007 (conformément à l’annexe 32, preuve 5A des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité le 15 février 2018):

«La dénomination “MOSTOSTAL” est immédiatement associée de manière positive aux pratiques de construction traditionnelle polonaise. Nous aimerions perpétuer ces nobles traditions grâce à la marque polonaise “Mostostal”, célèbre dans le monde entier pour son personnel professionnel et instruit, son travail de grande qualité, sa fiabilité et son attitude sérieuse à l’égard des clients».

‒ Le dépôt de la MUE contestée relève de l’extension des droits de sa marque sur «MOSTOSTAL» en dehors de la Pologne, sur la base de l’image construite en Pologne par les
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sociétés du groupe Mostostal initial, en vue de perpétuer de «nobles traditions».

‒ Les marques polonaises n’avaient pas expiré comme dans l’arrêt «Simca» (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289), mais ont été transférées à la titulaire de la MUE par l’intermédiaire d’une vente publique. La légalité de l’acquisition des marques polonaises est une question qui ne relève pas de la compétence de l’Office, comme l’a clairement affirmé la titulaire de la MUE. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, dont l’application est indépendante de tout système national. Les intentions de la titulaire de la MUE sont pertinentes en l’espèce.

‒ L’achat des marques polonaises «MOSTOSTAL» par la titulaire de la MUE indique clairement que cette dernière savait que ces marques étaient connues en Pologne et qu’elle pouvait tirer profit de leur histoire, ce qu’elle a fait en proposant des licences aux entreprises qui utilisaient la marque dans le cadre d’autres arrangements depuis de nombreuses années, arrangements dont le dernier à tout le moins, datant de 1996, était connu de la titulaire de la MUE.

‒ La mauvaise foi peut être constatée lorsqu’il est possible de déduire que le but du demandeur de la MUE est d'«exploiter de manière parasitaire» la renommée d’un signe historique et de tirer profit de cette renommée, même si les marques concernées ont expiré [21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO Morago (fig.), § 25].

‒ Comme indiqué précédemment, les marques polonaises ne sont pas tombées en déchéance, mais ont été transférées à la titulaire de la MUE dans le cadre d’une vente publique.

‒ Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt permettent, en l’espèce, de conclure que la MUE en cause a été déposée de mauvaise foi.

‒ En effet, comme l’admet la titulaire de la MUE, non seulement elle connaissait l’histoire et le contexte entourant la marque «MOSTOSTAL», mais elle savait que la marque était notoirement connue en Pologne. Trois ans après avoir acheté les marques polonaises, elle a décidé de déposer la MUE contestée dans l’intention de l’utiliser pour sa propre
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activité et d’accorder des licences pour les produits et services qui ne relevaient pas de son activité principale, tout en sachant que de nombreuses entreprises continuaient d’utiliser le signe en tant que partie de leur dénomination.

‒ La titulaire de la MUE a justifié son achat dans une procédure de déchéance parallèle (09/09/2019, 15 020 C) entamée par une société appartenant au même groupe que celui de la demanderesse en nullité, à l’encontre de la même MUE et de différentes classes. Elle faisait valoir ce qui suit:

«La stratégie de la titulaire de la MUE pour les marques nouvellement obtenues incluait la volonté des licenciés précédents d’utiliser ces marques. L’activité principale de la titulaire de la MUE se concentre, actuellement, sur les services de construction. Toutefois, les marques
“MOSTOSTAL” ont été enregistrées et utilisées par les licenciés pour divers produits compris dans les classes 6, 11 et 19 et des services compris dans les classes 35 et 39. Étant donné que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’accord de licence du 10 octobre 1996, son intention était d’accorder une licence aux autres sociétés Mostostal selon des conditions adaptées aux nouvelles réalités économiques» (voir les observations de la titulaire de la MUE du 11 octobre 2017).

‒ En effet, la titulaire de la MUE n’était pas partie à l’accord multilatéral de 1996 et n’était pas liée par celui-ci. Elle reconnaît néanmoins qu’elle connaissait le contexte de l’affaire. Même si ses intentions étaient à première vue celles de n’importe quel titulaire de marque, la titulaire a profité du fait que le signe soit utilisé par différentes sociétés historiques du groupe, à tout le moins dans leurs dénominations sociales.

‒ De fait, la titulaire de la MUE savait qu’elle achetait non seulement deux marques polonaises (avant d’étendre la protection de l’une d’elles au niveau de l’UE), mais aussi la longue histoire qui était liée à ces marques et à la dénomination «MOSTOSTAL». Cela n’aurait pas constitué un acte de mauvaise foi si d’autres entreprises n’avaient pas souhaité poursuivre l’utilisation du signe, ce qui n’est manifestement pas le cas. Bien que la citation ci-dessus concerne une affaire parallèle portant sur différents produits et services, elle vient afficher l’intention de la titulaire de la MUE, au moment de l’achat des deux marques polonaises «MOSTOSTAL», d’étendre l’étendue de la protection au niveau de l’UE.

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‒ Compte tenu du contexte historique, la demanderesse en nullité a indiqué que le fait qu’elle n’a pas acheté la marque après la faillite de Mostostal Projekt S.A. ne devrait pas être interprété en ce sens qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’utilisation du signe en cause. En outre, cette situation n’aurait pas dû conférer à une entreprise tierce le droit d’acheter les marques dans le but d’utiliser le goodwill qui leur est attaché et de réaliser un profit indu à cet égard.

‒ Lorsqu’une demande de protection est liée à d’autres facteurs (par exemple, lorsque la marque est utilisée sur la base d’une renommée existante et l’exploite de manière parasitaire), cela peut indiquer qu’un profit est indûment tiré d’une situation.

‒ Des droits exclusifs ne peuvent être acquis de bonne foi si l’on sait que la marque concernée revêt toujours une importance économique pour de nombreuses entreprises qui utilisent le signe dans leur dénomination à tout le moins et qui ont acquis une certaine renommée à cet égard. En déposant la marque contestée, la titulaire de la MUE a tenté de consolider sa position d’exclusivité en dehors de la Pologne. Les litiges importants et existants entre les parties sont une indication de la valeur qu’a acquise la marque en raison de son histoire de longue date et de sa renommée (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 74).

‒ En outre, la MUE contestée est utilisée par la titulaire de la MUE dans un domaine connexe des services de développement et de construction compris également dans la classe 37 (alors que le signe a été créé pour des projets de construction/reconstruction et est utilisé dans le domaine industriel).

‒ La demanderesse en nullité considère que les éléments de preuve relatifs à l’étude de marché réalisée par Gemius Polska (annexe 4) démontrent que la marque «MOSTOSTAL» est associée à de nombreuses entreprises Mostostal du secteur de la construction et que, dans la mesure où les domaines en cause sont les mêmes ou sont liés au secteur d’activité de la titulaire de la MUE, cette association exploite la renommée de la marque historique, en plus de créer une confusion. À la question «Avez-vous déjà rencontré, ou même simplement entendu, la dénomination/la marque Mostostal?», la réponse était oui pour 61 % des 1 000 internautes de plus de 15 ans et 71 % des 1 000 internautes de plus de 25 ans. En outre, étant donné que l’enquête a été effectuée en 2017, les résultats montrent que la dénomination/la marque est plus connue des jeunes nés en 1992 que de ceux nés en 2002, ce qui
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pourrait indiquer que cette dénomination/marque est essentiellement connue sur la base de l’usage qui en a été fait par le passé plutôt qu’au cours des dernières années, confirmant ainsi que c’est l’usage qu’en ont fait les entreprises historiques qui est à l’origine de cette connaissance.

‒ Le risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la coexistence de l’usage d’une marque «MOSTOSTAL» et des entreprises qui utilisent Mostostal dans leur dénomination n’est pas un motif absolu, mais il s’agit d’une condition supplémentaire permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. La titulaire de la MUE reconnaît elle-même que «[son] entreprise a très souvent été confondue avec la marque Mostostal Warszawa S.A. ou associée à celle-ci» (annexe 33, document 9). Par conséquent, le public est induit en erreur par la coexistence d’entreprises historiques utilisant le signe dans leur dénomination sociale et par le fait que la titulaire de la MUE utilise la marque dans un domaine connexe et octroie ou tente d’octroyer des licences auxdites entreprises historiques pour ses autres produits et services (bien que le présent recours soit uniquement dirigé contre des services).

‒ Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve établissant la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée.

Étendue du refus
‒ En l’espèce, la demande en nullité était dirigée contre tous les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44, qui sont ceux concernés par la présente décision.

Intérêt légitime
‒ En l’espèce, il a été possible de déduire des circonstances particulières de l’espèce que la véritable finalité poursuivie par la titulaire de la MUE était d'«exploiter de manière parasitaire» la renommée du nom «MOSTOSTAL» en Pologne et de tirer profit de cette renommée au niveau de l’Union européenne.

Forclusion par tolérance
‒ Le présent recours a été formé le 17 février 2018, soit près de huit ans après le dépôt de la MUE contestée, à savoir le 24 août 2010. Néanmoins, la titulaire de la MUE signale que
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la MUE a servi de base à une opposition (02/11/2014, B 2 505 298) formée à l’encontre de la demande de marque de la demanderesse en nullité (08/04/2015, n° 13 423 389). Par conséquent, à cette date, la demanderesse en nullité avait connaissance de l’existence de la MUE contestée et moins de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates pertinentes. En conclusion, il n’existe aucune preuve de tolérance de la part de la demanderesse en nullité.

6 Le 6 novembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la MUE a été déclarée nulle et où la titulaire de la MUE a été condamnée aux dépens. Le mémoire exposant les motifs du recours et la demande de suspension de la procédure de recours ont été reçus le 23 janvier 2020.

7 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mai 2020, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté et que la demande de suspension soit ignorée.

8 Le 10 février 2021, la demanderesse en nullité a répondu à la communication du rapporteur et a présenté des observations sur le fond de l’affaire.

9 Le 24 août 2020, le renouvellement de la MUE contestée n° 9 329 848 «MOSTOSTAL» a été publié.

Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.

Demande de suspension
‒ La procédure civile n° XX GC 530/17 entamée en Pologne dans le cadre de laquelle la demanderesse en nullité a demandé l’annulation des droits sur les marques polonaises R. 87 887 et R. 97 850 est un facteur pertinent en l’espèce.

Facteur I — Connaissance
‒ La titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage de la dénomination sociale actuelle de la demanderesse en nullité, à savoir Polimex-Mostostal S.A., une dénomination qui se compose du mot «MOSTOSTAL»:

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• la demanderesse en nullité n’était pas habilitée à utiliser les marques nationales polonaises «Mostostal» R. 87 887 et R. 97 850;

• la seule entité autorisée à le faire était Mostostal Projekt S.A., auprès de laquelle la titulaire de la MUE a obtenu lesdites marques;

• la demanderesse en nullité était consciente du fait que son droit d’utilisation du mot «MOSTOSTAL» découlait de l’accord de licence du 18 octobre 1996; elle savait donc qu’elle ne pouvait prétendre à aucun droit portant sur des dénominations, désignations ou marques liées au mot «Mostostal»;

• aucune autre marque «MOSTOSTAL» n’a été enregistrée au nom d’autres entités;

• la demanderesse en nullité n’était pas intéressée par l’obtention des droits sur les marques «MOSTOSTAL» lors de la procédure de liquidation concernant Mostostal Projekt S.A.;

• le fait que la titulaire de la MUE était la seule titulaire des marques «Mostostal» et de la société «Mostostal Aluminium» a été confirmé dans un arrangement conclu avec Mostostal Warszawa S.A. datant de 2007 (Mostostal Warszawa S.A. est aujourd’hui une société par actions, qui a été créée de la même manière que Mostostal Siedlce S.A., sur la base de l’une des usines liées au groupe Zjednoczenie/Zrzeszenie «Mostostal»).

‒ La titulaire de la MUE attendait légitimement des entités du groupe «MOSTOSTAL» qu’elles n’utilisent plus la marque «MOSTOSTAL» (enregistrée depuis 2007 au nom de la titulaire de la MUE).

‒ La demanderesse en nullité et la division d’annulation, dans la décision attaquée, font référence à l’utilisation du mot «MOSTOSTAL» dans la dénomination de l’entité, mais il n’existe aucune preuve de l’usage de ce mot pour les services en cause. Mostostal Siedlce S.A. est une entreprise de fabrication, et non une entreprise de services.

Facteur II — Intention de la demanderesse en nullité
‒ La division d’annulation a ignoré tous les faits importants lors de l’appréciation de l’intention de la titulaire de la MUE;

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• à la date de dépôt de la MUE, la titulaire de la MUE avait enregistré en son nom les marques polonaises R. 87 887 et R. 97 850 «MOSTOSTAL»;

• à la date de dépôt de la MUE, la titulaire de la MUE utilisait déjà «MOSTOSTAL» dans sa dénomination sociale depuis 2006, dès lors que ce nom provient de Mostostal Aluminium Sp. z o.o. (pièce 8);

• il n’existait pas d’autre MUE «MOSTOSTAL» à la date de dépôt;

• la titulaire de la MUE n’a pas interrompu l’activité de la demanderesse en nullité; aucune mesure n’a été prise à l’encontre de la demanderesse en nullité et les seules mesures prises par la titulaire de la MUE l’ont été pour protéger le caractère distinctif de la marque;

• la demanderesse en nullité n’a pas acheté les marques R. 87 887 et R. 97 850.

Facteur III — Degré de protection
‒ La division d’annulation a reconnu à tort, sur la base des dispositions de l’accord de licence du 16 octobre 1996, l’usage de la marque R.300 puis celui des marques concernées comme un usage qui créait des droits exclusifs en faveur de la demanderesse en nullité. En réalité, cet usage reposait sur un droit de tiers (marque R.300 de Zrzeszenie Mostostal et marques R. 87 887 et R. 97 850 de Mostostal Projekt S.A.) en raison, d’une part, de l’appartenance au groupe et, d’autre part, des dispositions de l’accord de licence du 18 octobre 1996.

‒ À la suite de l’expiration de l’accord de licence du 18 octobre 1996 et de la liquidation de Mostostal Projekt S.A., l’usage n’était pas légitime. Par conséquent, la demanderesse en nullité ne pouvait tirer profit de cet usage illégitime.

Facteur IV — Poursuite d’un objectif légitime
‒ La titulaire de la MUE poursuivait un objectif légitime: elle était habilitée à utiliser les marques polonaises antérieures, le nom de domaine «mostostal-sa.pl» (le domaine a été enregistré le 20 juin 2007) et la dénomination sociale «MOSTOSTAL» (d’après les extraits du registre judiciaire national relatifs à l’entité de la titulaire de la MUE).

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‒ En outre, la titulaire de la MUE a fourni les services en cause.

‒ Un tel comportement ne saurait être considéré comme contraire à l’éthique ou aux pratiques commerciales et professionnelles, et n’était ni malhonnête ni spéculatif en ce qui concerne les services contestés. Il n’y a donc aucune raison de considérer que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi.

‒ Les erreurs dans l’appréciation de l’espèce résultent de la qualification incorrecte du contexte historique et des faits pertinents.

Description des faits pertinents
‒ La division d’annulation a résumé chronologiquement les faits pertinents dans la décision attaquée et a commis plusieurs erreurs.

‒ La société de la titulaire de la MUE a été créée en 2006 sous le nom de Mostostal Aluminium Sp. z o.o., puis a changé de nom pour adopter sa dénomination actuelle. Le droit d’utiliser «Mostostal Aluminium» a été accordé par l’un des fondateurs de la société.

‒ L’accord multilatéral du 18 octobre 1996 était un accord de licence conférant aux licenciés le droit d’utiliser les enregistrements polonais «MOSTOSTAL» R.87 887 et R.97 850.

Contexte historique et droits sur la dénomination
‒ L’économie socialiste visait à réduire la propriété privée et à concentrer les activités de fabrication au niveau de l’État, de sorte que l’économie était structurée sur la base des industries et non des entités privées.

‒ Avant la création des associations dénommées «Zjednoczenie», la gestion des industries était centralisée, d’abord au niveau du ministère de l’industrie, puis de la direction centrale des conseils d’administration des branches industrielles.

‒ L’enregistrement des marques polonaises R.87 887, R.97 850, et R.300, demandées en 1984 par le groupe Zjednoczenie Mostostal, est devenu caduc. Les anciennes usines — membres des groupes Zjednoczenie Mostostal et Zrzeszenie Mostostal — ont finalement été libéralisées
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après 1989 et sont devenues des entreprises distinctes et indépendantes, comme nous l’entendons aujourd’hui.

‒ Depuis 2007, c’est-à-dire depuis que l’accord de licence daté du 18 octobre 1996 a expiré, l’usage de la dénomination et des marques «Mostostal» par la demanderesse en nullité est illégal.

‒ En outre, le fait que des marques similaires et un dessin ou modèle aient été déposés (MUE n° 13 423 389, n° 16 769 804, n° 18 135 119, n° 18 132 955, n° 18 135 557 et DMC enregistré n° 2 758 268-0001) confirme la mauvaise foi de la demanderesse en nullité. Elle était consciente du fait qu’une autre entité était habilitée à utiliser les marques «Mostostal», et ce au moins depuis la signature de l’accord, le 18 octobre 1996. Les actions de la demanderesse en nullité «diluent» les marques de la titulaire de la MUE.

Classes concernées par la demande en nullité
‒ La demanderesse en nullité ne fournit aucun des services contestés compris dans les classes 36, 37, 42 et 44. Ces services englobent toutefois le principal domaine d’activité de la titulaire de la MUE.

Tolérance de l’usage par la demanderesse en nullité
‒ La demanderesse en nullité a d’abord été informée de l’acquisition des droits sur les marques R.87 887 et R.97 850 par la titulaire de la MUE en 2007 puis en 2009 (pièce 7). La demanderesse en nullité a régulièrement abordé le conflit dans ses brochures et ses notes de service et a échangé des lettres avec la titulaire de la MUE à cet égard au sujet des marques «MOSTOSTAL» au moins entre 2007 et 2009.

‒ En 2003, au cours de la procédure de liquidation de Mostostal Projekt S.A., l’administrateur judiciaire, M. Tomasz Serafin, a résilié l’accord du 18 octobre 1996. La pièce 9 contient un extrait de la lettre de résiliation du 19 mai 2003, qui était en la possession de la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE affirme qu’une lettre au contenu analogue a également dû être envoyée à la demanderesse en nullité, mais qu’elle n’a pas accès à ses archives.

‒ Les enregistrements susmentionnés et la MUE contestée sont identiques. La demanderesse en nullité a constamment indiqué, dans ses brochures officielles du 17 décembre 2010, du 25 juin 2013 et du 11 mai 2015, que la titulaire de la MUE détenait les marques «Mostostal».

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Cela prouve que la demanderesse en nullité savait que la titulaire de la MUE détenait des droits exclusifs.

‒ La demande de MUE contestée a été officiellement publiée le 10 février 2011, publication qui devait être connue après cette date de tout entrepreneur faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, de même que son incidence sur le litige en cours. Le 24 mai 2011, les informations relatives à l’enregistrement de la MUE contestée ont été publiées et ces informations devaient être connues, après cette date, de tout entrepreneur faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

‒ La demanderesse en nullité est une société par actions qui fournit des services professionnels dans le domaine de la propriété industrielle et de l’audit. Étant tenue de présenter un rapport annuel sur ses résultats et son activité, elle devait avoir connaissance de l’enregistrement de la MUE contestée.

Autres droits de la titulaire de la MUE
‒ La titulaire de la MUE, outre le nom de domaine et la dénomination sociale, détient également d’autres marques nationales polonaises «MOSTOSTAL»:

• R. 292 101 — marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 21 décembre 2007, désignant la classe 36;

• R. 292 102 — marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 21 décembre 2007, désignant des services compris dans la classe 39;

• R. 318 841 — marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 24 août 2010, désignant des produits compris dans la classe 6.

La titulaire de la MUE est la seule entité autorisée à utiliser les marques «Mostostal»
‒ Deux anciens licenciés, en vertu de l’accord du 18 octobre 1996, reconnaissent la titulaire de la MUE comme la seule entité autorisée à utiliser les marques «Mostostal».

‒ Premièrement, Mostostal Warszawa S.A. (une ancienne usine liée au groupe Zjednoczenie/Zrzeszenie «Mostostal», signataire de l’accord de licence du 18 octobre 1996,
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opérant de nos jours en tant que société par actions), déclare, au paragraphe 2 de l’arrangement de 2007, «qu’elle ne prendra aucune mesure juridique, y compris des actions en justice, en vue de renoncer à l’utilisation du nom
“Mostostal Aluminium” en tant que désignation verbale et désignation caractéristique décrite au paragraphe 1». Cela signifie que l’un des anciens licenciés a accepté que la titulaire de la MUE obtienne les droits exclusifs sur les marques acquises dans le cadre de la procédure de liquidation de Mostostal Projekt S.A. (R.87 887 et R.97 850).

‒ Deuxièmement, Mostostal Zabrze S.A. (une ancienne usine liée au groupe Zjednoczenie/Zrzeszenie «Mostostal», signataire de l’accord de licence du 18 octobre 1996, opérant aujourd’hui en tant que société par actions) a déposé la MUE n° 12 699 583 , similaire au point de prêter à confusion avec les marques de la titulaire de la MUE, y compris la MUE contestée, ce qui a donné lieu à la procédure d’opposition n° 2 389 081. La décision attaquée dans la procédure d’opposition (22/10/2015, B 2 389 081), par laquelle l’enregistrement de la MUE n° 12 699 583 a été rejeté, a ensuite été confirmée par la quatrième chambre de recours [01/09/2016, R 12/2016-4, Mostostal Zabrze (fig.)/MOSTOSTAL et al.]. Mostostal Zabrze S.A. n’a pas contesté les droits de la titulaire de la MUE sur les marques R. 87 887 et R. 97 850 ni sur la MUE contestée. La bonne foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE contestée n’a pas non plus été remise en cause par Mostostal Zabrze S.A. dans cette procédure. Il s’agit là d’une preuve sans équivoque venant confirmer que Mostostal Zabrze S.A. reconnaît également la titulaire de la MUE comme la seule entité habilitée à utiliser les marques «Mostostal». Seule la similitude entre les marques et les produits était contestée entre les parties dans les procédures d’opposition et de recours; aucun argument relatif à la mauvaise foi ou aux droits de la titulaire de la MUE sur les marques «MOSTOSTAL» n’a été avancé.

Étude réalisée par Gemius
‒ Les tests ont été réalisés en 2017, ce qui, en soi, les rend inopérants aux fins de l’appréciation de la conformité avec les exigences réglementaires au 24 août 2010.

‒ Outre ce qui précède, la titulaire de la MUE souligne que cette étude n’est pas fiable, car, premièrement, les questions qu’elle contient sont imprécises (qu’entend-on par «plusieurs décennies d’histoire»?); deuxièmement, l’étude a été menée sur un groupe aléatoire d’internautes, et non
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auprès des consommateurs pertinents de la marque en cause, qui constituent un groupe spécifique (les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44 ne sont pas couramment achetés par des internautes ordinaires); enfin, pour des raisons incompréhensibles, la demanderesse en nullité entend considérer que le caractère hautement reconnaissable de la marque «MOSTOSTAL» jouerait en sa défaveur, ce qui est contraire à l’approche généralement admise lors de l’appréciation de la renommée des marques.

‒ Les deux groupes de personnes, nées en 1992 et en 2002, n’étaient pas des consommateurs des services en question, étant donné que les premiers étaient âgés de 18 ans à la date de dépôt de la MUE tandis que les seconds avaient seulement 8 ans. Les «sociétés historiques» (voir la décision attaquée) sont les usines qui ont été transformées et libéralisées au début des années 90, de sorte que les personnes nées en 1992 ne connaissaient rien de ces «sociétés historiques» qui existaient avant la transformation de 1989.

Résumé
‒ En conclusion, la titulaire de la MUE souligne à nouveau que le dépôt de la MUE contestée a été effectué selon une logique et une trajectoire commerciales données, et qu’il s’agissait d’une conséquence commerciale naturelle de l’obtention de droits exclusifs sur les marques R.87 887 et R.97 850.

‒ La demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’elle utilisait une marque similaire au point de prêter à confusion avec les services contestés et, par conséquent, aucun lien de concurrence déloyale entre les parties n’apparaît.

‒ La demanderesse en nullité ne peut pas prouver l’usage de droits antérieurs utilisant la dénomination/marque/désignation «Mostostal» dès lors qu’elle a utilisé cette marque en tant que licenciée ou en tant que membre du groupe Zrzeszenie Mostostal.

‒ La titulaire de la MUE n’avait aucune intention de se livrer à une concurrence déloyale et nulle intention de ce type n’a été établie dans le cadre de la procédure de nullité. Aucune action en justice n’a été engagée contre l’entreprise de la demanderesse en nullité, et les seules actions en justice ont été engagées par la titulaire de la MUE en vue de défendre le caractère distinctif de ses marques. L’intérêt légitime de la titulaire de la MUE en tant que titulaire reconnue des
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droits sur les marques R.87 887 et R.97 850 «MOSTOSTAL» et sur la dénomination concernée est évident en l’espèce.

‒ L’argumentation relative à la volonté de la titulaire de la MUE d’exploiter de manière parasitaire la renommée est dénuée de fondement. En tant que seule entité titulaire de droits exclusifs sur les marques R.87 887 et R.97 850, la titulaire de la MUE est habilitée à utiliser ces marques dans le cadre de son activité commerciale, y compris à des fins de marketing et de publicité. Les autres sociétés, qui ont signé l’accord du 18 octobre 1996, n’étaient pas intéressées par l’obtention de droits sur les marques R.87 887 et R.97 850 et ont reconnu que la titulaire de la MUE était habilitée à utiliser la dénomination «Mostostal» (voir l’accord avec Mostostal Warszawa S.A.). Dans ces circonstances, le dépôt de la MUE contestée fait partie des prérogatives normales du titulaire d’une marque.

11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme indiqué ci- après.

Réponse à la demande de suspension
‒ La procédure pendante en Pologne (numéro de référence XX GC 530/17), qui vise à invalider la vente des marques «Mostostal» R.87 887 et R.97 850, est sans rapport avec l’annulation de la MUE n° 9 329 848 «Mostostal». Cela dit, la titulaire de la MUE a acheté les marques «Mostostal» R.87 887 et R.97 850 de mauvaise foi et en contournant le droit polonais.

Recours et obligations de clarté et de compréhensibilité
‒ La titulaire de la MUE affirme que «les experts de la division d’annulation qui ont rendu la décision attaquée sont les mêmes que ceux qui ont prononcé la déchéance de la marque en cause par une décision antérieure rendue le même mois (9 septembre 2019, 15 020 C), décision qui a été prise à l’initiative de la filiale de la demanderesse en nullité. La titulaire de la MUE estime dès lors qu’il se peut que la division d’annulation ait fait preuve de partialité et de subjectivité à l’égard de la MUE contestée».

‒ Toutefois, la titulaire de la MUE n’explique nullement en quoi la division d’annulation aurait été partiale, et n’indique pas dans quelle procédure, à savoir la procédure de déchéance ou de nullité, la composition de la division d’annulation aurait été inappropriée. La titulaire de la MUE n’a cité ni la jurisprudence ni aucune base juridique à
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l’appui de son argument selon lequel un même groupe ne peut statuer sur des questions connexes, notamment concernant un même droit de marque. Par conséquent, cette allégation n’est étayée par aucune base juridique ou jurisprudence et doit être rejetée. Il convient d’ajouter que, selon une pratique constante de l’office polonais des brevets, au moins l’un des experts statue sur des questions connexes. Ce type de pratique est rationnel et est utilisé non seulement par le système judiciaire polonais, y compris l’office polonais des brevets, mais aussi par les juridictions de l’UE, y compris la Cour de justice de l’Union européenne.

‒ La titulaire de la MUE fait valoir que «la décision était fondée sur une seule des causes de nullité invoquées par la demanderesse en nullité, visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors de l’obtention de la protection de la MUE contestée».

‒ Toutefois, la titulaire de la MUE n’indique pas à cet égard en quoi la décision ne pouvait être uniquement fondée sur l’existence de la mauvaise foi ni quels étaient les motifs juridiques qui auraient été violés par la division d’annulation, pas plus qu’elle n’avance une jurisprudence à l’appui de son allégation qui, partant doit être rejetée.

‒ En ce qui concerne l’argument relatif au droit de priorité sur la dénomination sociale «Mostostal» invoqué dans le mémoire exposant les motifs du recours, il démontre que la titulaire de la MUE détient ce même droit depuis 2006 et qu’elle estime bénéficier d’une meilleure priorité que Polimex – Mostostal S.A., qui, selon elle, n’a pas prouvé l’existence de droits antérieurs tels que le droit à la dénomination sociale ou le droit d’utiliser des marques non enregistrées portant la dénomination «Mostostal». Elle soutient en outre ce qui suit: «[t]outefois, lors de la période antérieure à 1993 (lorsque le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité a été transformé en société privée), l’usine à l’origine de l’entité Mostostal Siedlce S.A. n’était qu’un membre du groupe Zjednoczenenie, puis Zrzeszenie
“Mostostal” et utilisait la dénomination “Mostostal” uniquement en raison de la participation à cet organisme».

‒ La priorité susmentionnée de Polimex – Mostostal S.A. sur la dénomination «Mostostal» ressort clairement des déclarations et faits susmentionnés, et remonte à 1973 (éléments de preuve versés au dossier). La titulaire de la MUE a produit de nouveaux éléments de preuve à l’appui du recours, sous la forme d’une lettre datée du 28 novembre 2007 (pages A83 à A85). Il s’agit d’une lettre
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du président du conseil d’administration de Polimex – Mostostal S.A., Konrad Jaskóia, adressée à la vice- présidente du conseil d’administration de Mostostal Sp.z o.o., M^me Maria Minasowicz, dans laquelle il déclare (voir page A 84) qu’il est en droit d’utiliser le mot «Mostostal» dans la dénomination de la société depuis 1973, date à laquelle le prédécesseur en droit de Polimex – Mostostal S.A. a été créé, à savoir la société Mostostal Siedlce. Cette partie de la lettre n’a toutefois pas été traduite par la titulaire de la MUE, mais la demanderesse en nullité a complété les éléments manquants dans le mémoire en réponse au recours (preuve 4).

‒ Il convient de noter que la titulaire de la MUE affirme, dans la partie du mémoire exposant les motifs du recours intitulée «Facteur IV — Poursuite d’un objectif légitime», que «[l]a titulaire de la MUE poursuivait un objectif légitime et était certaine qu’elle était en droit, à la date du dépôt, d’utiliser les marques polonaises antérieures, le nom de domaine “mostostal-sa.pl” et la dénomination sociale
“MOSTOSTAL” […]».

‒ Or, les faits sont tout autres, étant donné que Polimex – Mostostal S.A. est habilitée à utiliser des noms de domaines contenant la dénomination «Mostostal», dès lors qu’elle dispose d’une priorité remontant à 2003 (élément de preuve 5, extrait de la base de données Whois):

• Polimex-mostostal.pt a été enregistré le 2 mars 2004 et est valable jusqu’au 2 mars 2021;

• mostostal.com a été enregistrée le 3 juillet 2003 et est valable jusqu’au 3 juillet 2020;

• polimex-mostostal.com a été enregistrée le 5 octobre 2004 et est valable jusqu’au 5 octobre 2020.

‒ La demanderesse en nullité est habilitée à utiliser la dénomination sociale «Mostostal» depuis 1973 et utilise ce nom dans sa dénomination sociale ainsi que pour désigner l’origine de ses produits et services, à savoir en tant que marque non enregistrée (elle a été habilitée, à titre collectif, à utiliser la marque enregistrée «Mostostal» R 300 pendant de nombreuses années).

‒ À ce stade, la demanderesse en nullité tient à renvoyer aux allégations de la titulaire de la MUE concernant l’historique des entreprises appartenant à la famille «Mostostal», dont fait partie Polimex – Mostostal S.A.

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‒ Elle invoque les témoignages des personnes suivantes: Alexander Jonek, président du conseil d’administration de Mostostal Siedlce S.A. (prédécesseur en droit de Polimex – Mostostal S.A.) et Tomasz Gasparski, président du conseil d’administration de Mostostal Projekt S.A. (voir la lettre de Polimex – Mostostal S.A. du 11 juillet 2019 contenant le procès-verbal de l’audience du 29 mai 2019, numéro de référence XX GC 530/17), qui ont déclaré que la marque et la dénomination «Mostostal» étaient détenues conjointement par 17 entreprises «Mostostal», dont Polimex – Mostostal S.A., et que, parmi ces entreprises, la titulaire de la MUE ne faisait pas partie des fondateurs de la famille «Mostostal» dès lors que son entreprise est récente et n’a été fondée qu’en 2006, ainsi qu’il a été démontré.

‒ À nouveau, la demanderesse en nullité joint le procès-verbal de l’audience du 29 mai 2019 (numéro de référence XX GC 530/17, preuve 7), ainsi que la traduction anglaise de l’intégralité du protocole et des extraits pertinents des témoignages. La demanderesse en nullité joint un autre élément de preuve, à savoir le procès-verbal de l’audience du 29 novembre 2019 (numéro de référence XX GC 530/17, preuve 8), contenant le témoignage de Karol Heidrich, président du conseil d’administration de Mostostal Warszawa S.A., qui a déclaré que la marque et la dénomination «Mostostal» étaient détenues conjointement par 17 sociétés Mostostal égalitaires en droits, et que la marque Mostostal a été créée en 1945.

‒ La copropriété de la marque, qui a été utilisée par de nombreuses sociétés dans le cadre d’un groupe (Zjednoczenie/Zrzeszenie) pendant la période du socialisme en Pologne, a été confirmée par des juridictions polonaises. Dans l’affaire concernant les droits sur la marque «Pollena», créée au cours de la période socialiste et utilisée par de nombreuses entreprises, la Cour administrative suprême polonaise, dans son arrêt du 27 juin 2007 portant le numéro de référence II GSK 83/07 (arrêt définitif), a déclaré ce qui suit:

«La copropriété d’une marque n’est pas exclue par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle la Pologne est partie depuis le 10 novembre 1979, et est liée par l’acte de Stockholm de cette convention.

Elle n’est pas non plus exclue par le droit international […]. Le fait d’autoriser la copropriété d’un droit d’enregistrement de marque (droit de protection de la marque) est justifié dans la mesure où l’enregistrement de la marque en
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question en faveur de l’un des opérateurs, dans une situation où plusieurs entreprises utilisent cette marque simultanément depuis de nombreuses années pour désigner des produits similaires, constituerait une violation des droits de propriété d’autres entreprises, qui sont déjà indépendantes en raison de l’évolution des relations socio- économiques.

Enregistrer des marques pour une seule entreprise et court- circuiter ainsi d’autres opérateurs qui sont d’anciens membres de la structure économique plus large (groupe économique) constituerait une violation des intérêts de ces derniers. Par conséquent, ces enregistrements sont contraires à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, point 2, de la loi sur les marques (Trade Marks Act, TMA), étant donné que toutes les entreprises qui ont utilisé la marque jusqu’à ce jour bénéficient du même droit d’utilisation. Par conséquent, l’enregistrement de la marque “P” R-118 569 est contraire aux principes de coexistence sociale et viole les droits de propriété des parties à la procédure […]».

Mauvaise foi de MOSTOSTAL S.A.

‒ En Pologne, nombre d’entreprises du vaste secteur de la construction utilisent le mot «MOSTOSTAL» dans leur dénomination sociale et bénéficient de priorités antérieures à celles de la titulaire de la MUE [ce qui a déjà été démontré dans la procédure de nullité portant sur la MUE verbale «Mostostal» n° 9 329 848 (preuves 1 A à 1C; preuves 2A et 2B, 19 925 C)].

‒ Polimex – Mostostal S.A. fait partie de ces entreprises.

‒ Une recherche menée en juillet et août 2017 par Gemius Polska Sp. z o.o. (l’étude réalisée par Gemius), pour examiner les associations évoquées par la marque «MOSTOSTAL» en Pologne, a montré qu’une grande majorité des personnes interrogées associent cette marque à de nombreuses entreprises exerçant des activités dans le secteur de la construction. En outre, une majorité des personnes interrogées pense que la marque «MOSTOSTAL» est utilisée en Pologne depuis des décennies, ce qui est exact et a été démontré lors de la procédure d’annulation relative à la MUE verbale «MOSTOSTAL» n° 9 329 848 (19 925 C, lettre du 15 février 2018: preuves 1A à 1C, preuves 2A et 2B).

‒ Par conséquent, il est impossible, en Pologne, de relier la marque verbale «MOSTOSTAL» à la titulaire de la MUE
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uniquement, d’autant plus que cette dernière est une entreprise relativement nouvelle (créée en 2006), ce qui a été prouvé dans le mémoire exposant les motifs du recours et les pièces jointes.

‒ La titulaire de la MUE affirme que l’étude de marché réalisée par Gemius Polska Sp. z o.o. sur les internautes n’est pas fiable et que ses résultats montrent que la marque «MOSTOSTAL» est fortement reconnaissable en Pologne et peut être considérée comme une marque renommée, ce qui serait une circonstance favorable à la titulaire de la MUE. Elle a soutenu que «[…] enfin, pour des raisons incompréhensibles, la demanderesse en nullité entend considérer que le caractère hautement reconnaissable de la marque “MOSTOSTAL” jouerait en sa défaveur, ce qui est contraire à l’approche généralement admise lors de l’appréciation de la renommée des marques».

‒ De toute évidence, la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité n’ont pas la même approche en ce qui concerne l’analyse des résultats de la recherche. La demanderesse en nullité conteste fermement la manière dont la titulaire de la MUE interprète l’étude réalisée par Gemius Polska Sp. z o.o.

‒ La demanderesse en nullité estime que le statut de marque renommée ne saurait être attribué à la marque verbale «Mostostal», qui est détenue conjointement par de nombreuses entreprises et dont la grande reconnaissance n’a pas été acquise au fil des décennies en rapport avec une seule entreprise, et encore moins avec une entreprise récente, à savoir Mostostal S.A. Cette dernière n’est pas cotitulaire de la marque en cause dès lors qu’elle ne fait pas partie de la famille «Mostostal». Elle a enregistré la marque verbale «Mostostal» dans l’Union de son propre chef et entend faire obstacle à cette famille «Mostostal», à savoir aux copropriétaires jouissant d’une priorité antérieure sur la dénomination «Mostostal» aux fins de l’enregistrement leurs marques contenant ce nom auprès de l’EUIPO et auprès de l’office polonais des brevets, et veut tirer un avantage financier de cette situation.

‒ La demanderesse en nullité soutient que sa position est reflétée dans la jurisprudence, étant donné que, dans un arrêt définitif rendu le 27 juin 2007 dans l’affaire des marques polonaises POLLENA n° II GSK 83/07, la Cour administrative suprême polonaise a indiqué ce qui suit: «[e]n raison des principes de coexistence sociale, il y a lieu de présumer que l’enregistrement d’une marque dont la renommée a été utilisée par plusieurs entreprises ne saurait être accepté. Un tel enregistrement pourrait également
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entraîner une violation des droits de propriété des entreprises qui ont contribué à la création de la renommée de la marque en les privant des avantages découlant de l’utilisation d’un tel signe dans le commerce.»
‒ La titulaire de la MUE, informée de la divergence de vues entre les parties, a eu suffisamment de temps pour effectuer des études de marché selon ses propres termes et ainsi disposer d’arguments, d’éléments de preuve ou d’avis objectifs à l’appui de sa position mais elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas non plus fourni d’arrêt de la Cour, de doctrine juridique ou d’avis d’experts qui appuierait sa position et son interprétation des résultats de l’étude réalisée par Gemius de 2017.

‒ En ce qui concerne l’allégation de la titulaire de la MUE au regard de la diversité des tranches d’âge des personnes interrogées dans le cadre de l’étude réalisée par Gemius, la connaissance de la marque/de la dénomination «Mostostal» parmi les jeunes générations montre que ce nom est resté présent sur le marché pendant des décennies et qu’il traverse les générations. Avant la création de la titulaire de la MUE en 2006, plusieurs ouvrages avaient été rédigés au sujet de la dénomination «Mostostal» et de l’histoire de la famille d’entreprises «Mostostal» (voir les éléments de preuve versés au dossier). En résumé, la dénomination «Mostostal» est fortement ancrée dans la société polonaise.

‒ Dans l’affaire ayant conduit à l’annulation de la MUE verbale «Mostostal» n° 9 329 848 (26/09/2019, 19 925 C), la division d’annulation a correctement résumé ce qui suit:

«La demanderesse en nullité considère que les éléments de preuve relatifs à l’étude de marché réalisée par Gemius Polska (annexe 4) démontrent que la marque “MOSTOSTAL” est associée à de nombreuses entreprises Mostostal du secteur de la construction et que, dans la mesure où les domaines en cause sont les mêmes ou sont liés au secteur d’activité de la titulaire de la MUE, cette association exploite la renommée de la marque historique, en plus de créer une confusion. À la question “Avez-vous déjà rencontré, ou même simplement entendu, la dénomination/la marque Mostostal?”, la réponse était oui pour 61 % des 1 000 internautes de plus de 15 ans et 71 % des 1 000 internautes de plus de 25 ans. En outre, étant donné que l’enquête est datée de 2017, les résultats montrent que la dénomination/la marque est plus connue des jeunes nés en 1992 que de ceux nés en 2002, ce qui pourrait indiquer que cette dénomination/marque est essentiellement connue sur la base de l’usage qui en a été fait par le passé plutôt
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qu’au cours des dernières années, confirmant ainsi que c’est l’usage qu’en ont fait les entreprises historiques qui est à l’origine de cette connaissance».

‒ La titulaire de la MUE a joint la pièce 7 au mémoire exposant les motifs du recours, à laquelle la demanderesse en nullité souhaite renvoyer ici, car elle estime, après une analyse approfondie, qu’il s’agit d’une nouvelle preuve de la mauvaise foi de Mostostal S.A.

‒ Tout d’abord, cette annexe contient une lettre datée du 26 mars 2009, adressée par Maria Minasowicz, vice- présidente du conseil d’administration de Mostostal Sp. z o.o., et Jolanta Grzegrzótka, de la division juridique de la titulaire de la MUE, à Konrad Jaskóta, président du conseil d’administration de Polimex Mostostal S.A. (A 86-A 88). Cette lettre a été partiellement traduite, à l’exception d’un extrait défavorable à la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité joint à sa requête la lettre en question, accompagnée de sa traduction complète en anglais (preuve 11).

‒ Le document joint (preuve 11) montre que la titulaire de la MUE, n’étant pas membre de la famille «Mostostal» ni, partant, l’un des fondateurs et copropriétaires de la marque «Mostostal», souhaitait, en achetant les marques «Mostostal» R 87 887 et R 97 850, réunir la famille d’entreprises «Mostostal», voire entrer dans cette famille et en devenir membre, et, ainsi, profiter de l’histoire, de la reconnaissance, de la bonne réputation et de la renommée de la dénomination «Mostostal» déjà acquises par cette famille. Cette lettre ne contient aucune forme d’interdiction ou de paiement concernant l’usage de la dénomination «Mostostal» en faveur de la titulaire de la MUE, étant donné que cette dernière sait parfaitement que Polimex – Mostostal S.A. utilise la dénomination en cause conformément à la loi, bénéficiant de ses propres droits sur le nom «Mostostal» avec une priorité antérieure sur la titulaire de la MUE, Polimex – Mostostal S.A. étant dans la famille d’entreprises «Mostostal» depuis 1973.

‒ En 2018, la titulaire de la MUE a proposé à Polimex – Mostostal S.A. et à ses filiales de conclure un arrangement (preuve 2, annexe 8, la lettre du 19 février 2019 envoyée par Polimex – Mostostal S.A.), qui consistait en l’imposition d’une taxe de 2 % due à la titulaire de la MUE pour l’utilisation de la dénomination «Mostostal», le retrait de toutes les demandes de marques contenant cette dénomination par la demanderesse en nullité et ses filiales et l’abandon de tous les litiges engagés à l’encontre
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de la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité joint une nouvelle fois la proposition de conclusion d’un arrangement et d’un accord de licence daté de 2018 (preuve 12), accompagnée d’une traduction complète en anglais, à savoir la langue de procédure, étant donné que seule une traduction partielle a été fournie.

‒ Les éléments de preuve ci-dessus montrent clairement que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi en demandant la MUE contestée «Mostostal» n° 9 329 848 en 2010. La titulaire de la MUE sait pertinemment que Polimex – Mostostal S.A. détient des droits de priorité antérieurs sur la dénomination «Mostostal». Or, dans la mesure où elle a acheté les marques enregistrées «Mostostal» (R 87 887) et «Mostostal» (R 97 850) et enregistré la MUE verbale «Mostostal» (MUE n° 9 329 848), elle estime disposer de meilleurs droits, dont elle pourrait tirer profit. Cela signifie également qu’elle a acheté des marques polonaises auprès d’un administrateur judiciaire à des fins spéculatives.

‒ La demanderesse en nullité joint au dossier un nouvel élément de preuve (preuve 13) relatif à la marque Mostostal Zabrze, à laquelle la titulaire de la MUE a fait référence dans son mémoire exposant les motifs du recours. Dans la lettre du 9 mai 2003 du président du conseil d’administration de Mostostal Zabrze Holding S.A. adressée à l’administrateur judiciaire de Mostostal Projekt S.A., il est indiqué que selon Mostostal Zabrze, la résiliation de l’accord du 18 octobre 1996 est juridiquement défectueuse et impossible dans la mesure où la marque «Mostostal» est détenue en copropriété.

‒ Le président de Mostostal Zabrze indique clairement que Mostostal Projekt S.A. était le déposant de la marque «Mostostal» (la marque figurative «Mostostal» R 87 887 était visée par l’accord du 18 octobre 1996). Cette lettre est d’autant plus importante en l’espèce qu’elle confirme le comportement malhonnête de l’administrateur judiciaire de Mostostal Projekt S.A., auprès duquel la titulaire de la MUE a acheté les marques «Mostostal». La demanderesse en nullité est d’avis que la titulaire de la MUE et l’administrateur judiciaire ont agi de mauvaise foi dans cette transaction et a ainsi engagé une procédure en justice en 2017 afin d’annuler cet accord de vente (affaire portant le numéro de référence XX GC 530/17).

‒ En l’espèce, ces éléments de preuve sont pertinents et liés à la présente affaire, étant donné que la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité ont invoqué à plusieurs reprises
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l’accord du 18 octobre 1996 comme élément de preuve en l’espèce, mais la position des parties diverge en ce qui concerne la nature juridique de cet accord, qu’elles interprètent chacune différemment. Dans la lettre du 19 février 2019 (preuve 2, annexe 1c), la demanderesse en nullité a joint l’expertise juridique de IPL Institute of Expertise effectuée à Gdansk en 2018 établissant «[u]n avis juridique sur la question de la validité du contrat de vente des droits sur la marque figurative “Mostostal” R.87 887 et sur la marque verbale “Mostostal” R.97 850 par un administrateur judiciaire, à la lumière de l’article 58 du code civil, en raison de l’existence de droits antérieurs sur la dénomination “Mostostal” et de l’utilisation des marques
“Mostostal” en Pologne par de nombreuses entités, dont Polimex-Mostostal S.A. et ses filiales (actuelles)».

‒ L’expertise n’a pas été entièrement traduite en anglais en raison de son volume. Polimex – Mostostal S.A. a indiqué ce point dans une lettre datée du 19 février 2019 et a signalé sa volonté de préparer une traduction de l’intégralité de l’expertise en anglais, mais l’EUIPO ne lui a pas donné cette possibilité, pas plus que celle de répondre à la lettre de la titulaire de la MUE datée du 1er juillet 2019, dans laquelle elle demandait que l’expertise soit rejetée, notamment parce qu’elle n’avait pas été traduite dans la langue de procédure (l’anglais). Par conséquent, la demanderesse en nullité joint à nouveau l’expertise en question à sa justification, accompagnée de sa traduction en anglais (preuve 1).

‒ L’expertise reprend la position de Polimex – Mostostal S.A. en l’espèce; elle contient une analyse de la nature juridique de l’accord litigieux du 18 octobre 1996 et de la marque «Mostostal» R 300 (copropriété de nombreuses entreprises, dont la demanderesse en nullité), et fait référence à la lettre de Mostostal Zabrze de 2003 (preuve 13).

‒ Selon l’expertise, les constatations, considérées dans leur ensemble, conduisent inévitablement aux conclusions énoncées ci-après (sur lesquelles la décision à cet égard est fondée).

‒ Le contrat de vente des droits sur la marque figurative «Mostostal» R.87 887 et la marque verbale «Mostostal» R.97 850, conclu par l’administrateur judiciaire de Mostostal Aluminium Sp. z o.o., n’était pas valable conformément à l’article 58 du code civil, compte tenu de l’existence des droits antérieurs sur la dénomination «Mostostal» et, en particulier, des droits découlant de l’utilisation des marques «Mostostal» en Pologne par les sociétés Mostostal, dont Polimex – Mostostal S.A. et ses filiales.

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‒ La nullité de ce contrat est le résultat de l’illégalité de l’opération susmentionnée, mais surtout du comportement de l’administrateur judiciaire visant à contourner les dispositions contraignantes de la loi sur l’insolvabilité ainsi que les dispositions pertinentes de la loi sur les marques et du droit de la propriété industrielle, qui garantissent que les sociétés Mostostal ont le droit d’utiliser les marques contestées en vertu de l’accord multilatéral en vigueur (qui n’a pas été correctement résilié par le destinataire).

‒ Indépendamment de ce qui précède, la nullité du contrat en cause, au regard de l’article 58 du Code civil, est également due au fait que l’administrateur judiciaire l’a conclu en contradiction avec les règles de conduite sociale.

‒ De surcroît, le contrat n’aurait pas pu produire d’effets juridiques à la lumière de l’article 169 du code civil, étant donné que l’administrateur judiciaire n’était pas habilité à disposer (librement) des droits sur les marques contestées. Dans le même temps, Mostostal Aluminium Sp. z o.o. a indubitablement agi de mauvaise foi en devenant acquéreur de ces droits.

‒ L’expertise susmentionnée est un élément de preuve produit dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal polonais (numéro de référence XX GC 530/2017), dans laquelle Polimex – Mostostal S.A. doit prouver que Mostostal S.A. a agi de mauvaise foi lors de l’acquisition des marques nationales Mostostal auprès de l’administrateur judiciaire.

‒ À ce stade, la demanderesse en nullité renvoie aux éléments de preuve présentés à la pièce 4 du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir l’accord daté du 16 juillet 2007 (pièces A 41 à A 44), dont la traduction par la titulaire de la MUE omettait les extraits pertinents reflétant de manière fidèle l’accord dans son ensemble.

‒ C’est la raison pour laquelle la demanderesse en nullité joint cet élément de preuve ainsi que sa traduction complète (preuve 14). Il ressort de l’accord conclu que la titulaire de la MUE a violé les droits de Mostostal Warszawa S.A. sur le logo figuratif de Mostostal Aluminum (voir paragraphe 1) et qu’en violant les termes de cet accord, elle devrait s’acquitter d’une pénalité contractuelle (voir paragraphe 2, section 3). Ainsi, il ne s’agit certainement pas là de la preuve que la titulaire de la MUE bénéficie d’une meilleure priorité sur la dénomination sociale «Mostostal» en l’espèce, comme elle l’affirme.

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‒ La demanderesse en nullité estime qu’il s’agit là d’un autre élément attestant la mauvaise foi de Mostostal S.A. et corroborant les allégations concernant le manque de clarté et de fiabilité du recours.

‒ Indépendamment des faits présentés tels qu’ils sont connus (voir les éléments de preuve versés au dossier), au fil des ans, la titulaire de la MUE a fait obstacle aux demandes de marques contenant la dénomination «Mostostal» auprès de l’office polonais des brevets et de l’EUIPO introduites par d’autres entreprises de la famille Mostostal, dont Polimex – Mostostal S.A.

‒ Ce qui précède est en outre confirmé par les documents joints par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours (pièces 7, A68 à A82). Ces documents ont été traduits en anglais dans une version incomplète, raison pour laquelle la demanderesse en nullité les joint à nouveau, accompagnés de la traduction de tous les extraits sélectionnés, qui ont été décrits et mis en évidence dans la preuve 15. De l’avis de la demanderesse en nullité, l’EUIPO devrait être en mesure de lire l’intégralité du contenu des documents, afin d’apprécier correctement les faits et de procéder ensuite à une subsomption juridique.

‒ En résumé, la demanderesse en nullité estime que la demande de MUE contestée «Mostostal» n° 9 329 848 a été introduite de mauvaise foi, ce que confirment les éléments de preuve supplémentaires.

‒ Dans la littérature sur le droit des marques, il est souligné que la mauvaise foi peut être caractérisée en cas de comportement malhonnête visant à s’approprier le signe d’un tiers par le dépôt d’une marque afin d’en empêcher l’enregistrement par un concurrent. En l’espèce, la titulaire de la MUE s’est opposée aux demandes de marques figuratives de la demanderesse en nullité contenant le nom «Mostostal» [voir éléments de preuve versés au dossier: E. Nowićiska, M. J. du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga pamiątkowa z okazji 85-Iecia ochrony własności przemysłowej w Polsce (La notion de mauvaise foi en droit des marques, livre commémoratif du 85e anniversaire de la protection de la propriété industrielle en Pologne), pages 143 et suivantes].

‒ Il convient de mentionner à ce stade la protection dont bénéficie la dénomination sociale en cause en vertu de l’article 5 de la loi polonaise sur la suppression de la concurrence déloyale, étant donné que cette protection s’applique aux situations dans lesquelles les dénominations
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complètes de deux entreprises se chevauchent, mais aussi aux situations dans lesquelles seules certaines parties importantes des dénominations présentes sur le marché sont identiques.

‒ Cette situation est notamment illustrée, au vu des faits, dans le cas de la dénomination de la société Polimex – Mostostal S.A., dans laquelle le nom «Mostostal» constitue indubitablement un élément distinctif. Polimex – Mostostal S.A. détient un droit antérieur sur la dénomination «Mostostal» depuis 1973 (voir éléments de preuve relatifs à la succession universelle et à la succession légale, y compris le droit sur une dénomination sociale). L’affirmation ci-dessus confirme la décision de la Cour suprême polonaise du 23 octobre 2002, dans laquelle il est indiqué que «l’exigence de fonder l’appréciation et l’analyse des signes des parties sur leur libellé complet n’empêche pas de reconnaître l’existence d’un conflit — au sens de l’article 5 de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale — sur la base d’un seul élément de la dénomination en cause, si celui-ci caractérise suffisamment l’entreprise et lui permet d’être identifiée et de se distinguer sans ambiguïté des autres acteurs du marché». Cette circonstance est également abordée dans la jurisprudence. Il est souligné que l’article 5 de cette loi protège également la désignation de l’entreprise en ce sens que la protection peut porter sur un seul élément de la dénomination antérieure, à condition que cet élément possède des propriétés suffisamment distinctives pour distinguer l’entreprise concernée. Selon la Cour suprême polonaise, l’utilisation d’un seul élément du nom complet peut constituer une condition suffisante pour créer un risque de confusion.

‒ Il convient également de souligner que la protection du marché au sens de l’article 5 de cette loi est indépendante de la protection qu’un tiers peut obtenir en enregistrant une marque contenant le mot «Mostostal».

‒ Il est largement admis que la protection juridique résultant de l’enregistrement d’une marque est purement formelle.

‒ En règle générale, une marque enregistrée correspondant à la désignation d’une autre entreprise bénéficiant d’une priorité est exclue de la protection.

‒ En outre, il est possible que la marque en cause viole le droit de la société à une dénomination sociale. Selon la pratique juridique, le principe de priorité doit s’appliquer en pareil cas. Par exemple, dans la décision du 30 septembre 1994 (numéro de référence III CZP 109/94,
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OSNC 1995/1, pièce 18), la Cour suprême polonaise a déclaré que «la protection juridique résultant de l’enregistrement n’est qu’un droit formel. L’existence de ce droit et l’obligation correspondante des autres personnes de se comporter de manière appropriée ne sont pas déterminées par un rapport juridique, mais uniquement par l’enregistrement sous une forme appropriée. Étant donné que la mise en œuvre de ce droit constitue le fondement et la raison de l’octroi, à une entité donnée, de la possibilité d’entamer une démarche spécifique, il s’agit donc d’un droit formel, détaché de son contexte économique. […] [L]a priorité dans cette situation doit être accordée à la protection de la marque qui existait déjà au moment de l’enregistrement […].»
‒ La Cour administrative suprême polonaise a adopté une position similaire dans son arrêt du 10 janvier 2002 (II S.A. 3390/2001), affirmant qu’en cas de conflit entre une entreprise (ou sa dénomination) et une marque enregistrée avec une «priorité moindre», la priorité est accordée au droit antérieur.

‒ Dans le même temps, il est supposé qu’une violation du droit à une dénomination sociale peut être constatée non seulement lorsqu’une personne non autorisée enregistre, pour son propre compte, la dénomination complète d’une personne morale, mais également lorsqu’elle demande la protection d’une partie de cette dénomination, si cette partie possède un caractère distinctif, comme en l’espèce, concernant l’enregistrement de la marque verbale contestée «Mostostal».

‒ La Cour suprême polonaise a adopté une position similaire dans son arrêt du 28 octobre 1998 (numéro de référence II CKN 25/98, OSNC du 25 octobre 1999 n° 4, point 80), dans lequel elle a déclaré qu'«il peut y avoir violation de la dénomination d’une personne morale en tant que droit personnel en cas d’usage non autorisé non seulement de la dénomination complète, mais aussi d’une partie de cette dénomination, si celle-ci est suffisante pour caractériser la personne morale ainsi que pour l’identifier et la distinguer d’autres entités, dans la mesure où cette partie de la dénomination possède un caractère distinctif intrinsèque suffisant».

‒ Il ne fait aucun doute que, dans le cadre de l’appréciation en droit des faits et du statut juridique de la marque «Mostostal», il convient de se référer à la clause de bienséance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale. Une
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telle clause est nécessaire pour interpréter la notion de «principes de la vie communautaire» et ainsi saisir le contenu de la notion de «bienséance» visée à l’article 3 de ladite loi polonaise. Selon le professeur Ryszard Skubisz, l’objectif de l’enregistrement d’une marque est de garantir au titulaire un droit d’utilisation exclusive de la marque. Selon lui, le refus d’octroyer un droit à la protection d’une marque devrait être opposé dans les mêmes circonstances qu’en cas d’usage conflictuel d’une marque dans le cadre d’affaires portant sur la notion de bienséance.

‒ Il estime donc qu’en sus des conditions permettant d’établir l’existence de l’atteinte mentionnée à l’article 5 de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale, l’article 3, paragraphe 1, de cette même loi devrait également être appliqué. Indépendamment des interprétations qui en découlent, il est impossible de dissocier les appréciations susmentionnées des règles de bonne conduite sociale, ancrées dans l’éthique et dans les principes liés à la vie en communauté. Dès lors, il ne fait aucun doute que l’élément fondamental de la bienséance consiste à agir de bonne foi, et pas seulement dans la vie des affaires, un tel comportement venant remplir une fonction de protection importante et apporter une garantie de sécurité commerciale sui generis.

‒ La bonne foi est un état mental et intellectuel. Le législateur ne fait ici référence à aucune mesure non juridique et ne donne pas au juge la possibilité d’apprécier l’attitude morale du sujet, mais ordonne que l’état réel de sa connaissance soit considéré comme une circonstance factuelle objectivement existante.

‒ Une entreprise de bonne foi agit de manière honnête.

‒ Par conséquent, la mauvaise foi de l’entreprise peut être à l’origine d’un grief retenu en vertu de la clause générale susmentionnée. Les deux notions en cause n’ont pas été définies dans le système juridique, et il convient donc de se référer à la jurisprudence et aux doctrines juridiques citées en exemple en raison de l’étendue de la problématique.

‒ Les circonstances indiquant une mauvaise foi ont été exposées par la Cour suprême polonaise dans son arrêt du 18 février 2016 (numéro de référence de dossier II CSK 282/15 6), soulignant qu’à l’heure actuelle, il est généralement admis d’interpréter la notion de bonne foi, entendue comme l’état psychologique d’une personne donnée, comme la croyance erronée, mais justifiée dans certaines circonstances, en l’existence d’une relation
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juridique ou d’un droit subjectif (voir la justification de la résolution du collège de sept juges de la Cour suprême du 6 décembre 1991, III CZP 108/91, ayant force de principe juridique — OSNC 1992, n° 4, point 48). Par conséquent, une personne qui invoque une disposition ou une relation juridique en sachant qu’elle n’existe pas — ou en concevant une telle disposition ou relation juridique de manière erronée sans que cela soit justifié — est de mauvaise foi. La mauvaise foi est la connaissance de l’état réel des choses (même si la partie intéressée le nie) ou l’ignorance injustifiée de celui-ci.

‒ Il convient de noter que le fait d’invoquer la violation d’une marque (voir les éléments versés au dossier concernant les litiges civils) par une entreprise qui a fait un usage antérieur d’un élément de la dénomination en cause, à savoir la dénomination «Mostostal», peut être considéré comme une atteinte à la bienséance (article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale), en particulier lorsque l’entité à laquelle un droit d’exclusivité a été accordé a obtenu un tel droit en ayant connaissance de l’usage antérieur qui en était fait par des tiers (voir éléments de preuve versés au dossier, y compris les témoignages de Tomasz Gasparski, d’Aleksander Jonek et de Karol Heidrich, preuves 7 et 8, qui comprennent une traduction en anglais de l’audience de Karol Heidrich — procès-verbal du 29 novembre 2019 produit par la titulaire de la MUE et déclaration du conseil d’administration de Mostostal Aluminum de mai 2017)
‒ Par conséquent, la demande de MUE n° 9 329 848 «Mostostal» doit être appréciée au regard du critère de la mauvaise foi.

‒ De même, la demande de Mostostal S.A. visant à faire payer l’utilisation des signes «Mostostal» utilisés depuis des années par des tiers, dont Polimex – Mostostal S.A. conformément à la loi, indique un comportement contraire à la bienséance.

‒ Cette position est confirmée par l’arrêt du 2 janvier 2007 (numéro de référence V CSK 311/06), dans lequel la Cour suprême polonaise a estimé qu’un comportement déloyal au sens de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale survient lorsqu’une entreprise agit de manière contraire à la bienséance, notion protégée par l’article 3, paragraphe 1, de cette même loi. La Cour suprême polonaise exige seulement qu’il soit indiqué en quoi la clause de bienséance a été enfreinte, d’une manière autre que celle mentionnée à l’article 10 de ladite loi, et qu’il soit
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prouvé que le non-respect de cette notion a menacé ou lésé les intérêts du concurrent. Nos traditions érigent une telle bienséance en une norme morale, selon laquelle nul ne devrait bénéficier indûment du travail d’un tiers, de sorte qu’une personne qui se trouve dans une telle situation agit de mauvaise foi, violant ainsi la notion de bienséance.

‒ Il convient de souligner que selon la décision de la division d’annulation (26/09/2019, 19 925 C), par laquelle la MUE verbale «Mostostal» n° 9 329 848 a été annulée, Mostostal S.A. a demandé l’enregistrement de la MUE «Mostostal» dans l’intention de se livrer à une concurrence déloyale, ce qui a été confirmé par une déclaration (tirée du site web www.mostostal-aluminium.pl/nowa/index.php/onas/firma):

«L’entreprise Mostostal est clairement associée aux pratiques de construction traditionnelle polonaise. Nous souhaitons perpétuer ces nobles traditions au moyen de la marque polonaise “Mostostal”, célèbre dans le monde entier pour son personnel professionnel et instruit, son travail de grande qualité, sa fiabilité et son attitude sérieuse à l’égard des clients».

‒ Il ne fait aucun doute que la titulaire de la MUE, qui n’a rien à voir avec l’histoire et les accomplissements des sociétés Mostostal depuis 1945, souhaitait, grâce au dépôt de la marque contestée Mostostal, tirer profit du travail d’autrui, de sorte que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, elle était et reste de mauvaise foi.

‒ Sur la base des éléments de preuve versés au dossier et joints à la lettre de la demanderesse en nullité, il apparaît que la marque a été déposée de mauvaise foi, étant donné que la titulaire de la MUE savait que la marque «Mostostal» n’était pas sa seule propriété, mais qu’elle était détenue à parts égales par plusieurs entreprises [voir les éléments de preuve versés au dossier: procès-verbal de l’audience du 29 mai 2019, témoignage de Tomasz Gasparski, président du conseil d’administration de Mostostal Proiekt S.A. et d’Aleksander Jonek, président du conseil d’administration de Mostostal Siedlce S.A.; procès-verbal de l’audience de Karol Heidrich, président du conseil d’administration de Mostostal S.A.; et avis du professeur Ewa Nowińska (preuve 61)]. En outre, dans la mesure où elle a fait l’acquisition, auprès de l’administrateur judiciaire, de deux marques polonaises «Mostostal», à savoir la marque figurative R. 87 887 et la marque verbale R. 97 850, la titulaire de la MUE a démontré qu’elle connaissait le statut actuel et juridique des marques Mostostal. La décision de la
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division d’annulation (26/09/2019, 19 925 C), annulant la MUE verbale «Mostostal» n° 9 329 848 pour les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44, a confirmé que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi.

‒ L’usage licite du signe distinctif «Mostostal» par la demanderesse en nullité est également confirmé par l’avis du professeur Ewa Nowińska joint en annexe (preuve 6). Polimex – Mostostal S.A. bénéficie d’une protection juridique concernant la désignation de la société et la dénomination «Mostostal» en vertu des dispositions de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale.

‒ Selon le professeur Ewa Nowińska, indépendamment de l’appréciation de la validité de l’achat, par Mostostal Aluminum (alors Mostostal S.A.), de la propriété en faillite conjointement avec les marques protégées, il convient de souligner que le fait de disposer de droits actuellement protégés est dénué de pertinence aux fins des appréciations fondées sur la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale.

‒ Ainsi qu’il ressort des observations susmentionnées, la titulaire des droits protégés ne peut faire obstacle à l’utilisation de leur principal élément distinctif, à savoir «Mostostal», par des entreprises qui l’utilisaient déjà dans la vie des affaires, telles que Polimex – Mostostal S.A. et la filiale Mostostal Siedlce Sp. z o.o. sp.k. En effet, leur intérêt est protégé par l’article 5 et l’article 10 de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale, qui protège l’usage antérieur.

‒ La titulaire actuelle des droits de protection sur l’élément distinctif «Mostostal» a demandé la cessation de l’usage d’un tel signe par des entreprises qui ont utilisé cet élément pendant de nombreuses années conformément à la loi, fait dont elle avait parfaitement connaissance; le conseil d’administration de Mostostal Aluminum a déclaré qu’il connaissait le statut factuel et juridique des marques lorsqu’il a introduit des demandes de marques contenant le mot «Mostostal». Il a donc agi de mauvaise foi. Conformément à la clause de bonne pratique, contenue à l’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale, il convient de noter que la protection des entreprises par les dispositions de cet acte juridique inclut également les situations dans lesquelles les allégations formulées à l’encontre d’entreprises sont entachées de mauvaise foi et contreviennent ainsi aux règles de bonne conduite acceptées et appropriées que doivent respecter les acteurs honnêtes du marché.

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‒ Une telle appréciation négative au titre de la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale s’applique également aux procédures d’opposition entamée par Mostostal S.A. (auprès de l’EUIPO et de l’office polonais des brevets) à l’encontre de demandes de marque contenant la dénomination «Mostostal» et dont la protection a été demandée par des entités telles que Polimex – Mostostal S.A., en ce sens que l’usage de cette dénomination par ces entreprises est antérieur. La mauvaise foi est également caractérisée en ce que la titulaire de la MUE empêche des entités qui disposent clairement d’un droit antérieur sur la dénomination sociale/le nom «Mostostal» d’enregistrer de telles marques, ainsi que de distinguer de manière appropriée leurs produits/services, en particulier dans le secteur de la construction.

Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.

13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

14 Cependant, le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance partielle et déclaré la déchéance de la MUE contestée pour une partie des services visés par la demande. La chambre de recours confirmera les motifs exposés dans la décision attaquée et examinera en premier lieu les arguments avancés dans le recours de la titulaire de la MUE.

Portée du recours
15 La titulaire de la MUE a dirigé son recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir les points 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée. Étant donné que le point 1 indique que la demande en nullité est accueillie, le point 2 indique que la MUE n° 9 329 848 est déclarée nulle pour tous les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44, tandis que le point 4 concerne la répartition des frais; le recours s’étend en fait à la décision attaquée dans son intégralité.

16 La chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, appréciera tout d’abord l’affaire au regard de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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Sur la demande de confidentialité
17 La chambre de recours observe que la titulaire de la MUE a indiqué que ses observations datées du 23 janvier 2021 étaient confidentielles.

18 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.

19 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.

20 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas expliqué, que ce soit dans sa requête ou dans ses observations, pourquoi certaines informations commerciales contenues dans les éléments de preuve devraient rester confidentielles. Toutefois, la chambre de recours fera droit à la demande dans la mesure où elle concerne une partie des éléments de preuve (à savoir les informations commerciales contenues dans certains des documents). Elle fera donc référence à ces documents en des termes généraux, évitant ainsi la divulgation des données concernées.

Sur la demande de suspension
21 Le 18 février 2020, la titulaire de la MUE a déposé, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, une demande de suspension de la procédure de recours, à laquelle la demanderesse en nullité s’est opposée.

22 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure «à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure».

23 La chambre de recours ne donnera pas suite à la demande de suspension.

24 Premièrement, comme la division d’annulation l’a indiqué à juste titre, les critères d’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE sont la connaissance préalable des droits
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sur la marque en cause et l’intention potentiellement malhonnête lors du dépôt de la MUE contestée. L’affaire pendante devant le tribunal de district civil de Varsovie concerne la validité du transfert des droits sur les marques polonaises R. 87 887 et R. 97 850. Dès lors, l’objet de ces procédures polonaises est différent de celui de l’espèce, qui a trait au dépôt de la MUE contestée.

25 Deuxièmement, la demande en nullité faisant l’objet du présent recours a été déposée le 17 février 2018. La demande de suspension a été déposée deux ans plus tard, au stade du recours, à savoir en même temps que la présentation du mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la MUE, tandis que la procédure devant le tribunal polonais a été lancée en juin 2017. Si cette procédure polonaise avait une quelconque incidence sur la présente procédure de recours, la demande de suspension de la procédure aurait été introduite à un stade beaucoup plus précoce.

26 En résumé, le présent recours peut faire l’objet d’une décision.

Nouveaux éléments de preuve produits devant la chambre de recours
27 La titulaire de la MUE a produit les nouveaux éléments de preuve suivants devant la chambre de recours:

‒ pièce 1: des informations figurant dans le registre judiciaire national concernant le changement de forme juridique de la société Mostostal Sp. z o.o. en Mostostal S.A. (n° 341 646), et concernant le changement de forme juridique de la société Mostostal Aluminium Sp. z o.o. en Mostostal Sp. z o.o. (n° 249 868) (pages 1692 à 1724);

‒ pièce 3: la conclusion de l’action civile entamée le 19 juin 2017 par Polimex – Mostostal S.A. et Mostostal Warszawa S.A. contre MOSTOSTAL S.A. dans la procédure XX GC 530/17 (pages A31 à A40) concernant la déclaration de transfert des marques polonaises R.87 887 et R.97 850, déclarée nulle et non avenue (pages 1724 à 1734);

‒ pièce 4: un accord daté du 16 juillet 2007 conclu entre Mostostal Warszawa S.A. et Mostostal Aluminium sp. z o.o., en vertu duquel cette dernière déclare cesser l’utilisation du signe «MOSTOSTAL ALUMINIUM» (pages 1735 à 1739);

‒ pièce 5: la décision d’opposition n° B 2 389 081 (pages 1740 à 1753);

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‒ pièce 6: la décision du 1er septembre 2016, R 12/2016-4 (pages 1754 à 1764);

‒ pièce 7a: une note de service de Polimex-Mostostal S.A. datée du 17 décembre 2010 (pages 1765 à 1770);

‒ pièces 7a, b et c: des brochures de la société Polimex- Mostostal S.A. datées du 25 juin 2013 (pages 1771 à 1776) et du 11 mars 2015 (pages 1777 à 1782);

‒ pièce 7d: une lettre datée du 28 novembre 2007 adressée par Polimex-Mostostal S.A. à Mostostal sp. z o.o., dans laquelle la première affirme qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de marque/à la dénomination sociale de la seconde (pages 1784 à 1786);

‒ pièce 7e: une lettre du 26 mars 2009 adressée par Mostostal sp. z o.o. à Polimex-Mostostal S.A. proposant l’octroi d’une licence sur les marques polonaises R.87 887 et R.97 850 (pages 1787 à 1790);

‒ pièce 8a: des informations figurant dans le registre judiciaire national (n° 9 950) (pages 1791 à 1803);

‒ pièce 8b: des extraits de la loi notariale contenant une version consolidée de l’accord d’entreprise de la titulaire de la MUE; les documents attestent l’achat de Mostostal Aluminium sp. z o.o. par ELJAKO-AL sp. z o.o. en date du 31 mai 2004 (pages 1804 à 1815);

‒ pièce 9: un document daté du 19 mai 2003 concernant la résiliation de l’accord multilatéral par le liquidateur de Mostostal Projekt S.A. (pages 1816 à 1818).

28 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants conjointement à son mémoire exposant les motifs du recours:

‒ preuve 1: un avis tiré de l’expertise menée par IPL Institute, daté du 21 mai 2018, déjà produit devant la division d’annulation (pages 1859 à 2000);

‒ preuve 2: une demande reconventionnelle portant le numéro de référence XX GC 530/17, datée du 28 mai 2019 (pages 2001 à 2013);

‒ preuve 3: une décision de l’EUIPO (09/09/2019, 15 020 C; pages 2015 à 2029);

‒ preuve 4: une lettre de M. Konrad Jaskóła du 28 novembre 2007 en réponse à la lettre du 26 mars 2009
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adressée par Mostostal sp. z o.o. à Polimex-Mostostal S.A. proposant l’octroi d’une licence pour les marques polonaises R.87 887 et R.97 850 (pages 2030 à 2032, déposée par la titulaire de la MUE en tant que pièce 7d);

‒ preuve 5: un extrait de la base de données Whois daté du 1er mai 2020 (pages 2033 à 2040);

‒ preuve 6: un avis du professeur Ewa Nowińska du 20 septembre 2019 (pages 2042 à 2092);

‒ preuve 7: le procès-verbal de l’audience dans l’affaire portant le numéro de référence XX GC 530/17 du 29 mai 2019 (pages 2093 à 2108);

‒ preuve 8: le procès-verbal de l’audience dans l’affaire portant le numéro de référence XX GC 530/17 du 29 novembre 2019 (pages 2109 à 2117);

‒ preuve 9: l’accord du tribunal régional du 2 août 2017 autorisant le recours à un avocat spécialisé en matière de marques dans l’affaire XU 47/06 (pages 2118 à 2120);

‒ preuve 10: une confirmation de l’office polonais des brevets relative aux procédures d’annulation concernant l’enregistrement des marques polonaises R.292 101 «MOSTOSTAL» et R.292 102 «MOSTOSTAL», déposées par Polimex-Mostostal S.A. le 16 janvier 2020; la demande de l’office polonais des brevets concernant la tenue d’une audience au sujet de l’annulation de l’enregistrement de la marque polonaise n° 318 841, déposée par Polimex- Mostostal S.A. (sp. 201/2019) et par Mostostal Siedlce S.A. (sp. 202/2019) (pages 2121 à 2129);

‒ preuve 11: une lettre du 26 mars 2009 adressée par Mostostal sp. z o.o. à Polimex-Mostostal S.A. proposant l’octroi d’une licence pour les marques polonaises R.87 887 et R.97 850 (page 2131, produite par la titulaire de la MUE en tant que pièce 7e);

‒ preuve 12: une lettre de Mostostal S.A. à Polimex – Mostostal S.A. contenant la proposition de licence dans son ensemble, datée du 28 février 2018 (pages 2134 à 2138);

‒ preuve 13: une lettre de Mostostal Zabrze Holding S.A. envoyée le 9 mai 2003 en réponse à la résiliation de l’accord multilatéral du 30 avril 2003 par le liquidateur de Mostostal Projekt S.A., affirmant que la résiliation de l’accord multilatéral pourrait être nulle et non avenue en vertu du droit polonais (pages 2139 à 2141);

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‒ preuve 14: un accord conclu le 16 juillet 2007 entre Mostostal Warszawa S.A. et Mostostal Aluminium sp. z o.o., en vertu duquel cette dernière a déclaré cesser l’utilisation du signe «MOSTOSTAL ALUMINIUM» (mentionnée par la titulaire de la MUE en tant que pièce 4, pages 2142 à 2146);

‒ preuve 15: des brochures de la société Polimex- Mostostal S.A. du 25 juin 2013 et du 11 mars 2015, produites en tant que pièces 7a à 7c par la titulaire de la MUE (pages 2147 à 2158).

29 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai.

30 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).

31 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.

32 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non
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d’accepter les preuves produites pour la première fois devant elle; ce pouvoir d’appréciation est limité.

33 La chambre de recours observe que la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité ont produit des documents partiellement identiques (pièces 7d et 7e et preuves 4 et 11).

34 De l’avis de la chambre de recours, les éléments de preuve supplémentaires produits par les parties sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et sont «supplémentaires» et «complémentaires» au regard des informations antérieures, dans la mesure où ils corroborent et développent les arguments soulevés et les éléments de preuve produits au cours de la procédure en première instance
[11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058,
§ 89].

35 Les nouveaux documents sont dès lors recevables.

Cause de nullité absolue — Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’existence d’une mauvaise foi, la demanderesse en nullité n’est pas tenue de démontrer un intérêt à agir (25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). En effet, alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité ont pour objet la protection de l’intérêt général (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284,
§ 17, 18).

37 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Comme l’a fait observer l’avocat général Sharpston (12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Cependant, la Cour a donné des orientations sur la manière d’interpréter cette notion dans son arrêt dans la même affaire, à l’instar du Tribunal dans plusieurs affaires.

38 Dans l’arrêt «SKY» elle a indiqué que «conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de “mauvaise foi” présuppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête». La Cour a ajouté que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu'«il ressort d’indices
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pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent» (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74, 75).

39 L’intention du demandeur constitue un élément subjectif et doit être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al, EU:T:2019:357, § 35). Afin de déterminer si le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [27/06/2013, C-320/12, Plastic Bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37]. Il convient également de tenir compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21), et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (03/06/2010, C-569/08, &R&E&I&F&E&N&, EU:C:2010:311,
§ 52).

40 C’est au demandeur en nullité qu’il incombe d’établir les circonstances qui prouvent la mauvaise foi. Les faits avancés par la titulaire de la MUE doivent également être pris en considération, étant donné que cette dernière est la mieux placée pour fournir des informations et des éléments de preuve concernant les intentions qui l’animaient lors de la demande
T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al, EU:T:2019:357, § 37). Si les éléments de preuve soulèvent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue au profit du titulaire de la MUE. En effet, dans le système des marques de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al, EU:T:2019:357, § 34; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 84).

41 La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, à savoir le 24 août 2010. En cas de transfert postérieur de la MUE contestée, l’appréciation tiendra compte de l’intention du prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE, et non de celle
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de la titulaire actuelle (par analogie, 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 44).

Faits pertinents
42 La titulaire de la MUE semble alléguer que la division d’annulation a commis des erreurs dans l’établissement des faits pertinents. Toutefois, la chambre de recours estime que cette allégation n’est pas fondée.

43 En particulier, la division d’annulation a souligné que la MUE contestée a été déposée par le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE, à savoir l’entreprise Mostostal Aluminium Sp. z o.o., créée en 2006, devenue ultérieurement Mostostal Sp. z o.o., puis Mostostal S.A. (pièces 1, 2 et 4, produites par la titulaire de la MUE).

44 Par ailleurs, la titulaire de la MUE affirme que l’accord multilatéral du 18 octobre 1996 (ci-après l'«accord multilatéral») devrait être compris comme un accord de licence concernant les enregistrements de marques polonaises «MOSTOSTAL» R. 87 887 et R. 97 850 conclu par les membres du groupe «MOSTOSTAL». Toutefois, conformément à cet accord multilatéral, les sociétés membres (composées exclusivement d’anciens membres du groupe historique «MOSTOSTAL») ont convenu de continuer à utiliser le signe gratuitement (annexe 36 de la demanderesse en nullité devant la division d’annulation et pièce 5 de la titulaire de la MUE). Par conséquent, cet accord doit plutôt être compris comme une autorisation multilatérale accordée à ses signataires leur permettant de continuer à utiliser le signe et comme une reconnaissance du fait que l’enregistrement formel des marques a été effectué au nom de Mostostal Projekt S.A.

Appréciation de la mauvaise foi — Date pertinente
45 La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 24 août 2010. Toutefois, il convient de noter que: des faits et des éléments de preuve antérieurs au dépôt peuvent être pris en considération pour interpréter l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE. Ces faits incluent, en particulier, la question de savoir s’il existe déjà un enregistrement de la marque en cause dans l’un des États membres, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l’usage qui en a été fait depuis sa création;

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des faits et des éléments de preuve postérieurs au dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE, en particulier pour déterminer si cette dernière a utilisé la marque depuis son enregistrement.

46 En l’espèce, la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, examinera:

- le degré de protection juridique dont jouit «MOSTOSTAL» en Pologne;

- la connaissance préalable de «MOSTOSTAL» par la titulaire de la MUE à la date pertinente;

- l’intention de la titulaire de la MUE et la question de savoir si elle poursuivait un intérêt légitime.

47 À cet égard, la chambre de recours observe que l’appréciation des deux premiers critères, à savoir le degré de protection juridique du signe et la connaissance préalable de celui-ci par la titulaire de la MUE, ne semble pas être une question controversée. Toutefois, afin de mieux comprendre les motifs de la présente décision, la chambre de recours résumera les principales conclusions de la décision attaquée, qui sont importantes pour l’issue de l’affaire.

48 En outre, il ne fait aucun doute que la MUE contestée est identique au signe sur lequel portent les droits antérieurs.

Usage antérieur de «MOSTOSTAL» et degré de protection juridique de «MOSTOSTAL» en Pologne
49 La titulaire de la MUE affirme, en ce qui concerne la priorité du droit sur la dénomination sociale «Mostostal», qu’elle est titulaire dudit droit depuis 2006 et que, par conséquent, elle bénéficie d’une meilleure priorité que Polimex – Mostostal S.A.

50 Or, la demanderesse en nullité a produit, devant la division d’annulation, des éléments de preuve exhaustifs démontrant que le signe «MOSTOSTAL» est utilisé depuis longtemps par de nombreuses entreprises, à tout le moins dans leur dénomination sociale, pour d’importants projets de construction ou de reconstruction.

51 La titulaire de la MUE reconnaît que le signe «MOSTOSTAL» a été utilisé par différentes entreprises appartenant au groupe «Mostostal» pour des services de construction en Pologne, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui, état de fait manifeste, comme le souligne la division d’annulation,
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52 Par conséquent, il est constant que le signe «MOSTOTAL» bénéficiait d’une protection en Pologne, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’industrie.

53 En ce qui concerne les marques «MOSTOSTAL» enregistrées en Pologne, elles appartenaient à une société, à savoir Mostostal Projekt S.A. (jusqu’à sa faillite), et étaient utilisées par les sociétés qui étaient membres du groupe historique «MOTOSTAL», conformément aux dispositions de l’accord multilatéral de 1996, jusqu’à leur transfert au prédécesseur de la titulaire de la MUE en 2007.

54 Il est également constant que la demanderesse en nullité, Polimex-Mostostal S.A., a succédé à Mostostal Siedlce S.A. (en 1973), signataire de l’accord multilatéral de 1996 régissant l’usage de deux marques polonaises «MOSTOSTAL».

55 Il n’est toutefois pas possible de conclure, comme le prétend la titulaire de la MUE, que compte tenu de la résiliation de l’accord du 18 octobre 1996 en raison de la liquidation de Mostostal Projekt S.A., l’usage de la marque par la demanderesse en nullité était illégitime.

56 Au contraire, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, il est clair que le signe a été utilisé de manière continue depuis de nombreuses décennies, à tout le moins par chacun des membres du groupe «MOSTOSTAL» en tant que partie de leur dénomination sociale. Par conséquent, ces sociétés disposaient de droits antérieurs (remontant à 1945) sur la dénomination en cause, indépendamment de la propriété formelle des deux marques polonaises.

57 Par conséquent, il est impossible, en Pologne, d’associer le signe «MOSTOSTAL» à la seule titulaire de la MUE (annexe 4 de la demanderesse en nullité, preuve 1B produite en première instance).

58 De fait, il est clair qu’avant le dépôt de la demande de marque, la titulaire de la MUE savait que «MOSTOSTAL» était une marque notoirement connue utilisée depuis longtemps par plusieurs entreprises en Pologne en lien avec les secteurs de la construction et de l’industrie.

59 Étant donné que la demanderesse en nullité a prouvé que le signe était utilisé de manière continue depuis de nombreuses décennies par différentes entités, du moins en tant que partie de leur dénomination sociale (même s’il est parfois accompagné d’autres éléments, comme dans la dénomination sociale de la demanderesse en nullité) et que la titulaire de la MUE avait connaissance de cette situation, il s’agit d’un facteur pertinent à
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prendre en considération aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la titulaire a agi de mauvaise foi.

Connaissance effective
60 Il est également clair que la titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance des circonstances de fait et de droit relatives aux marques polonaises «MOSTOSTAL» qu’elle a acquises avant la date de dépôt de la MUE contestée (annexe 34 produite par la demanderesse en nullité).

61 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient modifier cette conclusion. En particulier, les allégations selon lesquelles la demanderesse en nullité n’a jamais été autorisée à utiliser les marques nationales polonaises «Mostostal» R. 87 887 et R. 97 850 et, qui plus est, n’a jamais été intéressée par l’achat de ces marques ni par l’enregistrement de marques similaires, ne changent rien au fait que la titulaire de la MUE avait effectivement connaissance de l’existence des droits antérieurs sur le signe «MOSTOSTAL».

62 Même le fait que la titulaire de la MUE attende de la demanderesse en nullité qu’elle cesse d’utiliser le signe «MOSTOSTAL» après l’expiration de l’accord multilatéral de 1996 ne change rien au fait qu’elle était au courant de l’existence des droits sur le signe «MOSTOSTAL».

63 Comme indiqué dans la jurisprudence, la circonstance que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires susceptibles de prêter à confusion ne suffit pas pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.

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Intention de se livrer à une concurrence déloyale
(i) Similitude des signes
64 Une indication de mauvaise foi peut exister si la titulaire de la MUE demande une marque qui présente une identité/une similitude avec celle d’un tiers au regard de produits et services identiques/similaires prêtant à confusion, si le droit antérieur jouit d’un certain degré de protection juridique et si l’unique objectif de la titulaire de la MUE est de se livrer à une concurrence déloyale en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46, 47).

65 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il a été prouvé que, au moment du dépôt de la MUE contestée, le nom «MOSTOSTAL» était utilisé depuis très longtemps dans la dénomination sociale de différentes sociétés du domaine de la construction.

66 Le simple fait que les signes en conflit soient reproduits à l’identique ou de manière similaire ne démontre pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE lorsqu’il n’existe aucun autre élément pertinent (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).

67 Néanmoins, il convient de souligner que, s’il est vrai que le risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la coexistence de l’usage d’une marque «MOSTOSTAL» et de dénominations d’entreprises contenant le nom «Mostostal» ne constitue pas un motif absolu en ce qui concerne l’existence d’une mauvaise foi, il peut constituer une indication supplémentaire pour conclure en ce sens. La titulaire de la MUE reconnaît elle-même que «[son] entreprise a très souvent été confondue avec la marque Mostostal Warszawa S.A. ou associée à celle-ci» (annexe 33, page 17, document 9). Par conséquent, le public est induit en erreur par la coexistence d’entreprises historiques utilisant le signe dans leur dénomination sociale et par le fait que la titulaire de la MUE utilise la marque dans un domaine connexe et octroie ou tente d’octroyer des licences auxdites entreprises historiques pour ses autres produits et services (bien que le présent recours soit uniquement dirigé contre des services).

(ii) Intention malhonnête de la titulaire de la MUE
68 L’intention est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Plusieurs facteurs peuvent être pertinents.

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69 En l’espèce, la ligne de défense de la titulaire de la MUE se concentre sur les bonnes intentions qui l’animaient lors de l’acquisition des marques polonaises en 2007, ayant conduit au dépôt de la MUE contestée en 2010.

70 En particulier, la titulaire de la MUE soutient que les enregistrements de marques polonaises ont été obtenus en toute légalité, de même que l’enregistrement de sa société comprenant l’élément «MOSTOSTAL» (Mostostal Aluminium sp. z o.o., puis Mostostal sp. z o.o. et enfin Mostostal S.A, pièces 1, 2 et 4 du mémoire exposant les motifs du recours) et que l’enregistrement du nom de domaine «mostostal-sa.pl» a été effectué conformément au droit. Dans le cadre de ses activités commerciales, la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la MUE contestée.

71 En outre, la titulaire de la MUE affirme avoir fourni les services en cause.

72 À cet égard, la division d’annulation a observé à juste titre que la légalité de l’acquisition des marques polonaises est une question qui ne relève pas de la compétence de l’Office, comme l’a affirmé à juste titre la titulaire de la MUE. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, dont l’application est indépendante de tout système national.

73 L’enregistrement de la dénomination sociale en cause et du domaine au nom de la titulaire de la MUE, qui comprend l’élément «MOSTOSTAL», n’indique pas non plus que cette dernière aurait effectivement agi de bonne foi au moment du dépôt de la MUE contestée.

74 La division d’annulation a expressément relevé que ce qui était pertinent en l’espèce était l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée.

75 À cet égard, il ressort clairement des arguments et des éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE qu’elle souhaitait perpétuer les traditions associées au nom «MOSTOSTAL» dans le secteur de la construction en Pologne (annexe 32, preuve 5A des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité). Étant donné que les signataires de l’accord multilatéral de 1996 n’étaient pas intéressés par l’achat des enregistrements de marques polonaises à la suite de la faillite de l’entreprise, il était clair pour la titulaire de la MUE que ces sociétés ne souhaitaient pas utiliser cette dénomination à l’avenir.

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76 Toutefois, la titulaire de la MUE avait connaissance, à la date de dépôt de la MUE, de l’existence de ces sociétés, à savoir les signataires de l’accord multilatéral, lesquels ont continué à utiliser l’élément «MOSTOSTAL» dans leurs dénominations et en tant que marques.

77 Ce qui précède est prouvé, par exemple, par les propositions de licence envoyées par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité (membre de l’accord multilatéral) et par la lettre de Mostostal Zabrze Holding S.A. du 9 mai 2003 envoyée en réponse à la résiliation de l’accord multilatéral du 30 avril 2003 par le liquidateur de Mostostal Projekt S.A., affirmant que cette résiliation pourrait être nulle et non avenue en vertu du droit polonais (pièces 7d et 7e; preuve 13 produite devant la chambre de recours).

78 Ces lettres indiquent clairement qu’il existe des entités (signataires de l’accord multilatéral) qui utilisent l’élément «MOSTOSTAL» et revendiquent l’antériorité de leurs droits. En particulier, le signe «MOSTOSTAL» a été créé en 1945, tandis que les droits sur la dénomination de la demanderesse en nullité remontent à 1973.

79 La titulaire de la MUE a souligné que le dépôt de la MUE contestée relève du champ d’application de l’extension de ses droits de marques sur «MOSTOSTAL» en dehors de la Pologne.

80 Toutefois, comme on le verra ci-après, les intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE sont révélées par le fait que cette dernière a utilisé l’image que se sont forgée les sociétés du groupe «Mostostal» initial en Pologne en vue de perpétuer les «nobles traditions» du groupe à l’étranger, et ce non pas dans le cadre des entreprises signataires de l’accord multilatéral, qui continuent d’exercer leurs activités dans ce domaine, mais dans le cadre d’une entité nouvellement créée, née juste après la déclaration de faillite de l’un des signataires de l’accord multilatéral, lequel était titulaire des marques polonaises.

81 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, en achetant les marques polonaises «MOSTOSTAL», la titulaire de la MUE a clairement démontré qu’elle savait que ces marques étaient connues en Pologne et qu’elle pouvait tirer profit de leur parcours historique.

82 Cet état de fait est également prouvé par certains des documents produits par la demanderesse en nullité (preuves 1A à 1C; preuves 2A et 2B et décision 19 925 C). En Pologne, de nombreuses entreprises du secteur de la construction utilisent le nom «MOSTOSTAL» dans leur dénomination sociale et
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bénéficient de priorités antérieures à celle de la titulaire de la MUE, parmi lesquelles figure Polimex – Mostostal S.A.

83 Une recherche menée en juillet et août 2017 par Gemius Polska Sp. z o.o. (annexe 4, preuve 1B, produites en première instance) pour examiner les associations évoquées par la marque «MOSTOSTAL» en Pologne a montré que la majorité des personnes interrogées associent cette marque à de nombreuses entreprises du secteur de la construction et que cette marque est utilisée en Pologne depuis de nombreuses décennies.

84 Comme l’a indiqué la division d’annulation, à la question «Avez- vous déjà rencontré, ou même simplement entendu, la dénomination/la “marque Mostostal”?', la réponse était oui pour 61 % des 1 000 internautes de plus de 15 ans et 71 % des 1 000 internautes de plus de 25 ans. En outre, étant donné que l’enquête est datée de 2017, les résultats montrent que la dénomination/la marque est plus connue des jeunes nés en 1992 que de ceux nés en 2002, ce qui pourrait indiquer que cette dénomination/marque est essentiellement connue sur la base de l’usage qui en a été fait par le passé plutôt qu’au cours des dernières années, confirmant ainsi que c’est l’usage qu’en ont fait les entreprises historiques qui est à l’origine de cette connaissance».

85 Par conséquent, ces éléments de preuve démontrent que la marque «MOSTOSTAL» est associée à plusieurs entreprises Mostostal du secteur de la construction et que, dans la mesure où les domaines en cause sont les mêmes ou sont liés au secteur d’activité de la titulaire de la MUE, cette marque exploite la renommée de la marque historique.

86 La titulaire de la MUE a acheté les marques polonaises et, trois ans plus tard, a décidé de déposer la MUE contestée dans l’intention de l’utiliser pour sa propre activité et d’accorder des licences pour les produits et services qui ne relevaient pas de son activité principale, tout en sachant que de nombreuses entreprises continuaient d’utiliser le signe en tant que partie de leur dénomination.

87 À la lumière de ce qui précède, la titulaire de la MUE a exploité la renommée de ces entreprises en proposant d’octroyer des licences aux entreprises qui utilisaient la marque dans le cadre d’autres arrangements depuis de nombreuses années, arrangements dont le dernier à tout le moins, datant de 1996, était connu de la titulaire de la MUE. Cela est également démontré dans les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (preuve 2, annexe 8 et preuve 12). En 2018, la titulaire de la MUE a proposé à
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Polimex – Mostostal S.A. et à ses filiales de conclure un arrangement (preuve 12), qui consistait en l’imposition d’une taxe de 2 % due à la titulaire de la MUE pour l’utilisation de la dénomination «Mostostal», le retrait de toutes les demandes de marques contenant cette dénomination par la demanderesse en nullité et ses filiales et l’abandon de tous les litiges contre la titulaire de la MUE.

88 Comme la division d’annulation l’a observé à juste titre, la mauvaise foi peut être constatée lorsqu’il est possible de déduire que le but du demandeur de la MUE est d'«exploiter de manière parasitaire» la renommée d’un signe historique et de tirer profit de cette renommée (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56), même si ces marques ont expiré
[21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO Morago (fig.), § 25]. En l’espèce, les marques polonaises ne sont pas tombées en déchéance, mais elles ont été transférées à la titulaire de la MUE au moyen d’une vente publique.

89 Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68) permettent, en l’espèce, de conclure que la MUE en cause a été déposée de mauvaise foi.

90 Comme l’a observé la division d’annulation, la stratégie de la titulaire de la MUE pour les marques nouvellement obtenues incluait la volonté des licenciés précédents d’utiliser ces marques. L’activité principale de la titulaire de la MUE se concentre, sous sa forme actuelle, sur les services de construction. Toutefois, les marques «MOSTOSTAL» ont été enregistrées et utilisées par les licenciés pour divers produits compris dans les classes 6, 11 et 19 et des services compris dans les classes 35 et 39. Étant donné que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’accord multilatéral de 1996, son intention était d’accorder des licences aux autres sociétés Mostostal selon des conditions adaptées aux nouvelles réalités économiques.

91 En effet, la titulaire de la MUE n’était pas partie à l’accord multilatéral de 1996 et n’était pas liée par celui-ci. Qui plus est, la titulaire de la MUE est une entreprise relativement jeune qui a été créée en 2006. Néanmoins, elle admet qu’elle avait connaissance des circonstances susmentionnées.

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92 Même si ses intentions sont à première vue celles de n’importe quel titulaire de marque, il n’en reste pas moins que le signe était utilisé par différentes sociétés historiques du groupe, à tout le moins dans leurs dénominations sociales. De fait, la titulaire de la MUE savait qu’elle achetait non seulement deux marques polonaises (avant d’étendre la protection de l’une d’elles au niveau de l’UE), mais aussi la longue histoire qui était liée à ces marques et à la dénomination «MOSTOSTAL». La mauvaise foi si n’aurait pas été caractérisée si d’autres entreprises ne souhaitaient pas continuer à utiliser le signe en cause, ce qui n’est toutefois manifestement pas le cas, par exemple, de la demanderesse en nullité actuelle Polimex- Mostostal S.A., qui fait partie des entreprises qui utilisaient antérieurement le terme «MOSTOSTAL».

93 Il découle de ce qui précède que des droits exclusifs ne peuvent être acquis de bonne foi si l’on sait que la marque concernée revêt toujours une importance économique pour de nombreuses entreprises qui utilisent le signe dans leur dénomination à tout le moins et qui ont acquis une certaine renommée. En déposant la marque contestée, la titulaire de la MUE a tenté de consolider sa position d’exclusivité en dehors de la Pologne. Les litiges importants et existants entre les parties sont une indication de la valeur qu’a acquise la marque en raison de son histoire de longue date et de sa renommée (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 74).

94 En outre, il est démontré que la MUE contestée est utilisée dans le même domaine ou dans des domaines connexes (services de développement et de construction compris dans la classe 37) que plusieurs entreprises Mostostal historiques.

95 Par ailleurs, l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle l’étude de marché réalisée par Gemius ne reflète pas la situation en 2010, puisqu’elle a été réalisée en 2017, ou selon laquelle cette étude n’est pas fiable, est dénuée de fondement. La division d’annulation n’a pas fondé sa décision sur cette étude, mais a plutôt utilisé cette dernière comme élément de preuve supplémentaire concernant la notoriété attachée à la dénomination «MOSTOSTAL».

96 Par conséquent, comme indiqué ci-dessus [i) Similitude des signes], même en partant du principe que le fait que les signes soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne constitue pas un motif absolu de refus, il est vrai qu’il s’agit d’une condition supplémentaire permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Le public peut aisément être induit en erreur par la coexistence d’entreprises historiques utilisant le signe en cause dans leur dénomination sociale et par le fait que la titulaire de la MUE utilise la marque dans un
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domaine connexe et octroie ou tente d’octroyer des licences auxdites entreprises historiques pour ses autres produits. En outre, elle tire profit de la renommée du terme «MOSTOSTAL» précédemment acquise par les entreprises auxquelles elle octroie ou cherche désormais à octroyer des licences.

97 Par conséquent, la division d’annulation a considéré à juste titre que la demanderesse en nullité avait produit des éléments de preuve permettant d’établir la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée.

Étendue du refus
98 Lorsque la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est établie, la MUE dans son ensemble est déclarée nulle, même pour les produits et services qui ne sont pas liés à ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité [06/04/2011, R 0662/2019-1, Geographical (fig.)/Geographic, § 17]. Il est uniquement fait exception à cette règle lorsque la demanderesse en nullité a dirigé sa demande en nullité contre une partie seulement des produits et services couverts par la MUE contestée, auquel cas la constatation de mauvaise foi entraînera l’annulation de la MUE uniquement pour les produits et services qui ont été contestés.

99 En l’espèce, la demande en nullité était dirigée contre tous les services compris dans les classes 36, 37, 42 et 44, qui sont ceux concernés par la présente décision.

100 Le fait que, comme l’affirme la titulaire de la MUE, ces services représentent son principal champ d’activité est dénué de pertinence à cet égard.

Intérêt légitime
101 La titulaire de la MUE indique qu’elle utilise la MUE contestée pour des services fournis en Pologne et qu’elle avait un intérêt légitime à étendre la portée de ses marques nationales au niveau de l’Union européenne. En outre, le fait de proposer des licences à des tiers concernant l’utilisation de la marque en dehors de l’activité principale de la titulaire de la MUE fait partie des prérogatives normales du titulaire d’une marque.

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102 Par ailleurs, la titulaire de la MUE affirme avoir enregistré trois autres marques en Pologne (R. 292 101, marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 21 décembre 2007, dans la classe 36; R. 292 102, marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 21 décembre 2007 pour des services compris dans la classe 39; et R. 318 841, marque verbale «MOSTOSTAL», enregistrée avec une date de priorité au 24 août 2010 pour des produits compris dans la classe 6). En conclusion, la titulaire de la MUE estime être la seule entité habilitée à utiliser les marques «MOSTOSTAL».

103 Toutefois, comme déjà mentionné, Polimex – Mostostal S.A. est habilitée à utiliser des noms de domaines contenant la dénomination «Mostostal», dès lors qu’elle dispose d’une priorité remontant à 2003. Les exemples suivants ont été fournis par la demanderesse en nullité (preuve 5):

a. polimex-mostostal.com a été enregistrée le 5 octobre 2004 et est valable jusqu’au 5 octobre 2020;

b. mostostal.com a été enregistrée le 3 juillet 2003 et est valable jusqu’au 3 juillet 2020;

c. polimex-mostostal.pt a été enregistré le 2 mars 2004 et est valable jusqu’au 2 mars 2021.

104 Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité est habilitée à utiliser la dénomination sociale «Mostostal» depuis 1973 et utilise ce nom dans le signe de la société ainsi que pour désigner l’origine de ses produits et services, à savoir en tant que marque non enregistrée (elle a été habilitée, à titre collectif, à utiliser la marque enregistrée «Mostostal» R 300 pendant de nombreuses années).

105 En outre, il est souligné que deux sociétés (anciens membres du groupe «MOSTOSTAL»), à savoir Mostostal Warszawa S.A. et Mostostal Zabrze S.A., ont reconnu les droits de la titulaire de la MUE sur la dénomination «MOSTOSTAL», la première en concluant un accord (pièce 4) et la seconde au moyen de la procédure d’opposition entamée devant l’Office (pièce 5, décision dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 389 081; décision dans le cadre du recours R 12/2016-4).

106 À cet égard, la division d’annulation a constaté à juste titre que l’intention de la titulaire de la MUE n’était pas légitime au moment du dépôt de la MUE contestée. À proprement parler, l’intérêt du titulaire d’une marque est d’utiliser sa marque et, si possible, de la concéder sous licence afin d’en tirer des avantages.

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107 Or, il a été possible de déduire des circonstances particulières de l’espèce que la finalité réellement poursuivie par la titulaire de la MUE était d'«exploiter de manière parasitaire» la renommée du nom «MOSTOSTAL» en Pologne et de tirer profit de cette renommée au niveau de l’Union européenne.

108 Par conséquent, tous les éléments objectifs précités permettent d’établir que, lors de l’enregistrement de la MUE contestée, la titulaire de la MUE a agi d’une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts de tiers (tels que la demanderesse en nullité), et à ceux d’autres sociétés qui utilisent la marque MOSTOSTAL depuis longtemps, souvent dans leur dénomination sociale.

109 La chambre de recours confirme que les motifs de la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE sont fondés.

Forclusion par tolérance
110 La titulaire de la MUE a fait valoir, en se fondant sur l’article 61 du RMUE, que la demanderesse en nullité n’était pas habilitée à demander la nullité de la marque en cause dès lors qu’elle avait toléré l’usage de celle-ci pendant cinq ans.

111 Conformément à l’article 61 du RMUE, le titulaire d’une MUE antérieure ou d’une marque nationale qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage de la MUE contestée en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la MUE contestée, à moins que l’enregistrement de la MUE n’ait été effectué de mauvaise foi.

112 Par conséquent, quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée; deuxièmement, le dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire; troisièmement, la marque doit être utilisée sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; enfin, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de cette marque après son enregistrement (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 54, 56-58).

113 L’objet de l’article 61 du RMUE est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré l’usage d’une MUE postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et
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d’opposition envers ladite marque, qui pourra donc coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

114 Il s’ensuit que, parmi les conditions prévues, il convient que le titulaire de la marque contestée apporte la preuve que la marque contestée a été utilisée sur le territoire où la marque antérieure est protégée pendant au moins cinq années consécutives et que le demandeur en nullité en avait connaissance (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 31; 28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 30).

115 Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque postérieure. Cette date ne peut qu’être postérieure à celle de l’enregistrement de la marque contestée, moment à partir duquel le droit sur la MUE est acquis et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant, donc, être connue des tiers. C’est à partir de ce moment que le titulaire a la possibilité de ne pas tolérer l’usage et, donc, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327,
§ 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56).

116 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que l’usage avait été toléré pendant une période de cinq ans. Cet argument est rejeté.

117 Le présent recours a été formé le 17 février 2018, soit près de huit ans après le dépôt de la demande de MUE contestée le 24 août 2010.

118 La titulaire de la MUE soutient que la MUE a servi de base à une opposition (02/11/2014, B 2 505 298) formée à l’encontre de la demande de marque n° 13 423 389 introduite par la demanderesse en nullité le 8 avril 2015.

119 Par conséquent, à cette date, la demanderesse en nullité avait connaissance de l’existence de la MUE contestée et moins de cinq ans s’étaient écoulés entre les dates pertinentes. La titulaire de la MUE ajoute que la demanderesse en nullité devait avoir connaissance de l’existence de la MUE contestée depuis sa publication le 10 février 2011, mais, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, la titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.

120 En outre, la titulaire de la MUE affirme à nouveau dans son mémoire exposant les motifs du recours que la demanderesse
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en nullité avait connaissance des marques polonaises enregistrées. Toutefois, la chambre de recours observe qu’aucun des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne concerne la MUE n° 9 329 848 contestée.

121 Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel l’espèce concerne la connaissance qu’avait la demanderesse en nullité de l’existence de la MUE «MOSTOSTAL», et non des enregistrements polonais. Par conséquent, étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas produit d’éléments de preuve pour démontrer que l’usage de la MUE contestée a été toléré, cet argument doit être rejeté comme non fondé.

Conclusion
122 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que la demande en nullité devait être accueillie dans son intégralité et que la MUE devait être déclarée nulle pour tous les services contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes de nullité.

123 En outre, la titulaire de la MUE n’est pas parvenue à prouver que la demanderesse en nullité avait toléré l’usage de la marque en cause.

124 Le recours doit être rejeté.

Frais
125 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à la règle 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.

126 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.

127 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR;
3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation pour un montant total de 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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