EUIPO, 30 janvier 2023, R 0754/2022‑4, DECOPAC

EUIPO 30 janvier 2023

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi au moment du dépôt de la marque
La cour a estimé que la classification erronée des produits ne prouve pas nécessairement la mauvaise foi, et que la titulaire de la marque a prouvé un usage sérieux de la marque pour les produits concernés.
Rejeté
Incertitude créée pour les concurrents
La cour a jugé que la clarté de la protection de la marque n'était pas compromise et que la titulaire de la marque avait agi conformément aux usages honnêtes en matière commerciale.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 30 janv. 2023, n° R0754/2022-4
Numéro(s) :	R0754/2022-4
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 51(1)(b) CTMR, Article 82(2)(j) EUTMDR, Article 28 CTMR, Rule 2(4) CTMIR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 janvier 2023
Dans l’affaire R 754/2022-4
Dekoback GmbH Neue Industriestr. 8 74934 Reichartshausen Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par RECHTSANWÄLTE VON MOERS, Nidegger Str. 21, 50937 Cologne (Allemagne)
contre
DecoPac, Inc.
3500 Thurston Avenue
Anoka, Minnesota 55303
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par FISH indirects RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers, Mies-van- der-Rohe-Str. 8, 80807 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 617 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 160 747)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/01/2023, R 754/2022-4, DECOPAC

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 avril 1996, McGlynn Bakeries, Inc., ci-après dénommée
DecoPac, Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DECOPAC
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans la classe 29 et des services compris dans la classe 35, ainsi que pour les produits suivants:
Classe 30: Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 1997 et la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16 juin 1998 et renouvelée pour la dernière fois le 6 mars 2016.
3 À la suite d’une décision de la division d’annulation dans une demande en déchéance (no 1 2003 C) déposée le 27 octobre 2015, qui a ensuite été partiellement annulée par les chambres de recours dans le recours no R 1795/2017-5, comme l’a confirmé le Tribunal
(05/03/2020, T 80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81-), la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée pour tous ses produits et services compris dans les classes 29 et 35 à compter du 27 octobre 2015, tandis que son usage sérieux pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries comprisdans la classe 30 a été confirmé.
4 Le 19 janvier 2021, DEKOBACK GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous ses produits compris dans la classe 30.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de MUE. La demanderesse en nullité a expliqué les motifs de la demande en nullité comme suit:
«La description de la marque n’est pas autorisée en classe 30. La description de la marque est une décoration comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries. La classe
30 est réservée aux produits alimentaires et comestibles. Les décorations non comestibles ne sont pas autorisées dans la classe 30. Ils appartiennent à la classe 20 ou à la classe 26. La marque est refusée à l’enregistrement.»
6 Le 3 mai 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu à la demande en nullité comme suit:
La marque de l’Union européenne n’a pas été déposée de mauvaise foi, mais pour préserver la poursuite de l’usage de la marque pour les produits revendiqués dans l’Union européenne, en se fondant sur une classification des produits approuvée au
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titre de la classification de Nice. Même si les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries étaient mal classées au moment du dépôt, cela ne constituerait pas une mauvaise foi, mais devrait uniquement donner lieu à un transfert vers la classe adéquate, si tant est qu’il en soit question. En ce qui concerne les décorations comestibles, rien n’explique pourquoi la marque de l’Union européenne aurait dû être déposée de mauvaise foi.
La marque est enregistrée et utilisée depuis de nombreuses années aux États-Unis et dans les pays de l’UE.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Pièce FR 1: Certificat d’enregistrement délivré par l’USPTO le 18 juin 1985.
Pièce FR 2: Exemples d’usage déposés auprès de l’USPTO le 19 octobre 1990.
Pièce FR 3: Mémoire en réponse déposé auprès de l’USPTO le 25 juillet 1983.
Pièce FR 4: Certificat d’enregistrement modifié délivré par l’USPTO le 22 janvier 1991.
Pièce FR 5: Impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque italienne no 728 353 DECOPAC.
Pièce FR 6: Impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque irlandaise no 172 680 DECOPAC;
Pièce FR 7: Impression du registre des marques pour l’enregistrement de la marque britannique no 2 025 563 DECOPAC;
7 Par une communication datée du 15 juillet 2021, la demanderesse en nullité a répondu qu’elle considérait la marque de l’Union européenne dans son ensemble comme «irrecevable», étant donné que les produits non comestibles ne sont pas couverts par la classe 30, de sorte que la liste des produits de la MUE dans son ensemble crée une incertitude, en particulier pour les concurrents, quant à l’étendue de sa protection. La demanderesse en nullité a également affirmé que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait enregistré la marque également pour des produits et services compris dans les classes 29 et 35, pour lesquels elle a été déchue pour non-usage, démontre que l’enregistrement dans son ensemble visait à décourager les concurrents potentiels et à les empêcher de commencer leurs activités commerciales.
8 Dans sa réponse du 27 septembre 2021, la titulaire de la MUE a insisté sur le fait que, même si les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries peuvent être mieux classées dans une autre classe, cela ne justifie pas qu’elle ait agi de mauvaise foi ou avec une intention malhonnête.
9 Par décision du 9 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne puisse avoir mal classé les produits au moment du dépôt ne démontre pas immédiatement que cette classification
a été effectuée de mauvaise foi ou dans le cadre d’une intention malhonnête.
Dans son arrêt du 05/03/2020, 80/19,-DECOPAC, EU:T:2020:81, le Tribunal a confirmé que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries compris dans la classe 30 avait été prouvé. Ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont considéré que la déchéance de la marque de l’Union européenne devait être prononcée. Le fait que les produits aient pu être classés à tort n’a pas été considéré comme un motif d’annulation ou de déchéance de la marque.
Il appartient à la demanderesse en nullité de prouver que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, la titulaire de la MUE a démontré ses raisons et sa logique commerciale pour le dépôt de la MUE, concrètement, qu’elle avait enregistré la marque américaine
antérieure no 1 343 003 dans la classe 30pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries et qu’elle avait déposé ses marques postérieures, y compris la MUE, sur la base de l’acceptation de cette classification par l’Office américain.
Par conséquent, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt, la demande en nullité est rejetée.
10 Le 4 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juillet 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
12 Le 27 septembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 4 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande.
13 Le 4 novembre 2022, la demanderesse en nullité a présenté sa réplique.
14 Le 14 décembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office qu’elle n’avait pas l’intention de présenter une duplique en réponse à la réplique de la demanderesse.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
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La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société américaine qui a initialement vendu des décorations pour gâteaux préemballés exclusivement sur le marché américain. En 1998, elle a acheté la société anglaise Fa. Culpitt Ltd. et depuis lors a également distribué des décorations préemballés pour gâteaux en Europe, mais exclusivement par l’intermédiaire de la filiale susmentionnée. En 1996, la marque contestée a été déposée auprès de l’EUIPO pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 35, compris dans la classe 30, spécifiquement pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries.
La société de la demanderesse en nullité a été créée en 2009 et vend des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux, tartes, pâtisseries, etc., principalement dans les pays de l’Union européenne mais aussi en Suisse. La protection a été demandée pour la marque «Dekoback» le 16 janvier 2015.
En 2015, la demanderesse en nullité a formé une action en déchéance contre la marque de l’Union européenne contestée. Elle a conduit à ce que la marque reste inscrite au registre pour les produits compris dans la classe 30, tandis qu’elle a été déclarée déchue pour les autres produits et services compris dans les classes 29 et 35 en raison du non-usage.
La décision attaquée est fondée sur une interprétation de base erronée, étant donné que l’enregistrement de marques sert non seulement à des fins administratives, mais également à fixer l’étendue de leur protection, raison pour laquelle elles sont enregistrées dans des classes spécifiques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne savait, au moment de la demande de marque de l’Union européenne, que les décorations non comestibles ne pouvaient pas être enregistrées dans la classe 30. Seules les décorations comestibles sont éligibles dans cette classe. La titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé trois autres demandes en Suisse, en Allemagne et en Chine en 1995, qui ont été rejetées pour des décorations non comestibles comprises dans la classe 30.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait savoir que les décorations non comestibles ne pouvaient pas être enregistrées dans la classe 30. Néanmoins, elle a, sciemment et à tort, poursuivi sa demande de marque et l’a étendue de manière inadmissible bien au-delà de son véritable domaine d’activité, comme démontré dans la demande en déchéance largement accueillie. Ce faisant, elle a découragé et découragé les autres entreprises de commercialiser leurs propres produits et services dans les domaines réservés.
La mauvaise foi de la titulaire de la MUE est également démontrée par son comportement dans la demande en déchéance. Bien qu’elle n’ait pas été active à l’égard des produits et services compris dans les classes 29 et 35, elle a néanmoins déposé la marque dans ces classes et s’est prononcée contre leur suppression dans le cadre de la demande en déchéance. Elle a donc activement entravé l’activité d’autres acteurs du marché dans ces classes.
Au moment de la demande d’enregistrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé des décorations non comestibles dans la classe 30 alors qu’elle savait qu’elles étaient incorrectes, ainsi que pour des produits et services compris dans
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deux classes dans lesquelles elle n’était pas et ne serait jamais active. Ce comportement démontre en soi la mauvaise foi.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est désormais tenue de présenter des éléments de preuve et est tenue de fournir des explications plausibles sur les classes et la logique économique sous-tendant l’application de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la marque contestée est plus à même d’éclairer l’Office sur ses intentions lorsqu’elle demande cette marque.
En outre, conformément au principe de clarté du registre pour des raisons de sécurité juridique, les tiers et, en particulier, les concurrents, doivent être en mesure de comprendre directement et sans ambiguïté l’objet de la protection des marques. Les inscriptions au registre doivent donc être univoques et correctes.
16 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve de la mauvaise foi et n’a pas démontré ce qui constituerait une mauvaise foi. Aucun argument juridique ne permet de soutenir qu’une éventuelle classification erronée entraînerait une mauvaise foi de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
– La marque de l’Union européenne a été déposée de bonne foi afin de préserver le maintien de l’usage de la marque pour les produits revendiqués.
– La titulaire de la marque de l’Union européenne a en effet sciemment poursuivi une protection pour des décorations non comestibles parce qu’elle utilise effectivement la marque pour ces produits, comme l’a confirmé le Tribunal.
– Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de l’allégation selon laquelle la titulaire de la MUE a déposé la demande sans intention de l’utiliser et uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. L’usage sérieux de la MUE a été confirmé dans le cadre de la précédente procédure de déchéance rejetée par la demanderesse en nullité.
– La bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire.
– La marque de l’Union européenne contestée n’est ni claire ni ambiguë. Les produits revendiqués décorations comestibles pour gâteaux et pâtisseries et décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries sont suffisamment clairs et il ne fait aucun doute que tant les autorités compétentes que le public pertinent peuvent déterminer l’étendue de la protection sans problème.
– La demanderesse en nullité affirme à tort que la titulaire de la marque de l’Union européenne a acheté la société Fa (?) Culpitt Ltd. en 1998 et distribuait depuis lors des décorations préemballés pour gâteaux en Europe exclusivement par l’intermédiaire de cette entité. La titulaire de la marque de l’Union européenne vend ses produits directement sur le marché de l’Union depuis plus de dix ans, et la demanderesse en nullité en a connaissance, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la précédente procédure de déchéance.
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– Enfin, la demanderesse en nullité n’a pas mentionné que ses marques «DEKOBACK» ont fait l’objet d’une opposition de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne en avril 2015 et qu’elle a depuis lors tout essayé de retarder la présente procédure d’opposition.
17 Les arguments soulevés dans la réponse de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
– Au moment du dépôt de la demande, la titulaire de la MUE a procédé à une classification erronée de mauvaise foi, car elle a demandé l’enregistrement de classes non actives et erronées. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne produit ni ne vend de nourriture et n’a jamais eu l’intention d’exercer une activité dans le domaine des produits et services compris dans les classes 29 et 35.
– La mauvaise foi ne peut s’appliquer qu’à une partie d’une demande, elle n’est pas compréhensible. La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé sa demande pour l’ensemble des produits et services.
– La marque de l’Union européenne contestée n’est pas suffisamment claire. Les décorations comestibles pourraient être enregistrées pour la classe 30, mais pas pour des décorations non comestibles. Ils relèvent de la classe 17.
– Les actions en justice contre la MUE ont été pour l’essentiel couronnées de succès et la demanderesse en nullité n’a pas tenté de retarder une quelconque procédure.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Droit applicable
19 Il convient de souligner d’emblée que, même si la division d’annulation, dans la décision attaquée, a appliqué les dispositions du règlement (CE) no 2017/1001, ratione temporis et compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ce qui est déterminant aux fins de l’identification du droit matériel applicable en ce qui concerne les demandes en nullité (29/11/2018,-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965,
§ 2; 23/04/2020, 736/18-P, GUGLER, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée), le cas d’espèce est régi par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC). Dansces conditions, les références au règlement 2017/1001 doivent être comprises, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant les dispositions identiques du RMC, ce qui n’affecte toutefois pas la légalité de la décision attaquée.
20 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites par la division d’annulation dans les décisions attaquées et celles faites par les parties dans leurs arguments respectifs à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no
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2017/1001 doivent être comprises comme faisant référence à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
21 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur (voir 11/12/2012, Commission/-Espagne, 610/10, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée; 18/01/2023,
T 528/21-, Morfat, EU:T:2023:4, § 32), l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001.
22 Étant donné que le recours a été formé le 4 mai 2022, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique à lui.
Recevabilité du recours
23 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
24 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la division d’annulation rejetant dans son intégralité sa demande en nullité de la marque de l’Union européenne contestée.
25 La demanderesse en nullité a fondé sa demande en nullité sur deux arguments, à savoir, premièrement, que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé la demande de MUE dans des classes pour lesquelles elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque et, deuxièmement, qu’une partie des produits compris dans la classe 30 (décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries) avait été déposée dans une classe erronée.
26 En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse en annulation renvoie à l’action en déchéance qu’elle a introduite contre la marque de l’Union européenne en cause dans les classes 29, 30 et 35 initiales le 27 octobre 2015 (voir résumé au paragraphe 3 ci-dessus). À la suite de l’arrêt du Tribunal du 05/03/2020,-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, la déchéance de la marque de l’Union européenne pour ses produits et services compris dans les classes 29 et 35 a été confirmée, ainsi que son usage sérieux pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries compris dans la classe 30, pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée a été maintenue au registre.
27 La chambre de recours rappelle que la déchéance d’une marque de l’Union européenne a un effet ex nunc. Concrètement, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, applicable à ladite action en déchéance, une MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de dépôt de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets d’une marque enregistrée, dans la mesure où le titulaire est déchu de ses droits. Dans le cas de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits dans la mesure où elle couvrait des produits et services compris dans les classes 29 et 35 à compter du 27 octobre
2015.
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28 La Chambre n’est pas compétente pour étendre son examen aux produits et services qui ne font pas l’objet du recours (voir, par analogie, 28/03/2019,-251/17 indirects T-252/17, Simply. Connecté. (marque fig.), EU:T:2019:202, § 31].
29 Par conséquent, toute allégation concernant la marque de l’Union européenne pour ses produits et services pour lesquels la déchéance a été déclarée presque six ans avant le dépôt de la demande en nullité en cause ne relève clairement pas du présent recours.
30 La chambre de recours appréciera donc la demande en nullité de la MUE sur la base du raisonnement de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE pour les produits décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries compris dans la classe 30.
Principes généraux relatifs à la mauvaise foi
31 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, la nullité d’une marque est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
32 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à sa signification habituelle dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation sur les marques [-12/09/2019,
104/18P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43; 05/07/2016-, 167/15,
NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 51 et jurisprudence citée]. Si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. A cet égard, le RMC a pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la marque de l’Union européenne visent, notamment, à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance [voir, par analogie, 12/09/2019, 104/18P-, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45].
33 Par conséquent, le motif absolu de nullité visé à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier de la fonction essentielle-de la marque (12/09/2019, EU:C:2019:724, § 46).
34 Selon la Cour de justice, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur d’une marque, au sens de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant
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au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment: I) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; II) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 53).
35 Cela étant, il ressort de la jurisprudence que les facteurs susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015,-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
§ 67 et jurisprudence citée). L’objectif d’intérêt général consistant à empêcher des enregistrements de marques abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que dans les circonstances limitativement énoncées dans l’arrêt Lindt Goldhase (23/05/2019, 3/18 indirects-T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 53 et jurisprudence citée). Par conséquent, le fait qu’un seul de ces facteurs ne soit pas présent n’empêche pas nécessairement de constater, selon les circonstances particulières de l’espèce, que le demandeur de marque était de mauvaise foi (07/07/2016,-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 147).
36 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit-dépôt (26/02/2015, 257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée).
37 Toute personne est habilitée à invoquer le motif absolu de nullité prévu à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC. En outre, l’article 55, paragraphe 1, point a), du RMC
[qui correspond à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE] n’exige pas que la demanderesse en nullité invoquant l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée soit titulaire d’un quelconque droit antérieur. La mauvaise foi est une cause absolue de nullité qui est fondée, en droit, sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque, mais pas nécessairement sur les effets d’un tel comportement vis-à- vis du demandeur en nullité. Cette disposition a pour but non pas de protéger des droits antérieurs, mais de sanctionner un comportement malhonnête. En ce sens, la cause de nullité de mauvaise foi «structurelle» ne constitue pas une exception au principe dit de
«premier déposant» — comme cela pourrait être déduit à tort d’une formulation fréquemment utilisée par le Tribunal dans ce contexte (14/02/2012-, 33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, §-16; 21/03/2012,-227/09, FS, EU:T:2012:138, §-31; voir également 11/07/2013, 321/10-, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17-), mais sanctionne un «défaut de naissance» intrinsèque de la marque contestée qui pourrait tout à fait être totalement indépendant de l’existence de tout droit antérieur (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 41; 22/07/2019, R
1849/2017-2, MONOPOLE, § 41).
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38 En l’espèce, aucun des facteurs soulevés par la demanderesse en nullité, pris isolément ou combinés, ne prouve que, comme l’a correctement indiqué la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. En particulier, la chambre de recours souhaite souligner ce qui suit:
a) L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la MUE
39 L’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (-11/06/2009, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
40 Selon la demanderesse en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment de la demande de MUE, à savoir le 1 avril 1996, parce qu’elle avait sciemment déposé une partie des produits compris dans la classe 30(décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries) dans la mauvaise classe.
41 Il est vrai, comme l’a souligné la demanderesse en nullité, que la liste des produits et services doit être libellée de manière à indiquer clairement la nature des produits et services et à ne permettre la classification de chaque produit et service que dans une seule classe de la classification de Nice.
42 Toutefois, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 28 du RMC, règle
2 (4) du REMC, la classification des produits et services est effectuée à des fins exclusivement administratives. La finalité de la classification de Nice est uniquement de faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marques en proposant certaines classes et catégories de produits et services (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 27; 10/07/2014, 420/13-, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, §
8). Enoutre, la classification de Nice ne peut déterminer, en soi, la nature et les caractéristiques des produits. Elle est, en substance, conçue pour refléter les besoins du marché et non pour imposer une segmentation artificielle des produits [28/05/2020,
681/18-, Stayer (fig.), EU:T:2020:222, § 40; 06/10/2021, 372/20-, Juvederm,
EU:T:2021:652, § 54). Dès lors, compte tenu des objectifs poursuivis par la classification de Nice, de même que le simple fait qu’une marque soit enregistrée de manière incorrecte dans une classe ne saurait entraîner la déchéance d’une marque si elle a effectivement été utilisée pour les produits et/ou services correspondants (06/10/2021, 372/20, Juvederm-, EU:T:2021:652, § 55), de même qu’elle ne saurait conduire à conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
43 La titulaire de la MUE a prouvé qu’elle avait fait un usage sérieux de la marque pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries, comme l’a confirmé l’arrêt du-05/03/2020, 80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81. En effet, le Tribunal a considéré que la définition de ces produits était suffisamment claire et précise pour parvenir à cette conclusion.
44 Rien n’indique, et rien n’a été prouvé par la demanderesse en nullité, que le comportement du titulaire de la MUE se serait écarté des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019-, 795/17,
NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23). Avec son enregistrement, la titulaire de la MUE a
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exercé un droit exclusif à des fins qui sont conformes aux fonctions d’une marque, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des produits, ainsi qu’elle l’a démontré devant le Tribunal et devant les chambres de recours.
45 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne savait que les produits étaient classés à tort en raison de marques antérieures «DECOPAC» dans d’autres juridictions (Suisse, Allemagne et Chine) doit être rejeté comme non fondé. Les simples conditions administratives dont les marques nationales ont fait l’objet ne sont pas un argument démontrant la mauvaise foi au moment du dépôt d’une MUE. La titulaire de la MUE n’était pas tenue de déposer ou de requalifier sa marque, d’autant plus que l’Office ne l’a pas invitée à le faire, comme c’est généralement le cas lorsqu’une marque est déposée dans une classe erronée. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a tiré aucun avantage de la classification erronée de la MUE contestée (hormis peut-être l’économie du paiement d’une taxe supplémentaire par classe).
46 En outre, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel, en enregistrant la marque pour des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans une classe erronée, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait découragé ou découragé les concurrents de commercialiser leurs propres produits, doit également être rejeté, étant donné que cela ne dépend pas de la classe dans laquelle une marque antérieure est déposée. La demanderesse en nullité n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait indûment tiré profit de la classification erronée de sa marque par rapport à des concurrents potentiels, et elle n’a fourni aucun exemple de la manière dont cela pourrait se produire.
47 Eneffet, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que, par la classification erronée des produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne a cherché à porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’origine. Comme démontré devant le Tribunal, comme elle l’avait déjà fait devant les chambres de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait un usage sérieux de sa marque pour des décorations comestibles et non comestibles pour des gâteaux et pâtisseries, d’une manière qui remplit la fonction de marque de la MUE.
48 Il ne ressort pas d’indices pertinents et concordants, comme l’exige la jurisprudence citée ci-dessus, que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait déposé la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne dans un but autre que le jeu de la concurrence loyale, ni qu’elle ait suivi avec la demande une stratégie de dépôt spécifique lui conférant un certain avantage indu (comme dans l’affaire 21/04/2021-, 663/19, Monopoly, EU:T:2021:211, § 94). La classificationerronée de produits spécifiques d’une marque ne constitue pas en soi un acte abusif contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Et encore moins en l’espèce, où l’intention commerciale de la titulaire de la MUE, à savoir l’usage sérieux de la MUE contestée pour les produits en cause, a été prouvée (05/03/2020,-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 82).
49 La demanderesse en nullité n’a pas non plus établi que la titulaire de la MUE savait, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, que la demanderesse en nullité, ou tout autre concurrent, souhaitait déposer une marque identique ou similaire, que la titulaire de la MUE entendait bloquer à son enregistrement. Au contraire, la demanderesse en nullité
a déposé sa propre marque «Dekoback» près de 19 ans plus tard, le 16 janvier 2015, contre
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laquelle la titulaire de la MUE s’est opposée à l’exercice de ses droits antérieurs sur la marque. Rien ne prouve que ce dernier a tenté d’empêcher ou de bloquer la demanderesse en nullité d’une manière indue.
50 Dans la mesure où la demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE a déposé la demande sans intention de l’utiliser, la chambre de recours estime qu’une entreprise peut légitimement demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services au moment du dépôt de la demande, mais également pour des produits et services qu’elle entend commercialiser à l’avenir (07/06/2011,
507/08,-16PF, EU:T:2011:253, § 88-89, 14/02/2012, 33/11-, BIGAB, EU:T:2012:77, §
25). En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité a utilisé la voie de recours appropriée pour examiner l’usage sérieux de la marque contestée, à savoir une demande en déchéance pour non-usage. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’absence d’intention de la titulairede la marque de l’Union européenne d’utiliser la marque contestée ne saurait être déduite dusuccès partiel de la demanderesse en nullité dans la procédure de déchéance qui a abouti à l’arrêt du05/03/2020, 80/19-, DECOPAC, EU:T:2020:81, dans la mesure où cette procédure concernait la période allant du 27 octobre 2010 au
26 octobre 2015. Les preuves de l’usage, ou l’absence d’usage, qui concernent une période commençant 14 ans après la date de dépôt, ne sont pas concluantes pour établir l’existence d’une mauvaise foi à la date de dépôt de la marque contestée. Il ressort de la jurisprudence que les titulaires de la MUE ne sont pas tenus de savoir à la date de dépôt de la demande quand ils commenceront à utiliser leur marque. À cet effet, ils disposent du délai de grâce de cinq ans (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 67 et jurisprudence citée).
51 En résumé, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait une motivation subjective, une intention malhonnête ou tout autre motif dommageable au moment du dépôt de la MUE contestée qui s’écarterait des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016-, 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28). Aucun desarguments de la demanderesse en nullité n’est de nature à établir que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne présentait aucune logique commerciale sous- jacente pour la titulaire de la MUE ou que cette demande avait été présentée dans le but d’obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque
[13/07/2022, T-147/21, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2022:444 § 48].
b) Charge de la preuve de la mauvaise foi
52 Selon la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE a l’obligation de fournir des explications sur la logique commerciale du dépôt de la marque.
53 Il est rappelé qu’il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012-, T 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 21 et 57; 08/03/2017,
T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée).
54 Ce n’est que lorsque les circonstances objectives du cas d’espèce qui ont été invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi
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dont dispose le titulaire de la marque en cause qu’il incombe à ce dernier de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, 3/18 indirects-T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-et jurisprudence citée, 21/04/2021,
T 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
55 En l’espèce, aucune des circonstances objectives de l’espèce n’indique que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Dans l’ensemble, les faits et éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sont pas concluants pour démontrer que le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’écarterait des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ou qu’il aurait fait partie d’une stratégie de dépôt abusive. Au contraire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré que le dépôt de la MUE a suivi celui d’autres enregistrements au niveau national, comme le prouvent les impressions des différents registres de marques énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, et qu’en outre, elle a fait un usage sérieux de la marque sur le territoire de l’Union européenne.
56 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les arguments et les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité sont principalement fondés sur des suppositions et des présomptions, tandis que la titulaire de la MUE a suffisamment démontré que le dépôt de la MUE suivait une logique commerciale.
57 La présomption de bonne foi de la MUE contestée est donc maintenue.
Conclusion
58 C’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et ses conclusions sont pleinement approuvées par la chambre de recours.
59 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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