EUIPO, 6 mars 2025, R 0774/2024‑5, CASTELBAJAC (fig.)

EUIPO 6 mars 2025

Arguments

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Rejeté
Absence de dépôt réitéré
La cour a estimé que les différences entre les marques étaient minimes et que le dépôt de la marque contestée était en réalité un dépôt réitéré, ce qui constitue un motif de mauvaise foi.
Rejeté
Logique commerciale du dépôt
La cour a jugé que la titulaire n'a pas démontré une intention d'utiliser la marque de manière sérieuse et que le dépôt était motivé par une intention de nuire aux droits du demandeur en annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision R 774/2024-5 du 6 mars 2025, la Cinquième chambre de recours a examiné le recours de PMJC contre la décision d'annulation de sa marque figurative par la Division d'Annulation. Jean-Charles de Castelbajac a demandé l'annulation de la marque, arguant de sa mauvaise foi lors du dépôt, en raison de dépôts réitérés de marques antérieures déchues. La juridiction a confirmé la nullité de la marque, considérant que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi, en raison de l'absence d'usage effectif et sérieux des marques antérieures et des relations conflictuelles entre les parties. Le recours a été rejeté, et PMJC a été condamnée à payer les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 6 mars 2025, n° R0774/2024-5
Numéro(s) :	R0774/2024-5
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 6 mars 2025
Dans l’affaire R 774/2024-5
PMJC 5 passage Piver 75011 Paris
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France
contre
Jean-Charles de Castelbajac 2, rue Poncelet 75017 Paris France Demandeur en annulation / Défendeur au recours représenté par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 57 071 C (marque de l’Union européenne n° 18 589 305)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente

Langue de procédure : français
06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 octobre 2021, PMJC (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants:
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bandoulières [sangles pour épaules]; Bandoulières en cuir; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Étiquettes en cuir; Fourrures [peaux d’animaux]; Fausse fourrure; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes en cuir.
Classe 25 : Chapellerie ; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ; Vêtements; Articles chaussants.
2 La demande a été publiée le 16 novembre 2021 et la marque a été enregistrée le
23 février 2022.
3 Le 8 novembre 2022, Jean-Charles de Castelbajac (« le demandeur en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g) (indiqué sur le formulaire de la demande en nullité), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE (déduit des arguments du demandeur en annulation présentés avec la demande en nullité).
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5 Le demandeur en annulation a déposé les pièces suivantes.
En date du 8 novembre 2022
− Pièce n°1 : Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2022, PMJC c. M. Jean-Charles de Castelbajac qui a « Dit que la société PMJC est déchue de ses droits sur la marque
[française] « JC DE CASTELBAJAC » n°°3 201 616 pour désigner les vêtements
(habillement) pour femmes, hommes et enfants et les services de dessinateurs de mode; stylisme (vestimentaire) et sur la marque [française] « JEAN-CHARLES
DE CASTELBAJAC » n°°1 640 795 pour les produits cosmétiques et de beauté et les vêtements, et ce à compter du présent arrêt ». L’arrêt de la Cour d’appel de Paris était fondé sur l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle français, aux termes duquel « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : (…) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
− Pièce n°2 : TGI Paris, 20 décembre 2019, M. de Castelbajac c. PMJC.
− Pièce n°3 : TGI Paris, 26 juin 2020, PMJC c. M. de Castelbajac.
− Pièce n°4 : Déclaration de retrait à la suite d’une demande en déchéance de la marque n° 3 178 985 en classe 9.
− Pièce n°5 : Décision de l’INPI, 9 septembre 2021, statuant sur la déchéance pour non
usage de la marque française n° 94 519 229 :
− Pièce n°6 : (11/11/2020, 44 045 C) prononçant la déchéance de la MUE n° 4 407 251
notamment pour des produits en classes 18 et 25, la titulaire de la MUE n’ayant pas déposé de preuves d’usage.
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En date du 17 mai 2023
− Pièce n°7 : Conclusions de M. de Castelbajac en première instance, du 18 février 2020 (dossier sur la déchéance des marques de PMJC pour usage trompeur).
− Pièce n°8 : Cour de cassation, 8 février 2017, Christian Lacroix.
− Pièce n°9 : Cour d’appel de Paris, 7 mai 2021.
6 La titulaire de la MUE a déposé les pièces suivantes.
En date du 7 mars 2023
− Pièce n°1 : Acte de cession des actifs de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC, en date du 3 février 2012.
− Pièce n°1bis : Annexe 2 « listing des marques » à l’acte de cession en date du 3 février 2012.
− Pièce n°1ter : Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC.
− Pièce n°2 : Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011.
− Pièce n°3 : E-mail adressé par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC.
− Pièce n°4 : Statuts de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC.
− Pièce n°5 : Cass., Com., 27 février 1990 – n° 88-19.194.
− Pièce n°6: Cass. Com., 12 mars 1985, n° 84-17163, Bordas.
− Pièce n°7 : Extraits du Code civil – Légifrance.
− Pièce n°8 : Cass., Com., 31 janvier 2006, RG 05-10116, Inès de la Fressange.
− Pièce n°9 : Lamy Droit du Contrat, Chapitre 2, Section 3, § 3 L’action directe – mise à jour juillet 2018.
− Pièce n°10 : Le Droit Maritime Français, N° 531, 1 octobre 1993.
− Pièce n°11 : TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 16 décembre 1998.
− Pièce n°12 : CA Rennes, 13 octobre 2015, n°°13/03463.
− Pièce n°13 : Déclaration de pourvoi en date du 5 décembre 2022.
− Pièce n°14 : Jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession.
− Pièce n°15 : Décision de l’INPI n°°DC20-0019/LZ du 9 avril 2021.
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− Pièce n°16 : Preuves d’usage de la marque française n°°94 519 229 déposées dans le cadre de la procédure en déchéance n°°DC20-0019/LZ devant l’INPI dans lesquelles figurent des photos de la collection Automne-2017-2018, 2019 :
, .
En date du 17 juillet 2023
− Pièce n°17 : Bulletin officiel de la propriété intellectuelle – FR1 416 614 (BOPI 87/50).
− Pièce n°18 : Bulletin officiel de la propriété intellectuelle – FR94 519 229 (BOPI 94/24).
− Pièce n°19 : Cass, 3ème civ., arrêt n° 1 235 du 16 novembre 2005, Pourvoi n° 04-10.824.
− Pièce n°20 : Le Lamy Droit du contrat – 1717 Notion d’action directe.
− Pièce n°21 : Cass. Com, arrêt n° 1 002 du 22 mai 002, Pourvoi n° 99-11.113.
7 Par décision rendue le 15 février 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulat io n
a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Remarques préliminaires au sujet de la garantie d’éviction en droit français
− La titulaire de la MUE considère que la présente action en déchéance devrait être déclarée irrecevable sur la base de la loi française « garantie d’éviction ».
− Néanmoins, pour des raisons évidentes, l’Office n’est pas compétent pour appliquer le droit français et la recevabilité de la présente action doit être évaluée conformément aux règlements pertinents de l’Union européenne.
− Par lettre du 9 novembre 2022, l’Office a communiqué aux parties que la présente demande en nullité a été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE et en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, ce qui est confirmé par la Division d’Annulation.
Causes de Nullité Absolue, article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
Recevabilité
− Le demandeur en annulation a invoqué dans ses observations, accompagnant sa demande en nullité, la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Bien que l’article 59,
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paragraphe 1, point b), RMUE correspondant n’ait pas été invoqué dans le formulaire, les motifs de nullité sont considérés comme dûment indiqués si l’une des options correspondantes du formulaire de nullité est sélectionnée ou s’ils peuvent être déduits des arguments du demandeur en annulation présentés avec la demande. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs, sans doute aucun, le motif est recevable, ce qui est le cas en l’espèce.
− La demande est recevable. La description précise exposant les motifs et les preuves à l’appui est facultative au stade du dépôt de la demande en nullité. Lorsqu’ils sont nécessaires aux fins de justifier la demande, ils doivent être présentés avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, qui clôt la phase contradictoire de la procédure de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE). Ils concernent le fond, et non la recevabilité de la demande. Il est vrai que parfois le demandeur en annulation a mélangé les arguments relatifs au caractère trompeur avec ceux relatifs à la mauvaise foi. Toutefois la titulaire de la MUE a été en mesure d’apporter ses arguments au sujet de la mauvaise foi et du fondement des dépôts réitérés. La recevabilité de ce motif est donc confirmée.
Fondement: dépôt réitéré
− Le demandeur en annulation invoque dans les observations accompagnant sa demande la notion de dépôt réitéré. Il soutient que la marque contestée constituerait une demande réitérée de marques antérieures déchues dont les signes d’une part, et les produits d’autre part, seraient quasi-identiques, et ajoute que les « différe nces minimes » entre les signes seraient « des changements purement décoratifs ».
− Les marques antérieures auxquelles fait référence le demandeur en annulation sont en particulier les marques figuratives suivantes :
• Marque française n°°94 519 229 notamment déposée en classes 18 (cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sac à main, sacs de voyage) et 25
(vêtements, chaussures, chapellerie) et révoquée pour non-usage par décision de l’INPI du 9 septembre 2021 pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque, y compris en classes 18 et 25, les preuves ayant été jugées insuffisa ntes pour la période pertinente à savoir 2015-2020.
• MUE n°°4 407 251 déposée notamment en classes 18 (Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, porte- cartes, porte-documents, étuis pour clés, sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d’écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes) et 25 (Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), bottes, sandales, chapellerie et révoquée pour non-usage le 11 novembre 2020, la titulaire de la MUE n’ayant pas déposé de preuves.
− La titulaire de la MUE n’a pas prouvé un usage effectif et sérieux des marque s françaises et de l’UE. Dans la procédure en déchéance devant l’INPI, à laquelle le demandeur en annulation était également partie (Pièce n°15 – Décision de l’INPI
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n°°DC20-0019/LZ du 9 avril 2021), des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque française n°°94 519 229 en classes 18 et 25 ont été versées au débat par la titulaire de la MUE.
− Ces preuves sont constituées des éléments suivants :
• Extraits de lookbooks présentés comme correspondant aux collections Automne- Hiver 2017-2018, et Automne-Hiver 2018-2019 sur lesquels apparaît le signe sur des chemises, des pulls et des manteaux.
• Extraits du catalogue présentés comme étant ceux du catalogue « Castelbajac » pour la collection 2019 sur lesquels on pouvait voir le signe figurer sur des sweats, des teeshirts et des tote-bags.
• Extraits du compte Instagram de la titulaire de la MUE contestée portant trois publications datées du 18 février 2019, du 5 novembre 2018 et du 21 novembre 2019 et sur lesquelles on peut constater que le signe était apposé sur des tote-bags et des sweats.
• Plaquette de présentation de la marque contestée datée de janvier 2018 provenant de « diffusion le HAPPY CULTURE ».
(Pièce n°16 – Preuves d’usage de la marque française n°°94 519 229 déposées dans le cadre de la procédure en déchéance devant l’INPI).
− L’analyse de ces pièces par la Division d’Annulation ne peut que confirmer l’analyse qui en a été faite par l’INPI. Les extraits produits sont des documents dont la diffusio n au public n’est pas certaine et ne comportent ni prix, ni informations relatives à d’éventuelles ventes. La plaquette de présentation s’apparente à un document interne sans aucun élément de nature à identifier sa source et sa destination. Seules trois publications sur Instagram portent une date certaine mais elles sont largeme nt insuffisantes à prouver un usage effectif et sérieux. Ces publications n’apportent pas d’indications pertinentes sur l’offre à la vente des produits portant la marque contestée, leur prix, des adresses de sites de vente par internet ou d’autres éléments susceptibles de corroborer leur vente.
− La titulaire de la MUE après avoir été déchue de ses droits de sa marque française et de sa MUE a redéposé la marque contestée le 28 octobre 2021, à savoir moins de deux mois après la déchéance de la marque française pour non-usage et moins d’un an après la déchéance de la MUE.
− Bien que la marque contestée ne soit pas identique aux marques antérieures de la
titulaire de la MUE , les différences sont minimes surtout considérant la forme cruciforme du J. La présence de l’élément verbal « CASTELBAJAC » peut être considérée comme négligeable en raison de son manque de visibilité et quoi qu’il en soit de sa non-dominance lorsque comparée à la taille des autres éléments. Comme bien développé par le demandeur en annulation, l’élément dominant des deux signes, à savoir un dessin en noir et blanc d’une croix ornée d’une couronne, représentant la
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stylisation de la lettre « J », dont la barre horizontale se termine en demi-cercles, ces derniers représentant la lettre « C », est présent de manière identique dans les deux signes et les marques désignent notamment des produits identiques ou similaires en classes 18 et 25. Les différences minimes, à savoir le changement de contraste de la couronne, la suppression du cercle entourant le dessin et l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » en taille minuscule, constituent des changements qui ne sont pas facilement détectables à l’œil nu lors de l’observation par le consommate ur moyennement attentif et ne seront perçus qu’après avoir examiné les marques côte à côte.
− Toutefois, comme mentionné par la titulaire de la MUE, dans les cas où le propriétaire de MUEs possède plus d’une marque, le simple fait que les différences entre les marques en cause enregistrées par la même titulaire de la MUE soient si insignifia ntes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ne saurait à lui seul démontrer que la MUE contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34). La marque contestée ne peut donc être déclarée nulle aux seuls motifs qu’elle serait similaire à des marques antérieures déchues.
− De même, le fait qu’une MUE antérieure hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d’un certain nombre de classes ne saurait non plus être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services (13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, § 45).
− Il est nécessaire afin d’établir la mauvaise foi d’établir que la titulaire de la MUE poursuivait une intention malhonnête comme d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle la titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, § 36 et suivants.).
− La mauvaise foi est également constatée lorsque la titulaire de la MUE enchaîne les demandes d’enregistrement de marques nationales visant à lui conférer une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu par l’article 34, paragraphe 1, du RMUE et même celle du délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
− Outre les facteurs susmentionnés, les autres facteurs potentiellement pertinents cités par la jurisprudence afin d’apprécier l’existence d’une mauvaise foi comprennent ceux cités ci-dessous :
• Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création.
• La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE ainsi que.
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• La chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21; 08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:240, § 39 ; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIN D, EU:T:2015:115, § 68).
− Dans le cas présent, le logo en question est composé des initiales de Jean-Charles de Castelbajac « J C C » disposées de façon originale. La titulaire de la MUE n’ayant pas été en mesure de prouver un usage effectif et sérieux de ses marques antérieures, il n’est pas accepté que les variations apportées à la marque contestée rentre nt dans sa logique commerciale. Comme mentionné par le demandeur en annulat io n, elle avait elle-même procédé au retrait spontané d’une marque composée d’un signe identique en août 2020 (Pièce n°4) même si déposée en classe 9.
− En redéposant une MUE similaire aux marques antérieures déchues ou attaquées en déchéance, la titulaire de la MUE vise à prolonger indûment la période de grâce de cinq ans attachés à tout nouveau dépôt. Les conditions dans lesquelles le logo a été créé et déposé par le demandeur en annulation, puis cédé à la titulaire de la MUE en
2012 ainsi que le long conflit existant entre les parties et le fait que la titulaire de la MUE n’a pas pu expliquer la logique commerciale qui sous tendait le nouveau dépôt du signe contesté et ses variations permettent à la Division d’Annulation de conclure que sa mauvaise foi a été établie. La titulaire de la MUE ne peut prétendre monopoliser des droits acquis en 2012 et de redéposer des marques indéfiniment si elle n’en fait pas un usage effectif et sérieux.
Conclusion
− Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation a conclu qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits.
8 Le 10 avril 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Pièce n 1 : Acte de cession des actifs de la société Jean-Charles de Castelbajac à la société PMJC, en date du 3 février 2012.
− Pièce n 1bis : Annexe 2 : « listing des marques » à l’acte de cession en date du 3 février 2012.
− Pièce n 2 : Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011.
− Pièce n 3 : Contrat de partenariat et de licence de marque conclu entre la société PMJC et la société Maison Max SARL Paris portant sur la marque contestée.
− Pièce n 4 : Preuves d’usage de la marque contestée.
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9 Dans ses observations en réponse reçues le 22 août 2024, le demandeur en annulat io n demande à la Chambre de rejeter le recours. Il a apporté les preuves suivantes (dont les deux dernières sont des documents fournis pour la première fois) :
− Pièce n 1 : Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2022, PMJC c. M. Jean-Charles de Castelbajac.
− Pièce n 2 : TGI Paris, 20 décembre 2019, M. de Castelbajac c. PMJC.
− Pièce n 3 : TGI Paris, 26 juin 2020, PMJC c. M. de Castelbajac.
− Pièce n 4 : Déclaration de retrait à la suite d’une demande en déchéance, marque n° 3 178 985.
− Pièce n 5 : Décision INPI, 9 septembre 2021, marque n° 94 519 229.
− Pièce n 6 : Décision EUIPO, 11 novembre 2020, marque n° 4 407 251.
− Pièce n 7 : Conclusions de M. J-C de Castelbajac en première instance, du 18 février 2020 (dossier sur la déchéance des marques de PMJC pour usage trompeur).
− Pièce n 8 : Cour de cassation, 8 février 2017, Christian Lacroix.
− Pièce n 9 : Cour d’appel de Paris, 7 mai 2021.
− Pièce n 10 : Cour de cassation, M. de Castelbajac c. PMJC, 28 février 2024.
− Pièce n 11 : PV de constat en date du 24 novembre 2023.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Sur l’absence d’un dépôt réitéré de marques antérieures déchues
− La Division d’Annulation considère que le dépôt de la marque contestée constituera it un « dépôt réitéré » des marques antérieures déchues ou attaquées en déchéance précitées, tout en précisant que « la marque contestée n’est pas identique aux marques antérieures de la titulaire de la MUE ».
− Cette solution est en parfaite contradiction avec la jurisprudence constante selon laquelle la notion de « dépôt répété » est interprétée strictement par les Offices, qui restreignent cette qualification aux signes identiques.
− Ainsi, n’ont pas été considérés frauduleux, les dépôts ci-dessous reproduits, en dépit de leur forte ressemblance :
• (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689); (ancienne) et
(nouvelle).
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• (13/02/2014, R 1260/2013-2), (ancienne) et (nouvelle).
− A titre d’illustration également, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu la mauvaise foi de la société́ HASBRO uniquement en raison du dépôt successif des signes identiques « MONOPOLY » effectués pour échapper à son obligation de prouver l’usage de sa marque (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211).
− En l’espèce, en étendant de manière inédite la notion de mauvaise foi à un dépôt réitér é́ d’un signe similaire, il est manifeste que la Division d’Annulation a méconnu et violé la jurisprudence précitée.
− Par conséquent, la titulaire de la MUE demande à la Chambre de recours d´annuler la décision attaquée et de rejeter en conséquence la demande en nullité formée à l’encontre de la marque contestée.
− Si toutefois la Chambre de recours devait confirmer la décision d’annulation sur ce point et considérer en conséquence que le dépôt d’une marque similaire à des marques antérieures déchues puisse constituer un dépôt de mauvaise foi, il sera ci-après démontré que la marque contestée n’est en tout état de cause pas similaire aux marques antérieures susvisées.
− Il ne peut en effet être affirmé qu’il s’agit de signes proches dès lors que l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » au sein du signe contesté modifie substantiellement les marques antérieures.
Le signe contesté versus les signes antérieurs
− Visuellement tout d’abord, il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figura tif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011,
R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5,
Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
− En l’espèce, le signe contesté combine des éléments figuratifs et un élément verbal, le nom de famille « CASTELBAJAC ». En outre, cet élément verbal est parfaite me nt distinctif pour les produits désignés par la marque contestée en classes 18 et 25.
− Par conséquent, la présence du mot « CASTELBAJAC » au sein du signe contesté altère considérablement l’impression visuelle globale générée par le signe contesté par rapport à celle des signes antérieurs, lesquels sont purement figuratifs.
− En outre, les éléments figuratifs des signes en présence sont différents, les changements de contraste et la suppression du cercle entourant le dessin au sein du signe contesté ne peuvent en effet être perçus comme insignifiants dès lors qu’ils ont un réel impact visuel.
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− Ainsi, le simple fait que les marques en cause représentent un dessin en noir et blanc d’une croix ornée d’une couronne, lequel n’est par ailleurs pas identique au sein des marques en cause, n’est pas suffisant pour les rendre visuellement similaires.
− Il en résulte que les signes génèrent une impression visuelle globale différente.
− De plus, d’un point de vue phonétique, il est évident que le public concerné se référera à la marque contestée par son élément verbal « CASTELBAJAC », celui-ci ayant en effet tendance à se référer à une marque par ses éléments verbaux, dès lors que seuls ceux-ci sont prononçables. Par conséquent, dès lors que le mot « CASTELBAJAC » est absent des marques antérieures, les signes sont également phonétique me nt différents.
− Enfin, conceptuellement, si les signes sont susceptibles d’évoquer de la même manière une couronne et une croix en raison de la présence d’éléments figuratifs renvoyant à ces deux concepts, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas similaires conceptuellement dès lors que seul le signe contesté renvoie au nom de famille « CASTELBAJAC ».
− En effet, il convient de préciser qu’il est très peu probable, voire impossible, que le public puisse comprendre le signe antérieur comme la représentation des trois lettres « J C C », et a fortiori celle des initiales de M. Jean-Charles de Castelbajac, tant la présentation adoptée de celles-ci est peu usuelle et fantaisiste et ne respecte absolument pas la lecture classique de droite à gauche à laquelle peut raisonnablement s’attendre un consommateur.
− Ainsi, les signes et sont dissemblables à tout point de vue de la comparaison.
− En outre, s’agissant de la marque française antérieure n°°3 178 985 déposée en classe 9, la Division d’Annulation commet une erreur de droit en affirmant que la titulaire de la MUE aurait « elle-même procédé au retrait spontanée d’une marque composée d’un signe identique en août 2020, même si déposée en classe 9 », dès lors qu’il vient d’être démontré les dissemblances entre les signes en cause et que précisément, les produits désignés par cette marque antérieure sont parfaite me nt différents.
− Pour l’ensemble de ces raisons, la marque contestée ne constitue pas le dépôt réitéré de marques antérieures déchues ou ayant fait l’objet d’une demande en déchéance.
Sur la logique commerciale qui a sous-tendu le dépôt de la marque contestée
− Si toutefois la marque contestée et les marques antérieures susvisées devaient être considérées comme similaires, il convient de rappeler, comme le fait d’ailleurs la Division d’Annulation elle- même, que la marque contestée ne peut en tout état de cause être déclarée nulle aux seuls motifs qu’elle serait similaire à des marques antérieures déchues (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689).
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− En effet, pour qu’un dépôt réitéré de marques puisse être annulé pour cause de mauvaise foi, il incombe précisément au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la marque a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34).
− Ce n’est que lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi, qu’il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 36-37).
− En l’espèce, la Division d’Annulation considère que « les conditions dans lesquelles le logo a été créé et déposé par le demandeur en nullité, puis cédé à la titulaire en 2012 ainsi que le long conflit existant entre les parties et le fait que la titulaire n’a pas pu expliquer la logique commerciale qui sous tendait le nouveau dépôt du signe contesté et ses variations permettent (…) de conclure que la mauvaise foi de la titulaire de la MUE a été établie ».
− Le dépôt de la marque contestée par la titulaire de la MUE s’inscrit pourtant dans une logique commerciale bien définie, laquelle s’illustre d’une part, par le contrat de partenariat et de licence que la titulaire de la MUE a conclu sur la marque contestée avec la société Maison Max, mais également, d’autre part, par les preuves d’usage de cette marque.
− La titulaire de la MUE a en effet concédé en licence la marque contestée à la société Maison Max afin que celle-ci puisse fabriquer et distribuer sur des sites de vente en ligne et notamment sur le site internet https://www.castelbajac.paris, ainsi que dans les grands magasins GMS et les boutiques de détail, divers articles de prêt-à-porter, accessoires de mode et chaussures pour hommes, sous la marque contestée.
(Pièce 3 – Contrat de partenariat et de licence de marque conclu entre la société PMJC et la société Maison Max portant sur la marque contestée).
− Ce contrat a été conclu pour l’Europe et le Royaume-Uni jusqu’au 31 mars 2025.
− Il stipule clairement les droits et les responsabilités de chaque partie, lesquels garantissent que l’utilisation de la marque contestée est conforme aux objectifs commerciaux de la titulaire de la MUE et à sa vision de la marque contestée.
− Ce contrat démontre ainsi que la titulaire de la MUE a entendu bénéficier de l’expertise, des ressources et du réseau de son licencié afin d’étendre la portée de la marque contestée sur de nouveaux marchés sans avoir à investir massivement dans son développement ou sa promotion.
− C’est dans le cadre de cette perspective commerciale visant à élargir de manière stratégique la portée de sa marque tout en maintenant une surveillance étroite de son utilisation, que le dépôt de la marque contestée s’est inscrit.
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− Les preuves d’usage de la marque contestée confortent cette stratégie commerciale en ce qu’elles démontrent que la titulaire de la MUE a adopté une approche proactive pour étendre la portée et la reconnaissance de sa marque sur le marché du prêt-à-porter et qu’elle a investi des ressources significatives dans le développement, la promotion et l’exploitation de sa marque.
− A titre d’illustration, la titulaire de la MUE produit des extraits de son compte Instagram, portant sur trois publications datées du 18 février 2019, du 5 novembre 2018 et du 21 novembre 2019 et sur lesquelles on peut constater que le signe est apposé sur des tote-bags et des sweats :
(Pièce 4 – Preuves d’usage de la marque contestée).
− Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE justifie pleinement la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la marque contestée.
− Par conséquent, le dépôt de la MUE n°°18 589 305 n’est pas un dépôt réitéré des marques antérieures déchues qui aurait été effectué de mauvaise foi.
− En conclusion de ce qui précède, la titulaire de la MUE sollicite de la part de la Chambre de recours qu’elle veuille bien recevoir son recours, qu’elle annule la décision attaquée et qu’elle condamne M. de Castelbajac à supporter les taxes et frais générés par la procédure d’annulation et la procédure de recours.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire de la MUE prétend que la Division d’Annulation de l’EUIPO aurait commis des erreurs dans la décision contestée.
− Aucun de ces griefs ne résiste à l’analyse de sorte que la décision attaquée devra être intégralement confirmée et la titulaire de la MUE condamnée à supporter les frais et taxes générés par la procédure d’annulation et le présent recours.
Rappels préliminaires
− Étant par ailleurs précisé que ce n’est pas la première fois qu’une marque « CASTELBAJAC » de la titulaire de la MUE soit invalidée, annulée ou déchue en raison du comportement de cette dernière, comme l’a déjà retenu le Tribunal judicia ire de Paris le 20 décembre 2019 :
« Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-
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Charles de Castelbajac relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la titulaire de la MUE a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de Jean-Charles de Castelbajac »
(Pièce n°2).
− La titulaire de la MUE ne peut raisonnablement prétendre, sans le justifier, et alors que plusieurs décisions de justice ont confirmé le contraire, que :
• En 1978, M. de Castelbajac apporte, de manière tacite à la société Jean-Charles De Castelbajac, dont il est actionnaire et Président-Directeur Général, un droit d’exploitation de son patronyme, à titre de dénomination sociale et à titre de marque » ; ou encore.
• « Par acte de cession en date du 3 février 2012, en exécution d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris, rendu le 13 septembre 2011 et autorisant la cession de ses actifs, la société Jean-Charles de Castelbajac cède une partie de ses actifs corporels et incorporels à la société PMJC, sans aucune réserve ».
− Ces affirmations ne reposent sur aucun fondement et sont fermement contestées par Jean-Charles de Castelbajac.
− La titulaire de la MUE cite par ailleurs cinq marques qu’elle aurait déposées « postérieurement à la fin du protocole », en oubliant opportunément de préciser que :
• MUE semi-figurative n° 15 648 157 déposée le 13 juillet 2017 en classes 16, 35 et 38: cette demande de marque a été rejetée le 19 avril 2024 à la suite d’une procédure d’opposition engagée par Jean-Charles de Castelbajac.
• MUE semi-figurative n° 15 666 399 déposée le 18 juillet 2016 en classes 16, 35 et 38 : cette demande de marque a été rejetée le 19 avril 2024 à la suite d’une procédure d’opposition engagée par Jean-Charles de Castelbajac.
• Marque internationale semi-figurative n° 1 378 638 déposée le 12 juin 2017 en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 : une procédure en déchéance pour usage trompeur est actuellement en cours et une procédure en déchéance pour défaut d’exploitation est également en cours (et suspendue à ce stade).
• MUE figurative n° 17 874 362 déposée le 13 mars 2018 en classe 30 et enregistrée le 11 juillet 2018 : cette marque a fait l’objet d’une décision de déchéance totale le 7 mai 2024.
• MUE semi-figurative n° 18 589 305 déposée le 28 octobre 2021 et enregistrée le 23 février 2022 en classes 18 et 25 : cette marque, objet du présent recours, a fait l’objet d’une annulation de la part de la Division d’Annulation.
− Il est donc vain pour la titulaire de la MUE de faire état de ces dépôts majoritaire me nt annulés pour tenter de faire croire à l’existence d’un portefeuille de marques étendu qu’elle détiendrait.
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− Il doit encore être précisé que la titulaire de la MUE a longtemps tenté de prétendre que Jean-Charles de Castelbajac ne serait pas recevable à agir à son encontre.
− Cet axe de défense, qui a été systématiquement rejeté par les Tribunaux français, a une nouvelle fois et de manière particulièrement ferme été rejetée par la Cour de cassation française dans son arrêt du 28 février 2024 : « l’action formée par M. Jean-
Charles de Castelbajac n’est pas irrecevable nonobstant la garantie d’éviction due à la société PMJC, cessionnaire » (Pièce n°10).
− Il est enfin étonnant de lire dans les observations de la titulaire de la MUE que Monsieur de Castelbajac serait « animé d’une rancœur à l’encontre de la titulaire de la MUE », alors même que cette société n’a eu de cesse, depuis plus de huit ans, de porter atteinte aux intérêts de Monsieur de Castelbajac et que son comportement a systématiquement été condamné, à de nombreuses reprises, par différe ntes juridictions.
La Division d’Annulation n’a pas « méconnu ni violé la jurisprudence » en jugeant que « la marque contestée [n’est] pas identique aux marques antérieures de la titulaire de la
MUE »
− Selon la titulaire de la MUE, « la notion de « dépôt répété » est interprétée stricteme nt par les Offices, qui restreignent cette qualification aux signes identiques » de sorte que, selon elle, « en étendant de manière inédite la notion de mauvaise foi à un dépôt réitéré́ d’un signe similaire, il est manifeste que la Division d’Annulation a méconnu et violé la jurisprudence précitée ».
− Il n’existe aucune règle imposant une identité parfaite entre le signe déchu ou annulé et le dépôt réitéré du même signe.
− C’est donc de manière parfaitement justifiée que la Division d’Annulation a pris grand soin de préciser que « Bien que la marque contestée ne soit pas identique aux marques antérieures de la titulaire, les différences sont minimes surtout considérant la forme cruciforme du J. La présence de l’élément verbal « CASTELBAJAC » peut être considérée comme négligeable en raison de son manque de visibilité et quoi qu’il en soit de sa non-dominance lorsque comparée à la taille des autres éléments ».
− La Division d’Annulation a ensuite parfaitement tenu compte des griefs qui lui étaient déjà opposés par la société PMJC, en expliquant très clairement pourquoi la jurisprudence (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689) diffère du cas en espèce.
− Il est donc demandé à la Chambre de recours de confirmer la décision attaquée, et de rejeter la demande de la titulaire de la MUE de voir juger que la notion de dépôt réitéré serait limitée aux seuls cas dans lesquels le second signe (objet du dépôt réitéré) serait strictement identique aux signes précédents, déchus ou annulés.
La Division d’Annulation a parfaitement jugé que les signes sont similaires
− Selon la titulaire de la MUE, « si la Chambre de recours devait confirmer la décision d’annulation sur ce point et considérer en conséquence que le dépôt d’une marque
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similaire à des marques antérieures déchues puisse constituer un dépôt de mauvaise foi, il sera ci-après démontré que la marque contestée n’est en tout état de cause pas similaire aux marques antérieures susvisées ».
− La titulaire de la MUE développe ensuite une argumentation au soutien d’une
prétendue différence entre les signes en cause ( et ), qui aboutirait selon elle
à la reconnaissance de signes non similaires.
− Cette analyse n’est pas sérieuse et ne peut raisonnablement être retenue.
La Division d’Annulation a parfaitement reconnu que la titulaire de la MUE poursuivait une intention malhonnête
− Selon la titulaire de la MUE, « le dépôt de la marque contestée par la titulaire de la MUE s’inscrit pourtant dans une logique commerciale bien définie, laquelle s’illus tre d’une part, par le contrat de partenariat et de licence que la titulaire de la MUE a conclu sur la marque contestée avec la société Maison Max, mais également, d’autre part, par les preuves d’usage de cette marque ».
− Or, le contrat de partenariat est un leurre. En effet (voir Pièce n°3 de la titulaire de la MUE) :
• A la date de signature de ce contrat, le 30 septembre 2021, la seule et unique marque concédée à la société Maison Max est la marque « CASTELBAJAC » n°°1 378 638.
• La titulaire de la MUE n’a pas concédé de licence sur la marque objet du présent litige, précisément parce qu’elle n’existait pas et que la titulaire de la MUE savait qu’elle n’avait pas l’autorisation de la déposer ; ce signe fait l’objet d’une annexe spécifique dénommée « dessin et modèle concédé », ce qui est surprenant quand on sait qu’aucun dessin et modèle, et aucune marque, ne protège ce signe qui ne peut plus faire l’objet d’un droit privatif.
− La titulaire de la MUE prétend que des actes d’exploitation seraient réalisés sur le site Internet « castelbajac.paris ». Il est fermement contesté que ce site Internet serait actif, en tout cas s’agissant du territoire de l’UE. M. Jean-Charles de Castelbajac a fait réaliser un procès-verbal de constat le 24 novembre 2023, qui rapporte la preuve que « Le navigateur Internet n’a pas réussi à trouver de site à cette adresse » (Pièce n°11).
− Pire, le commissaire de justice a pris le soin de vérifier, via le site « Wayback Machine », les différentes versions de ce site Internet. Il a ainsi pu identifier « huit captures de la page Internet https://www.castelbajac.paris qui ont été enregistrées entre le 22 juin 2018 et le 28 novembre 2021 ».
− Aucune des captures de la page Internet de ce site ne contient le moindre acte d’exploitation de la marque CASTELBAJAC : il s’agit uniquement de pages confirmant l’enregistrement du nom de domaine ( ) (Pièce n°11).
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− Ainsi, il sera jugé que le site Internet de la société Maison Max « castelbajac.paris » n’établit aucune logique commerciale de développement de la marque contestée.
− D’autre part, aucun autre acte d’exploitation n’a été soumis à la Divis io n d’Annulation, et aucun autre acte d’exploitation n’est versé aux débats dans le cadre du présent recours.
− En effet, les faits pertinents de l’espèce ont été parfaitement bien analysés par la Division d’Annulation. Rappelons qu’il a été jugé :
• « qu’il n’est nullement démontré que M. de Castelbajac a consenti à ce que l’usage de son nom patronymique soit cédé en même temps que les marques litigieuses. L’acte de cession du 3 février 2012 entre la société Jean-Charles de Castelbajac et la titulaire de la MUE ne l’indique pas (cf. article 1-1 énuméra nt les actifs incorporels cédés), pas plus que la convention de prestation de services conclue entre M. de Castelbajac et la titulaire de la MUE le 21 juillet 2011 qui prévoit que le créateur est autorisé à poursuivre pour son propre compte, parallèlement à la collaboration envisagée, des activités dites « dérogatoires », dans le cadre desquelles, sans disposer du droit d’exploiter les marques
« notamment en apposant l’une d’entre elles sur un bien quelconque », il pourra néanmoins « apposer le nom Jean-Charles de Castelbajac ou JC de Castelbajac sur toute création (…) » (article 2.2 dernier paragraphe) » (Pièce n°1, Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2022).
• « Il ne ressort d’aucune clause de l’accord précité qu’en cédant les marques litigieuses, Jean-Charles de Castelbajac aurait entendu céder l’usage de son nom patronymique » (Pièce n°3, Tribunal Judiciaire de Paris, 26 juin 2020).
• « Le Contrat (…) ne fait nulle référence à la faculté donnée à la titulaire de la MUE de procéder au dépôt de nouvelles marques (…). La titulaire de la MUE ne peut dès lors soutenir être autorisée [à déposer la marque litigieuse] par le protocole liant les parties » (Pièce n°2, Tribunal Judiciaire de Paris, 20 décembre
2019).
− La titulaire de la MUE savait donc pertinemment qu’elle n’était pas habilitée, postérieurement à sa relation contractuelle avec M. Jean-Charles de Castelbajac, à procéder à un nouveau dépôt d’un signe similaire à ceux composant le portefeuille de marques qu’elle avait racheté à la barre du Tribunal dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société Jean-Charles de Castelbajac (qui n’avait plus aucun lien avec M. Jean- Charles de Castelbajac).
− Elle savait, également, qu’elle n’était pas habilitée à procéder à de nouveaux dépôts de signes composés de dessins de M. Jean-Charles de Castelbajac sans son accord, comme l’a déjà retenu le Tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2019: « Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-
Charles de Castelbajac relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la titulaire de la MUE a en toute connaissance de
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cause, sciemment méconnu les intérêts de Jean-Charles de CASTELBAJAC »
(Pièce n°2).
− En effet, ces dessins sont intimement liés à la personne même de M. Jean-Charles de Castelbajac.
− Or, la titulaire de la MUE n’a jamais exploité le signe « », qui est resté très fortement imbriqué dans l’esprit du public à un dessin de M. de Castelbajac.
− Cela a eu pour conséquence :
• La perte de la titulaire de la MUE de ses droits sur la marque française « » n° 3 178 985, déposée le 8 août 2002 en classe 9 (qui a fait l’objet d’un retrait à la suite de l’introduction d’une action en déchéance totale pour défaut d’usage sérieux par M. Jean-Charles de Castelbajac le 19 mai 2020) (Pièce n°4).
• La perte de la titulaire de la MUE de ses droits sur la marque française « » n°94 519 229, déposée le 6 mai 1994, par décision de l’INPI en date du 9 septembre 2021 pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque, y compris « Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sacs à main, sacs de voyage » en classe 18 et « Vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 (Pièce n°5).
• La perte de la titulaire de la MUE de ses droits sur la MUE « » n°°4 407 251, déposée le 26 avril 2005 en classes 9, 18 et 25, pas décision de l’EUIPO en date du 11 novembre 2020 (Pièce n°6).
− La titulaire de la MUE a, pour ces raisons, et de son propre fait (parce qu’elle avait fait le choix de ne pas exploiter ces signes), perdu les droits qu’elle avait rachetés à la
barre du Tribunal sur le signe « ».
− Quelques mois après la décision de l’EUIPO prononçant la déchéance de la marque
de l’UE « » n° 4 407 251 en date du 11 novembre 2020 (Pièce n°6), suivie de la décision de l’INPI dans le même sens le 9 septembre 2021 (Pièce n°5), et alors que la titulaire de la MUE avait elle-même procédé au retrait spontané d’une marque composée d’un signe identique en août 2020 (Pièce n°4), la titulaire de la MUE pensait, le 28 octobre 2021, et pour pallier sa propre carence, pouvoir procéder au nouveau dépôt d’un signe quasi-identique, pour désigner les mêmes classes.
− Or, ce dessin, sur lequel est apposé le terme « Castelbajac », est immédiatement, dans l’esprit du public, associé à la personne même de M. de Castelbajac. Il est donc trompeur.
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− Ce signe correspond aux initiales de l’auteur (un « J » sur lequel est apposé une couronne, et les lettres « C » et « C », formant les initiales « JCC » correspondant à
Jean-Charles de Castelbajac »).
− Ce logo a été dessiné par M. de Castelbajac.
− Non seulement ce signe est trompeur, puisqu’il sera associé à la personne de l’artiste, mais en outre, il est déposé de mauvaise foi, puisqu’il a été jugé à plusieurs reprises que l’abandon d’une marque non-exploitée après l’expiration du délai de grâce et le dépôt d’une nouvelle demande dans le but d’obtenir de nouveau un délai de cinq ans constitue forcément un détournement du droit des marques (15/11/2011, R 1785/2008- 4, PATHFINDER (fig.) / MARS PATHFINDER).
− Dans une décision d’annulation (07/07/2014, 7 654 C) concernant un dépôt réitéré effectué quatre mois après la notification au titulaire de l’introduction d’une action en déchéance à l’encontre de sa marque antérieure, l’EUIPO a déclaré :
« Le titulaire de la MUE était conscient qu’il ne serait pas en mesure de prouver l’utilisation du signe « SHAKEY’S » dans l’UE. La MUE n’avait jamais été utilis ée et, en tout état de cause, au cours des quatre mois entre la notification de la demande de révocation (25 août 2011) et le dépôt de la MC contestée (20 décembre 2011), le titulaire de la MUE doit avoir eu suffisamment d’éléments pour savoir que les preuves d’usage qu’elle pouvait présenter étaient insuffisantes…
Le dépôt de la MUE contestée, comme cela est devenu clair, n’a pas suivi une intention de mettre en usage la marque pour les produits et services revendiqués, mais pour éviter les conséquences d’une déclaration de déchéance de la MUE n°149 096 (que le titulaire de la MUE savait déjà comme inévitable), en premier lieu, et de faire face à la possibilité concrète d’une demande de marque d’un concurrent, en second lieu. Au moment du dépôt de la MUE, le 20 décembre 2011, il n’y avait pas encore eu de décision de déchéance ni de demande pour la même marque. Cependant, ces deux possibilités, ainsi que la forte probabilité qu’elles se concrétis ent, étaient parfaitement connues du titulaire lorsqu’elle a déposé la MUE contestée ».
− Similairement, dans la décision d’annulation (07/09/2020, 37 438 C), l’EUIPO a considéré pertinent pour l’analyse de l’intention du déposant le fait que le dépôt avait été effectué un mois après la notification de l’introduction d’une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure.
− Il est donc demandé à la Chambre de recours de confirmer la décision attaquée, et de rejeter la demande de la titulaire de la MUE de voir juger que le signe en cause s’inscrirait dans une logique commerciale bien définie de la titulaire de la MUE.
− Si par extraordinaire, la Chambre de recours devait considérer que le dépôt réitéré par la titulaire de la MUE n’aurait pas été réalisé de mauvaise foi, Jean-Charles de Castelbajac maintient l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, point g), du
RMUE, dont les développements figurant dans son mémoire en réponse devant la Division d’Annulation sont tenus pour reproduits intégralement aux présentes.
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Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas bien fondé. Les critères de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE sont remplis.
Portée du recours
15 Le demandeur en annulation a invoqué dans sa demande en nullité l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Les motifs de cet article ont été invoqués au début des observations accompagnant sa demande en nullité. Néanmoins, à la page 9, paragraphe 12 des observations, le demandeur en nullité dit clairement :
« Non seulement ce signe est trompeur, puisqu’il sera associé à la personne de l’artiste, mais en outre, il est déposé de mauvaise foi »
16 Bien que l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE correspondant n’ait pas été invoqué dans le formulaire, les motifs de nullité sont à juste titre considérés comme dûment indiqués par la Division d’Annulation. Contrairement aux arguments de la titulaire, les motifs absolus de mauvaise foi peuvent être déduits des arguments du demandeur en annulation présentés avec la demande compte tenu de son raisonnement cohérent et de la jurisprudence citée en relation à la mauvaise foi. Néanmoins, selon le principe de droit « Da mihi factum, dabo tibi jus » (donne-moi les faits je te donnerai le droit), le demandeur en annulation n’est pas obligé de mentionner l’article, s’il est possible d’identifier les motifs, sans aucun doute. Partant, la Division d’Annulation a bien considéré que le motif de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE est recevable dans le cas en l’espèce.
Remarque préliminaire
17 Par souci de clarté et à la suite de l’approche prise par la Division d’Annulation, la
Chambre va analyser premièrement les motifs absolus d’annulation visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE.
18 En ce qui concerne l’argument de la titulaire que la présente action en déchéance devrait être déclarée irrecevable sur la base de la loi française « garantie d’éviction », il est à noter que :
(i) La Division d’Annulation a à juste titre considéré que la recevabilité de la présente action doit être évaluée conformément aux règlements pertinents de l’Union européenne.
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22
(ii) La Cour de cassation française dans son arrêt du 28 février 2024 a jugé que « l’action formée par M. Jean-Charles de Castelbajac n’est pas irrecevable nonobstant la garantie
d’éviction due à la société PMJC, cessionnaire » (Pièce n°10).
19 Partant cet argument de la titulaire n’est pas fondé.
Documents supplémentaires fournis dans le cadre de la procédure de recours
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
22 En l’espèce, la Chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours par les deux parties sont pertinents pour l’issue de la présente procédure, étant donné qu’ils complètent les documents initialement déposés.
Mauvaise foi dans le dépôt de la demande conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Unio n européenne doit être déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
24 L’avocat général Sharpston a proposé de définir la mauvaise foi comme un « comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (conclusions de l’avocat général
Sharpston du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
25 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’UE ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (23/05/2019, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR /
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).
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26 Le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe de la règle de la priorité de la garantie premier inscrit, visée à l’article 8, paragraphe 2, du
RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si l’enregistrement n’est pas exclu par une marque antérieure, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement internatio na l ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’ un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 17). Le même principe s’applique à l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138,
§ 31).
27 En tout état de cause, l’application de ce principe est modérée au moyen de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il appartient au demandeur en annulation qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titula ire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 32).
28 La cause de nullité tenant à la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’UE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même vis er un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctio ns d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
29 Afin de déterminer si le titulaire a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, il convient d’effectuer une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particulier la liste complète des produits et services pour lesquels la marque a été demandée, même si elle n’a pas été enregistrée définitivement pour certains d’entre eux.
30 La notion de « mauvaise foi » au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été légalement définie dans le règlement sur la marque de l’Union européenne. Cependant, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour de justice a bien mentionné qu’il existe une interprétation de la notion de « mauvaise foi » en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dans le contexte d’une décision préjudicielle. Selon la Cour de justice, la mauvaise foi du demandeur doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents au moment du dépôt de la demande, à savoir (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) :
• Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identiq ue ou similaire, ou un produit ou un service similaire prêtant à confusion avec le signe dont la protection est demandée, dans au moins un État membre.
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• L’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
• Le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
31 Toutefois, il ressort de la formulation utilisée dans l’arrêt « Lindt Goldhase » que les facteurs qui y sont exposés sont tirés de plusieurs perspectives qui peuvent être prises en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande de marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012 :77,
§ 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26).
32 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements de la demande (03/06/2010, C-569/08, Internetporta l,
EU:C:2010:311, § 52).
33 Il est vrai que la connaissance de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne du signe antérieur n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’existence de la mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, à savoir le 28 mai 2021 (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40-41).
34 Or, en vue d’apprécier une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE, il s’agit d’un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
35 La mauvaise foi est constatée lorsque l’on peut déduire que le but du demandeur de la MUE est « d’exploiter de manière parasitaire » la renommée du demandeur en annulat io n
(14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de ses marques enregistr é es et de tirer avantage de celles-ci (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56).
36 L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part du titula ire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012 :39,
§ 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32).
37 Dans un arrêt récent « CHOUMICHA SAVEURS (FIG) » (28/04/2021, T-311/20,
CHOUMICHA SAVEURS (FIG), EU:T:2021:219), le Tribunal général a expliqué que
« la Cour a eu l’occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habitue l dans le langage courant, la mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, elle a relevé que le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994,
L 11, p. 1), et les règlements n° 207/2009 et n° 2017/1001, adoptés successiveme nt, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque
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entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO, EU:C:2019:724, § 45 et la jurisprudence citée) ».
38 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 28 octobre 2021.
Historique des relations entre les parties
39 La Chambre évoquera non seulement les faits allégués par les parties dans ce dossier mais aussi les faits tels qu’ils se déduisent des décisions datées du 11 décembre 2020 (11/12/2020, R 303/2020-5, Jc de Castelbajac ; 11/12/2020, R 304/2020-5, Jc/dc par castelbajac ; 11/12/2020, R 305/2020-5, Jc de castelbajac (fig.) ; 11/12/2020,
R 306/2020-5, Jc de castelbajac (fig.)) qui concernent des litiges entres les mêmes parties et qui constituent des faits notoires.
40 En 1978 est créée par le demandeur en annulation, la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » (313 730 509 RCS Paris), qui est une société anonyme de droit français spécialisée en substance dans la conception, la création, la commercialisation, la concession de licences et l’utilisation commerciale d’articles d’habillement, d’accessoires vestimentaires et d’articles de mode.
41 Entre le 30 août 1978 et le 29 janvier 2004, M. de Castelbajac a été directeur artistique de sa société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », dont il assurait également les fonctions de Président-Directeur Général.
42 En janvier 2004, M. de Castelbajac a été contraint (à la date du 29 janvier 2004) de céder
à la société Marchpole Holding plc les actions qu’il détenait dans sa société « JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC ».
43 À compter de cette date, le 29 janvier 2004, M. de Castelbajac a cessé d’être associé de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Il a, cependant, conservé les fonctio ns de directeur artistique de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » pour une durée de 10 ans (prenant fin le 31 janvier 2014).
44 Le 3 mai 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte devant le tribuna l de commerce de Paris. La société Marchpole Holding plc avait entre-temps vendu la société à un fonds de pension suédois qui a fait faillite en 2011.
45 A cette époque, plusieurs sociétés se sont portées acquéreurs des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Les repreneurs potentiels étaient alors conscients que leur offre ne pourrait être retenue par le tribunal qu’à la condition d’avoir obtenu l’aval de M. de Castelbajac, s’agissant d’une marque qui lui est intrinsèque me nt liée.
46 Après avoir obtenu confirmation, par la société PMJC (ou ses actionnaires), qu’il pourrait sauver les emplois et poursuivre le développement de la marque en qualité de directeur artistique, M. de Castelbajac a présenté la société PMJC au tribunal de commerce. Il a
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accordé sa confiance à la société PMJC, puis a soutenu son projet en vue de l’acceptatio n de son plan de reprise des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » (dont il n’était plus associé).
47 Le 13 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a fixé le plan de cession de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » au profit de la société PMJC, alors en cours de création.
48 Le tribunal as pris le soin de préciser que l’offre de PMJC était acceptée dès lors que M. de
Castelbajac « va demeurer le directeur artistique de la marque, ce qui devrait pérenniser l’image de la marque ».
49 Le 21 juillet 2011, M. de Castelbajac et PMJC (alors toujours en cours de création) ont signé un Protocole de prestations de services, rappelant « la nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image de M. Jean-Charles de CASTELBAJAC, (iii) [le] style de M. Jean-Charles de CASTELBAJAC, (iv) la capacité de ce dernier à représenter les marques auprès du public [de sorte que] la société [PMJC] devra recourir de manière exclusive aux services de Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC aux fins de lui confier la mission de direction artistique Globale des
Activités et des Articles» (pièce n°2 des pièces présentées le 7 mars 2023). Cet accord est entré en vigueur le 3 février 2012.
50 Le 3 février 2012, se produit la vente judiciaire d’actifs entre la société « JEAN-
CHARLES DE CASTELBAJAC » et la titulaire de la MUE contestée comportant une clause de cession de « l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques tels que notamment listés en Annexe 2 de l’accord) sans que cette liste soit exhaustive ».
51 Le 31 décembre 2015 prend fin le Protocole de prestations de service entre les parties.
Mauvaise foi par dépôt réitéré
52 Le demandeur invoque dans les observations accompagnant sa demande la notion de dépôt réitéré. Il soutient que la marque contestée constituerait une demande réitérée de marques antérieures déchues dont les signes d’une part, et les produits d’autre part, seraient quasi- identiques, et ajoute que les « différences minimes » entre les signes seraient « des changements purement décoratifs ».
53 Les marques antérieures auxquelles fait référence le demandeur en annulation sont en particulier les marques figuratives suivantes :
• Marque française n° 94 519 229 notamment déposée en classes 18 (cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sac à main, sacs de voyage) et 25
(vêtements, chaussures, chapellerie) et révoquée pour non-usage par décision de l’INPI du 09/09/2021 pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque, y compris en classes 18 et 25, les preuves ayant été jugées insuffisantes pour la période pertinente à savoir 2015-2020.
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• MUE figurative n°4 407 251 déposée notamment en classes 18 (Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés, sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d’écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes ) et 25 (Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants, chaussures
(à l’exception des chaussures orthopédiques), bottes, sandales, chapellerie et révoquée pour non-usage le 11/11/2020, la titulaire n’ayant pas déposé de preuves.
54 La Division d’Annulation a considéré que les différences entre les marques sont minimes surtout considérant la forme cruciforme du J. La présence de l’élément verbal
« CASTELBAJAC » peut être considérée comme négligeable en raison de son manque de visibilité et quoi qu’il en soit de sa non-dominance lorsque comparée à la taille des autres éléments. Elle a considéré que les différences minimes, à savoir le changement de contraste de la couronne, la suppression du cercle entourant le dessin et l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » en taille minuscule, constituent des changements qui ne sont pas facilement détectables à l’œil nu lors de l’observation par le consommateur moyenne me nt attentif et ne seront perçues qu’après avoir examiné les marques côte à côte.
55 Néanmoins, il est à noter que la motivation de la décision contestée n’est pas suffisa nte. La Division d’Annulation n’a pas correctement analysé si les autres conditio ns d’application de la mauvaise foi sont remplies.
56 Premièrement, comme la titulaire a argumenté, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu la mauvaise foi de la société́ HASBRO uniquement en raison du dépôt successif des signes identiques « MONOPOLY » effectués pour échapper à son obligation de prouver l’usage de sa marque (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211).
57 Deuxièmement, la mauvaise foi est constituée dans la situation ou le titulaire tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suiv.).
58 La conclusion de la Division d’Annulation selon laquelle les différences sont telleme nt minimes et ne correspondent pas aux pratiques commerciales d’évolution d’un logo qu’il
y a mauvaise foi, ne sont pas suffisantes pour invalider une marque enregistrée.
Mauvaise foi pour violations contractuelles
59 La jurisprudence, a identifié un certain nombre de facteurs qui, considérés isolément, ne suffisent pas à constater la mauvaise foi, mais qui, en combinaison avec d’autres facteurs pertinents (à identifier au cas par cas), pourraient indiquer l’existence de la mauvaise foi.
60 En ce qui concerne l’existence d’une protection juridique, il convient d’examiner si un droit exclusif qui jouissait d’un certain degré de protection juridique existait avant la date de dépôt de la demande de marque contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
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EU:C:2009:361, § 46; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 53).
61 En outre, la Chambre de recours, sur la base de son analyse des éléments de preuve exposé s ci-dessus, considère qu’elle peut raisonnablement conclure que le demandeur en annulation est le titulaire primaire de droits en ce qui concerne ce que l’on pourrait appeler le « legs Castelbajac ». Néanmoins, le demandeur en annulation a cédé le patrimoine de propriété intellectuelle qu’il a possédé à la titulaire de la MUE, qui l’a acquis juridique me nt d’une manière tout à fait légale. Ceci n’empêche pas le demandeur en annulation de protéger ses dessins et logos en ce qui concerne les marques postérieures.
62 Cette affirmation repose sur les éléments de preuve suivants (voir les arrêts de la Cour d’appel de Paris en date du 12 octobre 2022 (Pièce n°1) et de la Cour de cassation du 28 février 2024 (Pièce n°10) :
• Monsieur Jean-Charles de Castelbajac est un créateur français emblématique reconnu en France et dans le monde entier pour ses créations et son travail polymorphe, bénéficiant d’une exceptionnelle notoriété et dont les œuvres sont reconnaissables par leur univers artistique, leur gamme chromatique, la manière de dessiner et le style calligraphique particulier de leur auteur.
• La société Jean-Charles de Castelbajac, créée en 1978 et dirigée par M. Jean Charles de Castelbajac jusqu’au 29 janvier 2004, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mai 2011
(Pièce n°1).
• Dans ce cadre, la titulaire de la MUE – à l’époque détenue par la société SEOHA BRAND NETWORKS – a présenté une offre de reprise de ses actifs qui a été adoptée par jugement du 13 septembre 2011 et à la suite de cette décision, un acte de cession d’actifs corporels et incorporels a été conclu le 3 février 2012.
• La société PMJC a acquis auprès de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, acquéreur de M. de Castelbajac, plusieurs marques comportant le nom « CASTELBAJAC » y compris la marque française n° 94 519 229
notamment déposée en classes 18 (cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sac à main, sacs de voyage) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), par acte de cession du 3 février 2012 (Transmis s io n totale de propriété de la marque française précitée n°°569 598 du 14/02/2012 : BOPI 2012-11 du 16/03/2012 – Bénéficiaire : PMJC) selon la liste non-exhaust i ve des marques listées dans l’Annexe 2 de l’acte de cession du 3 février 2012.
• Le 21 juillet 2011, M. Jean-Charles de Castelbajac a parallèlement signé un « protocole de prestation de services » avec la titulaire de la MUE rappelant notamment « la nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image de M. Jean-Charles de Castelbajac », le « style de M.
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Jean-Charles de Castelbajac (…) la capacité de ce dernier à représenter les marques auprès du public » justifiant que celui-ci se voit confier « la mission de Direction
Artistique Globale des Activités et des Articles ».
• Ce « protocole de prestation de services » est arrivé à son terme le 31 décembre 2015, ce qui a engendré des difficultés entre les parties concernant notamment les conditions dans lesquelles la titulaire de la MUE poursuit l’exploitation des marques et du travail de Jean-Charles de Castelbajac ; à l’issue de la période de collaboration, M. Jean- Charles de Castelbajac a estimé que la titulaire de la MUE avait entrepris de développer un modèle économique consistant à imiter l’univers et les dessins de son ancien directeur artistique, notamment dans le cadre de partenariats conclus avec des entreprises tierces portant sur des adaptations non autorisées de ses œuvres.
• Quant à savoir si Jean-Charles de CASTELBAJAC a cédé implicitement à la société Jean-Charles de Castelbajac, le droit d’utiliser son nom patronymique, qui ferait donc partie des actifs cédés par la société en redressement à la société PMJC et dont celle – ci pourrait se prévaloir, rien ne le précise dans l’acte de cession du 3 février 2012. En effet, l’article 1-1, page 7, indique que sont cédés :
« l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles et marques…) tels que notamment listés en annexe 2 des présentes, sans que cette liste soit exhaustive »,
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Parmi ces actifs intangibles figurent tout le portefeuille des marques patronymiq ues , propriété de la société « Jean-Charles de Castelbajac », la dénomination sociale qui est Jean-Charles de Castelbajac ainsi que les contrats de licence en cours.
63 Toutefois, ce droit de la titulaire ne s’étend pas aux droits de la propriété intellectue lle postérieurs inspirés par les dessins artistiques du demandeur en annulation.
64 C’est le demandeur en annulation qui a créé le logo , déposé comme une marque française en 1994, ce qui n’était pas contesté par les parties. Un logo unique et mémorable facilite la reconnaissance de la marque par les consommateurs et les distingue de la concurrence. Evidemment, par l’acte de cession du 3 février 2012, la propriété de la marque figurative française a été cédée à la titulaire de la MUE. Toutefois, la titulaire n’a
pas utilisé d’une manière sérieuse ce signe. La marque française n° 94 519 229 notamment déposée en classes 18 (cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sac à main, sacs de voyage) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) a été révoquée pour non-usage par décision de l’INPI du 09/09/2021 pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque.
65 La MUE figurative n° 4 407 251 déposée le 26 avril 2005 par le demandeur en annulation et transférée postérieurement à la titulaire de la MUE, notamment en classes 18
(Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, porte- cartes, porte-documents, étuis pour clés, sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d’écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes) et 25 (Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), bottes, sandales, chapellerie a été aussi révoquée pour non-usage (11/11/2020, 44 045 C) par la décision de la Divis io n d’Annulation à compter du 17 mai 2020.
66 Néanmoins, il est clair pour cette Chambre que le logo est dès sa conception protégé par le droit d’auteur. En effet, l’auteur jouit du droit d’auteur sur son œuvre, du seul fait de sa création. Il est tout à fait envisageable de cumuler la protection conférée par le droit d’auteur avec celle du droit des marques.
67 A l’époque du dépôt de la marque contestée, la titulaire savait que le demandeur en annulation n’était pas d’accord avec le choix d’une marque figurative qu’il considérait comme s’inspirant de ses créations antérieures et partant, il se serait certainement opposé au dépôt de la marque si celui-ci en avait eu connaissance.
68 Ainsi, il existe une mauvaise foi de la part de la titulaire par la contravention des droits d’auteur du demandeur en annulation.
69 De plus, l’acte de cession du 3 février 2012 entre la société JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC et la société PMJC n’ indique pas la possibilité d’extensions aux droit de propriété intellectuelle postérieurs (cf. article 1-1 énumérant les actifs incorporels cédés),
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pas plus que la convention de prestation de services conclue entre M. de CASTELBAJAC et la société PMJC le 21 juillet 2011 qui prévoit que le créateur est autorisé à poursuivre pour son propre compte, parallèlement à la collaboration envisagée, des activités dites « dérogatoires », dans le cadre desquelles, sans disposer du droit d’exploiter les marques
« notamment en apposant l’une d’entre elles sur un bien quelconque », il pourra néanmo ins « apposer le nom Jean-Charles De CASTELBAJAC ou JC De CASTELBAJAC sur toute création (…) » (article 2.2 dernier paragraphe) » (Pièce n°1, Cour d’appel de Paris,
12 octobre 2022).
70 Les relations contractuelles entre les parties ne font nulle référence à la faculté donnée à la titulaire de la MUE de procéder au dépôt de nouvelles marques.
71 La titulaire de la MUE aurait déposé cinq marques postérieurement à la fin du protocole de prestation de services, notamment :
• Marque de l’Union européenne semi-figurative n° 15 648 157 déposée le 13 juillet 2017 en classes 16, 35 et 38 : cette demande de marque a été rejetée le
19 avril 2024 à la suite d’une procédure d’opposition engagée par Jean-Charles de Castelbajac.
• Marque de l’Union européenne semi-figurative n° 15 666 399 déposée le
18 juillet 2016 en classes 16, 35 et 38 : cette demande de marque a été rejetée le
19 avril 2024 à la suite d’une procédure d’opposition engagée par Jean-Charles de
Castelbajac.
• Marque internationale semi-figurative n° 1 378 638 déposée le 12 juin 2017 en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 : une procédure en déchéance pour usage trompeur est actuellement en cours et une procédure en déchéance pour défaut d’exploitation est également en cours (et suspendue à ce stade).
• Marque de l’Union européenne figurative n° 17 874 362 déposée le 13 mars 2018 en classe 30 et enregistrée le 11 juillet 2018 : cette marque a fait l’objet d’une décision de déchéance totale le 7 mai 2024.
• Marque de l’Union européenne semi-figurative n° 18 589 305 déposée le 28 octobre 2021 et enregistrée le 23 février 2022 en classes 18 et 25 : cette marque, objet du présent recours, a fait l’objet d’une annulation de la part de la Divisio n d’Annulation.
72 Comme il été constaté par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024, Monsieur Jean-Charles de Castelbajac est un créateur français emblématique reconnu en France et dans le monde entier pour ses créations et son travail polymorphe, bénéficiant d’une exceptionnelle notoriété et dont les œuvres sont reconnaissables par leur univers artistiq ue, leur gamme chromatique, la manière de dessiner et le style calligraphique particulier de leur auteur.
73 La Cour de cassation estime que ses œuvres, marquées par sa personnalité, sont reconnaissables parmi toutes les autres, compte tenu de l’univers artistique qu’il a créé et entretenu au cours des dernières décennies, qui lui est propre et qui est dû en particulier à sa manière unique de dessiner (des formes simples, tracées dans un style très raffiné, le
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plus souvent au feutre noir selon le procédé dit de ligne claire) et à son style calligraphiq ue très personnel.
74 Dans le domaine de la mode, M. de Castelbajac a habillé en tant que créateur de nombreuses personnalités françaises et internationales telles que Farrah Fawcett, Lady
Gaga, Beyoncé, Katie Perry, Vanessa Paradis, etc., aussi le Pape Jean-Paul II et a créé la scénographie des Journées Mondiales de la Jeunesse de 1997.
75 Plus récemment, c’est un fait notoire que le créateur a habillé les représentants de l’église de France lors de la ré-inauguration de la cathédrale Notre dame de Paris (cf https://jeancharlesdecastelbajac.com/projets/notre-dame-de-paris consulté le 20 février
2025 ou https ://www.notredamedeparis.fr/jean-charles-de-castelbajac-rejoint- latelier- de- notre-dame/ consulté le même jour ou https://elasticamagazine.com/2024/12/08/jea n- charles-de-castelbajac-disena-las-nuevas- vestiduras-liturgicas-de-notre-dame/ consulté le même jour).
76 Ceci n’est pas contesté par les parties.
77 Ainsi, la titulaire de la MUE ne peut prétendre avoir acquis l’autorisation, par l’effet de la cession du 3 février 2012, du droit de faire usage du nom patronymique de Jean-Charles de CASTELBAJAC, auquel celui-ci n’a jamais consenti pour des marques postérieures.
78 En plus, comme il est indiqué dans l’article 3 du « protocole de prestation de services », la titulaire de la MUE était seulement autorisée à procéder à toute adaptation d’ordre technique ou esthétique des dessins et modèles de Jean-Charles de CASTELBAJAC.
79 La tentative de la titulaire de se placer dans le sillage du demandeur est prouvée par son comportement après l’expiration du protocole de prestation de services.
80 Il est par ailleurs constant qu’en janvier 2018, la titulaire de la MUE a lancé une campagne promotionnelle célébrant le cinquantenaire du travail du demandeur en annulation. A cette occasion, elle a mis en ligne une vidéo et des posters sur son compte Instagram et son compte Facebook présentant des dessins inspirés de l’univers du créateur (vêtements, défilé, Tour Eiffel, animaux, et éléments d’architecture), faisant état du fait que
«CASTELBAJAC Paris fête en 2018 ses 50 ans et vous donne 50 rendez-vous pour 50 surprises tout au long de l’année », ainsi que des photographies d’archive de créations de M. de CASTELBAJAC avec la mention « pour son 50e anniversaire CASTELBAJAC
Paris revient en image sur les pièces iconiques de la Maison ». Il en découle des éléments de preuve présentés dans le dossier que la campagne promotionnelle a fait l’objet d’une transaction, au terme de laquelle la titulaire de la MUE et sa maison mère HYUNGJI ont cessé les actes reprochés, M. de CASTELBAJAC obtenant en outre la publication d’un erratum sur leur site Internet indiquant que
« La campagne célébrant le cinquantenaire de la Maison CASTELBAJAC PARIS (…) est une erreur. La société PMJC n’a pas 50 ans d’existence et n’entend pas effectuer et/ou participer à cet événement qui sera célébré par M. de Castelbajac ».
81 En outre, par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la titulaire de la MUE pour contrefaçon des droits d’auteur de M. de CASTELBAJAC pour avoir, dans le cadre d’une collaboration avec la société LES GOURMANDISES DES
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FRANCAIS, lancé en 2018 une opération commerciale portant sur des tablettes de chocolats signées CASTELBAJAC PARIS et LE CHOCOLAT DES FRANÇAIS, recouvertes d’illustrations (visage féminin, phylactères, et messages manuscrits) reprenant des dessins originaux du créateur. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de cette cour du 7 septembre 2021 (qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation), la cour retenant en outre à l’encontre de la société PMJC des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en ces termes :
« si Jean-Charles de CASTELBAJAC n’est pas fondé à reprocher à la société PMJC d’associer en tant que tel le nom CASTELBAJAC à divers projets, puisque les actifs de la société éponyme lui ont été cédés dans le contex te de procédure collective déjà mentionné, (…) cette cession n’autorise pas pour autant l’appelante à publier des dessins faussement attribués à Jean-Charles de CASTELBAJAC et à commercialiser des produits avec ces annonces « si le coffret est une invitation à la gourmandise, il l’est aussi avec les délicates et poétiques illustrations de Jean-Charles de CASTELBAJAC” ou “ l’on retrouve le coup de crayon de Jean-Charles de CASTELBAJAC (…) Ainsi, le fait de faire croire que Jean-Charles de CASTELBAJAC serait le créateur des dessins en cause et qu’il aurait accepté de s’associer au lancement de la vente de ces chocolats, alors que lui-même, dans le cadre de ses activités personnelles, a développé des partenariats avec des marques, crée un risque de confusion dans l’esprit du public et de ses partenaires qui seront portés à croire que la collaboration annoncée reflète la vérité. Par ailleurs, le fait que la société
PMJC présente les dessins figurant sur les produits qu’elle commercialise comme étant de la main de Jean-Charles de CASTELBAJAC constitue également des actes parasitaires, la société PMJC tentant ainsi de renouveler l’œuvre de Jean-Charles de CASTELBAJAC, au-delà des droits patrimoniaux qu’elle a régulièrement acquis, sans tirer les conséquences de droits résultant de la fin de leur relation contractuelle (…) ».
82 Il est encore établi que par ordonnance de référé du 17 juillet 2018, la titulaire de la MUE
a été sanctionnée en raison du lancement, annoncé sur son site Instagram en mai 2018, d’une nouvelle collection comprenant notamment des tee-shirts et des “tote bags” reprenant en guise de motifs deux œuvres antérieures de M. de CASTELBAJAC intitulé es
Secret et My Radiant Bird, initialement apposées sur une robe et une pochette. En dessous de ces reproductions, était apposé le signe CASTELBAJAC PARIS. Par un recours de la société PMJC, le Tribunal de Paris par un arrêt du 1 mars 2019, a confirmé l’ordonna nce, précisant que le préjudice devait être réparé en tenant compte
« de l’importance des dénaturations constatées en juin 2018, plus de 4 ans après la création et la divulgation des dessins pour une collection spécifique, sur des supports de moindre valeur, et alors que M. De Castelbajac n’est plus le directeur artistique de la société PMJC depuis plus de 2 ans ».
83 Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2020, la société PMJC a été condamnée au fond pour des actes de contrefaçon de droit d’auteur sur les œuvres de M. de CASTELBAJAC intitulées My Radiant Bird, Secret et Roi des Etoiles et pour des actes distincts de concurrence déloyale par parasitisme et par risque de confusion. Au titre de ces actes distincts, le tribunal a retenu que les motifs litigieux apposés sur les produits cosmétiques
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« reprennent les éléments caractéristiques distinctifs utilisés par Jean-Charles de CASTELBAJAC et peuvent conduire à lui attribuer ces nouveaux dessins (…)” et que “dans le cadre de sa communication commerciale sur les réseaux sociaux, la société PMJC a présenté les nouveaux motifs qu’elle commercialise comme étant de la main de Jean-Charles de CASTELBAJAC, et laissé supposer que celui-ci exerçait toujours la fonction de directeur artistique (…) Ces agissements caractérisent également des faits de parasitisme en ce qu’ils consistent pour la société PMJC, au-delà des droits patrimoniaux régulièrement acquis, à continuer à « renouveler » l’œuvre de Jean- Charles de CASTELBAJAC sans tirer les conséquences de droit résultant de la fin de leur relation contractuelle ».
84 Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et litigieuses, comme le prouvent les nombreux litiges devant les cours françaises, il est clair que la titulaire de la MUE sciemment voulait profiter de l’image artistique du demandeur en annulation, en utilisant ce dépôt de marque comme une simple stratégie juridique pour nuire aux droits du demandeur en annulation.
Intention frauduleuse de la titulaire de la MUE
85 Il ressort de la jurisprudence que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé objectivement par les autorités administrat ives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. C’est seulement de cette manière qu’une allégation de mauvaise foi peut être appréciée de manière objective (12/09/2019, C-104/18 P, Koton,
EU:C:2019:724, § 47 et la jurisprudence citée).
86 Il est rappelé que, dans le cadre de l’analyse globale effectuée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Unio n européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt, y compris l’absence d’intention d’utiliser le signe (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 45).
87 En particulier, l’intention du titulaire de la MUE d’empêcher un tiers de commercialise r un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi (01/02/2012,
T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 51 ; 28/02/2013,
C-171/12 P, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:C:2013:131).
88 Il y a manifestement mauvaise foi lorsqu’un demandeur d’une MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations précontractuelles, contractuelles et post-contractuelles directes ou indirectes, ou toute relation dans laquelle la bonne foi s’applique et impose au demandeur le devoir de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie.
89 Lors de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, ses intentions, comme il ressort de la réalité de ses circonstances et de leurs actions spécifiques, de leur rôle et de leur position, de leurs connaissances de l’usage de la marque antérieure et, plus généralement, de l’ensemble des situations objectives caractérisé par un
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conflit d’intérêts, et dans lesquelles la titulaire de la marque est devenu concernée doivent donc être examinés.
90 D’autres facteurs qui peuvent être potentiellement pertinents pour évaluer l’existence de la mauvaise foi comprennent : a) la nature de la MUE, b) les circonstances concernant la création de la MUE, y compris, entre autres, l’utilisation de la marque depuis sa création, la logique commerciale derrière le classement et la chronologie des événements
(11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI, EU:T:2013:372, § 32).
91 La mauvaise foi de la titulaire doit être établie sur la base de circonstances objectives différentes, permettant de tirer une conclusion quant à leurs intentions.
92 Premièrement, conformément à la jurisprudence, la chronologie des événements de l’enregistrement de la marque contestée peut constituer un facteur pertinent pour l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311,
§ 52). En l’espèce, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait déposé la demande de marque contestée après la déchéance des marques figuratives – marque
française n° 94 519 229 et MUE figurative n° 4 407 251, qui sont quasi- identiques et les nombreuses tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure sont indicatifs de l’intention frauduleuse de la titulaire.
93 Evidemment, la titulaire commet des actes parasitaires en enregistrant un signe certainement similaire au logo créé par le demandeur en annulation en attribuant faussement l’image du demandeur en annulation aux marques postérieures.
94 Comme il a été bien indiqué par le TGI Paris dans son jugement du 20 décembre 2019 (Pièce no 2 des documents fournis en recours) :
« Le tribunal constate cependant que dans ces différentes hypothèses, Jean- Charles de CASTELBAJAC entendait mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné – et non pas à ceux de la société PMJC – dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi, avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail. »
95 Comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 octobre 2022 :
« M. de CASTELBAJAC (…) ne reproch[ait] pas [à la société PMJC] l’usage de marques composées du patronyme du créateur au motif que ce dernier n’exer[çait] plus les fonctions de directeur artistique au sein de la société PMJC ».
M. de Castelbajac faisait « très expressément grief à la société PMJC de l’usage des marques qui leur sont opposées « JC DE CASTELBAJAC » n° 616 et « JEAN-CHARLES
DE CASTELBAJAC » n° 795, ainsi que des signes CASTELBAJAC et CASTELBAJAC PARIS, dans des conditions telles qu’elles seraient de nature à persuader le consommateur que les produits qu’il acquiert sous ces marques ou signes ont été conçus sous la direction
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artistique de M. de CASTELBAJAC alors que cela n’est pas le cas » (Pièce n°1 des documents fournis en recours).
96 En plus, après une analyse détaillée de ces éléments factuels circonstanciés, la Cour d’appel de Paris a considéré que (Pièce n°1) :
« la société PMJC ne peut affirmer (page 22 de ses conclusions) que depuis que le contrat de prestations de services avec M. de CASTELBAJAC est arrivé
à son terme, le 31 décembre 2015, elle n’a plus fait référence au créateur ni laissé à penser qu’il exercerait toujours des fonctions de directeur artistique pour son compte »….
« Si, comme elle l’indique, la cession des droits d’auteur de M. de CASTELBAJAC à son profit sur les créations réalisées pendant le contrat de prestation de services a été affirmée à plusieurs reprises par les juridictions saisies des litiges entre les parties, celles-ci ont également retenu à son encontre des faits illicites, précisément invoqués dans la présente affaire, consistant à associer les marques en cause à des opérations commerciales à l’occasion desquelles sont attribués au créateur des dessins ou illustrations qui ne sont en réalité pas de sa main » (Pièce n°1).
97 En effet, la Cour d’appel de Paris a constaté, le 12 octobre 2022, que les marques « JC DE CASTELBAJAC » n°°616 et « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » étaient trompeuses, au regard de faits très antérieurs (à savoir, précisément « à la fin de l’année 2017 » (affaire Dagobear), « en décembre 2017 » (affaire Louis XIV), « en janvier 2018 »
(affaire Cinquantenaire), « par jugement du 6 juin 2019 » (affaire Les Gourmandises des
Français), « par ordonnance de référé du 17 juillet 2018 » (affaire e-shop en référé), « par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2020 » (affaire e-shop au fond) et
« par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 [pour une collaboration remontant à la fin de l’année 2018] ».
98 Partant, évidemment a la date de ces faits incriminés par la Cour d’appel, à savoir en
2019-2020 au plus tard, le signe « CASTELBAJAC » était donc, déjà jugé, « de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
99 En outre, l’intention malhonnête de la titulaire peut être déduite objectivement de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistre me nt de la MUE et ainsi que de l’origine de la MUE et de son usage depuis sa création
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21).
Logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la MUE
100 Il est à noter que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser pour les produits et services visés par cet enregistrement peut constituer une mauvaise foi, dès lors que la demande d’enregistrement n’est pas justifiée au regard des objectifs du RMUE (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 77).
101 Tel est le cas lorsque la titulaire n’a pas l’intention d’utiliser le signe en tant que marque et que cette mauvaise foi ne peut être établie que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de
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la marque, le titulaire de la marque avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (28/10/2020, T-273/19, volant, EU:T:2020:510, § 35).
102 Conformément à la jurisprudence de la Cour, il convient d’examiner si la titulaire de la MUE a déposé la demande contestée non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention d’obtenir, potentiellement sans viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’origine. En effet, si la titulaire de la MUE contestée avait connaissance de la position du demandeur en annulation, sa demande ciblerait nécessairement cette partie (28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES,
EU:T:2020:510, § 28, 41).
103 En particulier, tel est le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher un tiers peut être indicatif pour la mauvaise foi (01/02/2012, T-291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012 :39,
§ 51 ; 28/02/2013, 171/12-P, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:C:2013:131). Selon le demandeur en annulation, le logo en question est composé des initiales de Jean-Charles de Castelbajac « J C C » disposées de façon originale. La reconnaissance de ces initia les est contestée par la titulaire de la MUE.
104 Il résulte des développements précédents que la titulaire n’ayant pas été en mesure de prouver un usage effectif et sérieux de ses marques antérieures, la Chambre ne partage pas l’opinion de la titulaire de la marque contestée selon laquelle les variations apportées à la marque contestée rentrent dans sa logique commerciale. Comme mentionné par le demandeur en annulation, elle avait elle-même procédé au retrait spontané d’une marque composée d’un signe identique en août 2020 (Pièce n°4) même si déposée en classe 9. Aucun argument sur ce point n’a été fourni par la titulaire.
105 Même si une telle logique existait, l’analyse qui suit démontrera à son tour qu’aucune intention d’utiliser la marque enregistrée par la titulaire après son enregistrement n’a été démontrée pour présumer une véritable logique commerciale.
106 Même si l’on considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas soumise à une obligation afférente à l’usage sérieux de sa marque pendant les cinq années consécutives suivant sa demande (25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY’S monkey (fig.)), cela n’exclut pas la responsabilité de la titulaire de la MUE d’expliquer la logique commerciale soutenant son enregistrement.
107 Il se peut que la charge de prouver qu’une demande a été déposée de mauvaise foi incombe au demandeur en annulation – comme indiqué ci-dessus, la bonne foi est présumée sauf preuve du contraire. En effet, une allégation de mauvaise foi est un grief sérieux qui doit être prouvé de manière distincte – des preuves convaincantes sont requises. Il ne suffit pas de prouver des faits qui sont également conformes à la bonne foi. Néanmoins, le niveau requis pour démontrer cette dernière ne devrait pas être si ténu que le demandeur est confronté à un désavantage important.
108 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a absolument pas expliqué la nature de la logique commerciale qui a conduit cette dernière à demander l’enregistrement du signe
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contesté dans l’Union européenne. Rien n’indique que, avant ou après le dépôt de la MUE contestée, il avait un quelconque intérêt commercial dans l’Union européenne (compte tenu de la déchéance des marques antérieures quasi-identiques – marque française
n° 94 519 229 et MUE figurative n°4 407 251).
109 Même si la charge de prouver qu’une demande a été déposée de mauvaise foi incombe au demandeur en annulation et que la bonne foi est présumée, en effet, c’est un grief sérieux et des preuves convaincantes sont requises.
110 La Chambre estime qu’aucun argument n’a été présenté pour rendre même probable l’intention réelle de la titulaire d’offrir les produits pertinents sous la marque de l’Unio n européenne contestée. En plus, les arguments de la titulaire sont contradictoires en affirmant d’un côté que la marque contestée est totalement différente des marques
antérieures transférées (marque française n° 94 519 229 et MUE figurat i ve
n° 4 407 251) mais d’un autre côté que le signe était utilisé en se basant sur les documents de l’usage de la marque française antérieure, notamment (p. 22 des observations à la demande en nullité) :
111 La titulaire a indiqué qu’elle a adopté une approche proactive pour étendre la portée et la reconnaissance de sa marque sur le marché du prêt-à-porter et qu’elle a investi des
ressources significatives pour la marque française n°°94 519 229 .
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112 Néanmoins, il est à noter que les documents fournis pour l’usage de la marque contestée par la titulaire de la MUE sont très faibles et ne sont pas indicatifs d’une logique commerciale postérieure de celle-ci. La Pièce n°16 – Preuves d’usage de la marque française n°°94 519 229 sont déposées dans le cadre de la procédure en déchéance
n°DC20-0019/LZ devant l’INPI dans lesquelles figurent des photos de la collectio n Automne-Hiver 2017-2018, et 2019 comme suit :
113 En plus il y a trois publications sur le compte Instagram de la titulaire de la MUE datées de 2018 et 2019 (sans l’indication de diffusion, de prix, de commentaires de clients, etc.), notamment :
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114 Par conséquent, toutes les circonstances objectives en l’espèce dans lesquelles évidement
la titulaire a acquis le droit sur une marque quasi-identique qu’elle n’a pas bien ménagé et n’a pas effectivement utilisé et les relations conflictuelles courantes entre les parties doivent être prises en considération dans le cas d’espèce. De plus, la titulaire a ajouté le nom Castelbajac contrairement à la volonté du demandeur en annulation, sans tirer les conséquences de la situation juridique résultant de la fin de leur relation contractuelle. Les actions de la titulaire paraissent plutôt déloyales et trompeuses et se manifestent par l’intention de tromper le public que la marque contestée constitue l’évolution de la marque initiale antérieure créée par le demandeur en annulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
115 Sur la base des faits et des relations conflictuelles entre les parties, l’enregistrement du signe contesté a plutôt simplement servi d’outil pour acquérir les droits de la marque à la suite de la déchéance des marques antérieures similaires, comme étant une réponse aux actions du demandeur en annulation sur le marché.
116 Comme indiqué ci-dessus, il existe de solides circonstances objectives et aucune preuve du contraire n’indique que la titulaire de la marque contestée avait une logique commerciale de déposer une marque quasi-identique aux marques antérieures déchues,
c’est-à-dire, la marque française n°°94 519 229 et la MUE figurative n°°4 407 251.
117 Le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point ), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intentio n d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (02/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75; 28/10/2020,
T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 41).
118 Il convient de rappeler que, lorsque les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en annulation sont susceptibles d’aboutir au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. La titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’EUIPO des informations sur ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et afin de lui fournir des éléments de nature à le convaincre que, en dépit de circonstances objectives telles que celles prévalant en l’espèce, ces intentions étaient légitimes (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 36-37 et la jurisprudence citée).
119 Ces considérations sont également applicables au cas d’espèce. Même si la titulaire de la marque de l’Union européenne est acquéreur des droits de la propriété intellectue lle
06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)

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antérieure du demandeur en annulation, cette dernière n’a donné aucune explication claire et précise concernant sa logique commerciale en relation au dépôt d’un signe qui modifie légèrement une marque antérieure déclarée déchue. Partant, l’ensemble de ces éléments objectifs permet de constater l’intention frauduleuse et le comportement parasitaire de la titulaire de la MUE.
Conclusion
120 Dès lors, il peut être déduit des circonstances objectives et des actions spécifiques de la titulaire de la MUE et du lien personnel et économique avec le demandeur en annulat io n que le dépôt de la MUE contestée équivaut à un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Par conséquent, la Chambre de recours conclut que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi.
121 Si la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est établie, la nullité de la marque de l’Unio n européenne sera déclarée dans son intégralité, même si les produits et services enregistr és ne sont pas liés à ceux protégés par la marque du demandeur en annulation (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).
122 La protection de l’intérêt général à une bonne conduite dans le commerce justifie d’étendre la nullité à tous les produits enregistrés compris dans les classes 9, 18 et 25.
123 Étant donné que la procédure de nullité a été accueillie sur la base des motifs absolus visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions des causes de nullité relative de la MUE sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a) en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

124 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Frais
125 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le demandeur en annulation aux fins de la procédure de recours.

126 S´agissant de la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentatio n professionnelle du demandeur, d’un montant de 550 EUR.

127 En ce qui concerne la procédure de nullité, ces frais se composent de la taxe pour la demande en nullité (630 EUR) et des frais de représentation du demandeur fixés à 450 EUR.

128 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)

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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1 Rejette le recours.
2 Condamne la titulaire de la marque contestée à supporter les frais exposés par le demandeur en annulation aux fins de la procédure de recours et de nullité , lesquels s’élèvent à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)