OPP 20-0495 / REF 21/09/2020

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 27/10/2020

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4.

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Margot G a déposé, le 23 novembre 2019, la demande d’enregistrement n°4601537 portant sur le signe verbal WILD OUEST BAGS.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et service suivants : « sacs ; coussins ; couture ».

Le 4 février 2020, Monsieur Jérôme C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal WILD OUEST déposée le 10 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 4305794.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; selles de cycles ; poussettes ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 17 février 2020 sous le n° 2020-0495. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 4 mai 2020.

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n°2020- 560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la déposante a disposé d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.

La déposante a présenté des observations en réponse.

II. – ARGUMENTS DES PARTIES

A. – L’OPPOSANT

A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et service

Les produits et service de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE

En réponse à l’opposition, la déposante conteste uniquement la comparaison des produits et service en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et service suivants : « sacs ; coussins ; couture » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; selles de cycles ; poussettes ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

CONSIDERANT que les « sacs » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la marque antérieure ;

Que ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’ainsi il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation des liens de similarité établie par la déposante entre les « sacs » de la demande d’enregistrement contestée et les « boîtes en carton ou en papier ; affiches ; dessins ; patrons pour la couture ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque antérieure dans la mesure où la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement a d’ores et déjà été établie avec les « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage  » de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT que le service de « couture » de la demande d’enregistrement contestée présente à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les « patrons pour la couture » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds sont destinés à la prestation du premier et que le premier implique nécessairement le recours aux seconds ;

Que ces service et produits sont complémentaires, et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’ainsi il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation des liens de similarité établie par la déposante entre le service de « couture » de la demande d’enregistrement contestée et les «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; selles de cycles ; affiches ; dessins ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque antérieure dans la mesure où la similarité du service précité de la demande d’enregistrement a d’ores et déjà été établie avec les « patrons pour la couture » de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT qu’est inopérant, l’argument de la déposante tenant à la différence d’activités des sociétés en présence ; qu’en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées ou de l’activité des parties.

CONSIDERANT en revanche que les « coussins » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques, à tout le moins similaires aux « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la marque antérieure ;

Que ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel les « coussins peuvent contenir, pour certains, des objets tels que des vêtements de nuit ou constituer des sacs pour emballer des objets fragiles » ; qu’en effet une telle pratique n’est pas démontrée et ne constitue pas l’usage premier des coussins qui s’entendent de pièces de tissu ou de cuir rembourrées, utilisées comme élément de confort et de décor en ameublement ;

Que ces produits ne sont donc pas identiques, ou à tout le moins similaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine ;

Qu’en outre, les « coussins » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « affiches ; dessins » de la marque antérieure ;

Qu’en effet, les premiers ne sont pas nécessairement présentés à la vente via les seconds, lesquels font l’objet de multiples applications ; Que ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel « dans le domaine de la mode et de la décoration, c’est encore plus vrai à travers les affiches publicitaires et les pages de publicité au sein des magazines qui reproduisent les affiches 4 par 3 pour présenter les produits tels que les sacs et les coussins » ; qu’en effet, un tel critère apparaît bien trop large pour être retenu et reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaire, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine ;

Qu’enfin, les « coussins » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « patrons pour la couture » de la marque antérieure ;

Qu’en effet, les premiers ne sont pas nécessairement réalisés via les seconds, lesquels font l’objet de multiples applications ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaire, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et service de la demande d’enregistrement sont pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WILD OUEST BAGS, représenté ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal WILD OUEST, représenté ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux termes ;

Que ces signes ont en commun les termes WILD OUEST, constitutifs de la marque antérieure et présentés en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu’ils différent par la présence du terme final BAGS dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Qu’en effet, les termes WILD OUEST, distinctifs, présentent un caractère dominant dans le signe contesté, le terme BAGS qui les accompagne, aisément compris par le consommateur comme signifiant « sacs », étant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et service reconnus similaires, dont il désigne la nature ou l’objet ;

Qu’il s’ensuit qu’au sein du signe contesté, les termes WILD OUEST retiendront l’attention du consommateur qui pourra être amené à croire que le signe contesté et la marque antérieure ont la même origine économique ;

Qu’ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une

déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits constituée par des sacs ;

Que le signe verbal contesté WILD OUEST BAGS constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure WILD OUEST, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité d’une partie des produits et service en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ;

Que le signe verbal contesté WILD OUEST BAGS ne peut pas être adopté à titre de marque pour désigner ces produits et service, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale antérieure WILD OUEST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et service suivants : « sacs ; couture ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et service précités.

RE, Juriste

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

RO Responsable de Pôle