OPP 20-0512 / REF 16/09/2020

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 2 octobre 2020 ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EKINOXX (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 novembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 597 963 portant sur le signe complexe EKINOXX. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : «services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

Le 5 février 2020, la société EQUINIX, Inc. (société de droit américain constituée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union Européenne EQUINIX, déposée le 5 mai 1999, enregistrée sous le n° 1162197 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Gestion de centres de données. Services de télécommunications, à savoir offre de services d’interconnectivité à des opérateurs d’un réseau informatique mondial».

L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 17 février 2020 sous le n° 20-0512 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE La société EQUINIX, Inc. fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en présence ainsi que celle des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion de centres de données. Services de télécommunications, à savoir offre de services d’interconnectivité à des opérateurs d’un réseau informatique mondial ».

CONSIDERANT que le «service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le service de « Gestion de centres de données » de la marque antérieure, s’entend de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services suivants de la demande contestée : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » et les « Services de télécommunications, à savoir offre de services d’interconnectivité à des opérateurs d’un réseau informatique mondial » de la marque antérieure appartiennent tous à la même catégorie générale des services de télécommunications ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Que la société déposante ne saurait invoquer le fait que « la société EKINOXX SAS ne peut légalement pas commercialiser de produits ou services s’ils ne sont pas directement liés à une opération d’assurance, à l’inverse de l’activité de la marque antérieure » ;

Qu'en effet, outre le fait que les services d’assurance ne sont pas visés dans la présente opposition, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation.

CONSIDERANT en revanche, que les services d’ «optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services de télécommunications, à savoir offre de services d’interconnectivité à des opérateurs d’un réseau informatique mondial » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, rendues par des opérateurs de télécommunications définis ;

Qu’ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT enfin, que les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des

informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Services de télécommunications, à savoir offre de services d’interconnectivité à des opérateurs d’un réseau informatique mondial » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement fournis au moyen des seconds, lesquels peuvent avoir de multiples autres applications ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe EKINOXX ci-dessous représenté :

Que cette marque a été déposée en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination EQUINIX.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes dans leur ensemble que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté dans un graphisme particulier et de couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal unique ;

Que visuel ement, les éléments verbaux EKINOXX (de la demande d’enregistrement contestée) et EQUINIX (constitutive de la marque antérieure) sont de longueur identique (sept lettres) et ont quatre lettres en commun (E, I, N et X) placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables ;

Que surtout, phonétiquement, ces signes possèdent un rythme identique en trois temps et comportent les mêmes sonorités fortes [é-kine-x] et surtout des sonorités identiques en début et fin de dénomination ;

Que la substitution des lettres QU par la lettre K au sein de la demande contestée est sans incidence phonétique et la substitution de la voyelle I par la voyelle O au sein du signe contesté ne présente qu’une différence phonétique légère au regard de la longueur des signes en présence et de la répétition de sons identiques ;

Qu’en outre le son final [x] est assez rare dans la langue française ;

Qu’à cet égard, la citation de trois exemples par la société déposante contenant la séquence [equi-] en attaque ne saurait suffire à en démontrer le caractère courant ;

Que la différence de présentation entre les signes tenant à la présence d’un graphisme particulier et de couleurs au sein de la demande contestée n’apparaît pas davantage de nature à écarter le risque de confusion, celle-ci n’altérant en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination EKINOXX et dès lors qu’elle laisse subsister les mêmes ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent ;

Que la différence intellectuelle soulevée par la société déposante entre les séquences finales (NIX signifiant « Rien, nenni » et NOX désignant « une unité de mesure de l’éclairement lumineux ») ne saurait écarter le risque de confusion entre les signes dès lors que ces séquences, dont les significations ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur d’attention et de culture moyennes, ne sont pas détachables, les signes restant dominés par les mêmes ressemblances visuelles et surtout phonétiques tel que précédemment relevées ;

Qu’ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté EKINOXX constitue donc l’imitation de la marque antérieure EQUINIX ;

Que ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’oppositions, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté EKINOXX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale EQUINIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

RE, Juriste

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

RO Responsable de Pôle