OPP 20-0246/MBR

03/09/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3

à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R.

718-2 à R. 718-4;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété

Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes

d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MANSART SA a déposé, le 23 octobre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 593 065 portant sur le signe verbal […].

Le 15 janvier 2020, la société MISS WORLD LIMITED (société de droit de l’lle de Jersey) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la de marque française portant sur le signe verbal MISS WORLD, déposée le 13 mai 1991, enregistrée sous le n° 1 661 522 et renouvelée par dernière déclaration en date du 29 avril 2011.

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A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Le risque de confusion entre les services est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.

Le risque de confusion entre les signes en présence est d’autant plus important que les services en cause sont identiques ou similaires.

L’opposition a été adressée à la société déposante le 22 janvier 2020 sous le numéro 2020-0246. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal […], ci-dessous reproduit :

[…]

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MISS WORLD.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun de deux éléments verbaux.

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CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont pareillement composés du terme WORLD précédé d’une civilité anglo-saxonne, à savoir MISTER dans le signe contesté et MISS dans la marque antérieure ;

Qu’il résulte de cette structure et de cette évocation commune, un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services destinés spécifiquement à un public masculin ;

Que le signe verbal contesté […] constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale MISS WORLD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « conduite de tests pour la détermination de compétences professionnelles; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; épreuves et tests pédagogiques; tests professionnels; services de réseautage social en ligne; services de socialisation

à des fins personnelles sur internet » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « éducation ; institutions d’enseignement; édition de livres; services de divertissement et organisation de concours de beauté ».

CONSIDERANT que les services suivants : « conduite de tests pour la détermination de compétences professionnelles; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; épreuves et tests pédagogiques; tests professionnels » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les services d'« accès à du contenu, à des sites et à des portails internet » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations de télécommunications assurées par des opérateurs de télécommunication, ne constituent pas la catégorie générale à laquelle appartiennent les services d'«< éducation; institutions d’enseignement; édition de livres » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations visant à former, instruire des personnes et des prestations visant à publier et diffuser des livres, rendus par les maisons d’édition ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;

Que, contrairement aux arguments développés par la société opposante, ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les: « services de réseautage social en ligne; services de socialisation à des fins personnelles sur internet » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux < éducation; institutions d’enseignement; services de divertissement et organisation de concours de beauté » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la prestation des seconds;

Qu’à cet égard, la société opposante fait valoir que les premiers sont utilisés dans le cadre de la prestation des seconds ; que toutefois outre que ces services sont souvent rendus indépendamment, cette circonstance ne revêt en tout état de cause aucun caractère de généralité de sorte qu’aucun lien nécessaire et exclusif entre les services précités ne peut être établi ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

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CONSIDERANT, à cet égard, que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT ainsi que les services de la demande contestés sont, pour partie, identiques ou similaires aux à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu’en raison de l’identité ou la similarité d’une partie des services en présence et de

l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné;

Que la dénomination contestée […] ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MISS WORLD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conduite de tests pour la détermination de compétences professionnelles ; tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; épreuves et tests pédagogiques; tests professionnels ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de

l’Institut national de la propriété industrielle

مصر ¹²o^udeur X Y

Juriste

I

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RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D’APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI

(art. R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS (art. R. 411-21)

. Le délai pour former un recours devant la cour d’appel est d’un mois à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.

. Ce délai est augmenté :

d’un mois si le requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle

Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

- de deux mois si le requérant demeure à l’étranger.

PRESENTATION DU RECOURS (art. R. 411-24 à R. 422-30)

. Le requérant est tenu de constituer avocat et le recours est remis à la cour d’appel compétente par voie électronique, à peine d’irrecevabilité.

L’acte de recours doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2. Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit

d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

3. Le numéro unique d’identification de l’entreprise requérante ou tout document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

4. L’objet du recours ;

5. Le nom et l’adresse du titulaire du titre si le requérant n’a pas cette qualité ;

6. La constitution de l’avocat du requérant. Une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration, sauf en cas de décision implicite de rejet.

A peine de caducité de l’acte de recours, le requérant dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l’INPI (à

l’attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

COURS D’APPEL COMPETENTES (art. R. 411-19-1 et D 411-19-2)

Le recours formé contre une décision relative à un brevet d’invention, un certificat d’utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs doit être porté devant la cour

d’appel de Paris.

. Le recours formé contre une décision relative à une marque, un dessin et modèle, ou une indication géographique, doit être porté devant la cour d’appel territorialement compétente, à déterminer en fonction du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des dix cours d’appel compétentes, les départements concernés :

Départements concernés Cour d’appel compétente 2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, […]-en-Provence 09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, […]

67,68 Colmar

02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, […]

01, 03, 05, 15, 26, 38,42, 43, 63, 69, 73, […], 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, […], 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, […], Nouvelle-Calédonie, […], Wallis et […] et antarctiques françaises,

14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, […]

28, 78, 92, […]

971,972, 973 Fort-de-France

Lorsque le requérant demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile

.

dans le ressort de cette cour.

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PORTAIL DES OPPOSITIONS REGIES PAR LA LEGISLATION ANTERIEURE

La procédure d’opposition étant dématérialisée, l’ensemble des correspondances avec l’Institut doit être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l’INPI.

Si la procédure d’opposition concerne une demande d’enregistrement française déposée avant le 11 décembre 2019 ou un enregistrement international désignant la France enregistré avant le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition est régie par la législation antérieure.

Pour accéder à votre dossier ou communiquer avec l’Institut, vous devez vous rendre sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, selon les modalités indiquées ci-dessous.

¹. Comment se rendre sur le portail des oppositions relevant de la législation antérieure ?

Pour vous rendre sur le portail des oppositions relevant de la législation antérieure, vous devez au préalable vous rendre sur le portail de l’opposition, de la nullité et de la déchéance accueillant les procédures soumises à la nouvelle législation.

Vous devez vous rendre sur le site https://procedures.inpi.fr/, et vous connecter : si vous avez déjà un compte, en entrant vos identifiants (adresse électronique et mot de passe choisi);

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si vous n’avez pas de compte, en créant un compte e-Procédures.

●

Vous accédez alors au portail e-Procédure. Cliquez, dans la rubrique « MARQUES », sur l’onglet «Accéder au portail de l’opposition, de la nullité et de la déchéance ». Une fois sur la page d’accueil du portail, vous trouverez un lien hypertexte vous redirigeant vers le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure.

2. S’identifier dans une opposition relevant de la législation antérieure

Afin d’accéder aux fonctionnalités de rattachement dans ce type de procédure, vous devez au préalable vous rendre sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, tel qu’indiqué ci-dessus.

2.1. Si je suis le déposant de la marque contestée, ou son mandataire, et que je souhaite m’identifier dans une opposition, pour la première fois

Si vous avez procédé à un dépôt électronique de marque, vous êtes automatiquement identifié dans l’opposition et vous pouvez directement consulter votre dossier.

Si vous avez procédé à un dépôt papier de marque ou si vous êtes titulaire d’un enregistrement international, vous devez vous identifier dans l’opposition. Lorsqu’une opposition a été formée, l’Institut vous notifie cette opposition par courrier recommandé qui contient un code et un mot de passe. Ces code et mot de passe servent à vous identifier.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le portail des oppositions, tel qu’indiqué ci-dessus. Sur le portail des oppositions, vous cliquez sur l’onglet « s’identifier dans une opposition » et choisissez « je suis le déposant de la marque contestée». Vous indiquez les code et mot de passe qui vous ont été communiqués par l’Institut. L’opposition concernée devient alors visible dans une des corbeilles et vous avez accès à l’ensemble des documents relatifs à cette procédure.

2.2. Comment se constituer mandataire ?

Le déposant et l’opposant peuvent être représentés par un mandataire habilité.

Si vous êtes mandataire du déposant de la marque contestée et que vous souhaitez vous identifier pour la première fois dans une opposition, vous devez suivre la procédure ci-dessus « Si je suis le déposant de la marque contestée, ou son mandataire, et que je souhaite m’identifier dans une opposition, pour la première fois »>.

Si l’opposant ou le déposant eux-mêmes sont déjà identifiés dans l’opposition ou si un mandataire a déjà été constitué, vous devez cliquer sur l’onglet « s’identifier dans une opposition » puis « je suis un nouveau mandataire ». Le juriste en charge de la procédure d’opposition concernée devra alors valider cette nouvelle constitution. Vous pouvez dès à présent téléverser tout document qui vous semble utile sans attendre la validation.

3. Consulter un dossier ou transmettre un document

Sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, vous avez accès à l’ensemble des procédures dans lesquelles vous vous êtes identifié comme partie à la procédure. Les dossiers sont classés par étape de procédure. Vous pouvez retrouver un dossier soit dans l’une de ces corbeilles, soit en utilisant le champ < RECHERCHE » dans lequel vous devez entrer votre numéro d’opposition selon le format suivant : 19-0000.

Pour transmettre à l’Institut tout document relatif à cette procédure, vous devez sélectionner l’opposition concernée et cliquer sur le bouton < Transmettre un document ». Une fois le document téléchargé, vous devez choisir un typage, puis cliquer sur le bouton

< Envoyer le document ». Le juriste en charge de l’opposition sera alors averti de la réception d’un nouveau document.

Pour toute question, veuillez contacter Inpi Direct au 0820 210 211 (0,10 € TTC/mn) + prix appel. Depuis l’étranger 00 33 171 087 163

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