R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP20-4368 29/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AUX HERBES FOLLES (société par actions simplifiée) a déposé le 5 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4679522 portant sur le signe verbal AUX HERBES FOLLES. Le 24 novembre 2020, Madame T G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale HERBE FOLLE déposée le 17 avril 2015 sous le n° 4174398, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur les droits antérieurs non pris en compte L’opposante, dans son exposé des moyens, indique fonder son opposition sur les droits suivants :

- la marque antérieure HERBE FOLLE n°4174398 ;

- le nom commercial HERBE FOLLE ;

- enseigne HERBE FOLLE ;

- le nom de domaine www.herbefol e.net. Or, dans son récapitulatif d’opposition, l’opposante a indiqué former opposition uniquement sur la base de la marque antérieure HERBE FOLLE n°4174398 aucun autre droit antérieur n’a été invoqué. A cet égard, il convient de rappeler que lors de la formation d’une procédure d’opposition en ligne, l’opposant doit sélectionner l’ensemble des droits antérieurs qu’il souhaite invoquer. Ainsi, et en sélectionnant plusieurs droits antérieurs, le montant de la redevance est alors calculé en fonction du nombre de droits antérieurs invoqués. A ce titre, l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e instaure, pour la procédure d’opposition, une redevance de base de 400 euros et une redevance de 150 euros par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier). En l’espèce, et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opposante a invoqué dans le cadre de cette procédure un seul droit antérieur à savoir marque antérieure HERBE FOLLE n°4174398, de sorte que l’opposition sera appréciée uniquement au regard de ce droit. Les autres droits invoqués dans le cadre de son exposé des moyens, à savoir le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine, ne seront pas pris en compte. B. Sur la recevabilité des observations de la société déposante L’opposante soulève l’irrecevabilité des premières observations de la société déposante, car « … présentées par une société inexistante… ». A ce titre, l’opposante soulève que la personne morale titulaire de la demande d’enregistrement contestée n’existant pas, el e ne peut en conséquence présenter des observations en réponse. Toutefois, la validité du dépôt de la demande d’enregistrement contestée ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition. Ainsi, les observations, signées par Monsieur M D , présenté lors du dépôt de la demande d’enregistrement contesté comme étant le salarié de la personne morale déposante, sont recevables. C. Sur le risque de confusion 2

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; cosmétiques. Herbes médicinales; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Herbes culinaires; Herbes séchées; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Café ; thé ; cacao ; farine ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sel ; épices ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool. Herbes à fumer; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour cheveux ; produits de rasage. Herbes médicinales ; tisanes. Fleurs naturel es ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons ; parfums ; cosmétiques. Herbes médicinales; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. Herbes culinaires; Herbes séchées; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « farine ; préparations faites de céréales » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales et de préparations contenant des céréales, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Herbes médicinales ; tisanes. Fleurs naturel es » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de plantes utilisées pour leurs propriétés particulières bénéfiques pour la santé, de boissons contenant une substance végétale (obtenues par macération, infusion, décoction) et de végétaux à l’état naturel. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 3

Les « Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sel ; épices ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Herbes médicinales. Fleurs naturel es» de la marque antérieure invoquée, les produits de la marque antérieure n’étant pas nécessairement, ni exclusivement insérés dans les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Herbes médicinales. Fleurs naturel es » de la marque antérieure invoquée, les produits de la marque antérieure n’étant pas nécessairement, voire nul ement utilisés avec les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, et contrairement à soutient la société opposante, il ne saurait suffire de soutenir que les « Bières » de la demande et les « tisanes » de la marque antérieure auraient « le même mode de fabrication par macération/décoction », pour les déclarer similaires. En effet, déclarer des produits similaires sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires des produits qui présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement, les « bières » s’entendant de boissons alcoolisées ce que ne sont pas les produits précités de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Herbes médicinales. Fleurs naturel es » de la marque antérieure invoquée, les produits de la marque antérieure n’étant pas nécessairement, voire nul ement utilisés avec les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, et contrairement à soutient la société opposante, il ne saurait suffire de soutenir que ces produits auraient « le même objectif de bien-être » pour les déclarer similaires, dès lors que les premiers sont des produits destinés à être fumés alors que les seconds sont des produits ayant un usage thérapeutiques et des végétaux à l’état naturel. Ainsi, la recherche d’un éventuel « bien-être » dans l’usage de ces produits apparaît comme un critère trop général pour permettre de reconnaître une similarité entre ces produits qui présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Herbes médicinales. Fleurs naturel es » de la marque antérieure invoquée, les produits de la marque antérieure n’étant pas nécessairement, voire nul ement utilisés avec les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 4

Enfin, ne saurait être pris en considération l’argument de la société opposante selon lequel l’enregistrement du signe contesté en classe 34 serait de nature à porter atteinte à la marque antérieure, dès lors que la propagande ou la publicité faite pour un produit ou service pour lequel est utilisée une marque rappelant le tabac, un produit du tabac ou un de ses ingrédients est considéré comme une propagande ou publicité indirecte et donc interdite en application des articles L.3512-4 et L.3512-5 du code de la santé publique. En effet, la prise en considération de cette circonstance relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires, l’Institut n’étant pas compétent pour juger l’application de la loi Evin dans le cadre de la procédure d’opposition. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, les arguments de la société déposante selon lesquels l’opposante revendiquerait « la commercialisation de produits qu’el e ne vend pas » ne sauraient être retenus, dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AUX HERBES FOLLES. La marque antérieure porte sur le signe verbal HERBE FOLLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les termes très proches HERBES FOLLES pour le signe contesté et HERBE FOLLE pour la marque antérieure, lesquels diffèrent uniquement par le fait que les termes du premier sont au pluriel et les seconds sont au singulier, ce qui leur confère une physionomie et une évocation très proches et une prononciation identique. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’article AUX dans le signe contesté, lequel n’est pas de nature écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que l’article défini AUX vient seulement introduire, sans altérer le caractère immédiatement perceptible, les termes qui le suit. En conséquence, le signe verbal AUX HERBES FOLLES est donc similaire à la marque antérieure HERBE FOLLE. 5

La société déposante invoque le fait que la société opposante n’aurait jamais exploité la marque antérieure invoquée HERBE FOLLE et fournit à ce titre de nombreux exemples afin de démontrer que l’opposante exploiterait le signe SAVONNERIE HERBE FOLLE. Ainsi, dans son argumentation, la société déposante tente de démontrer que l’opposante n’aurait pas fait un usage sérieux de sa marque antérieure pour l’ensemble des produits objets de son dépôt et sol icite en conséquence la déchéance de la marque antérieure au titre de l’article L.714-5 du Code de la propriété intel ectuel e. A cet égard, la société déposante ne saurait mettre en cause l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits en cause, dès lors qu’el e n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En conséquence, et en l’absence de cette demande, l’Institut n’a pas à statuer sur l’usage sérieux de la marque antérieure de sorte que l’ensemble des arguments de la société déposante en ce sens sera écarté. La société déposante soutient que sur le site internet de l’opposante, il serait indiqué dans ses « métadonnées d’indexation […] une mention « sans huile de palme » laquel e serait en violation de la réglementation cosmétique de l’Union européenne. Toutefois, un tel argument ne saurait être pris en compte dès lors que l’Institut ne dispose d’aucune compétence pour juger l’application d’une tel e réglementation. En outre, dès lors que la procédure d’opposition n’est pas fondée sur le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine, mais uniquement sur une marque, l’ensemble des arguments de la société déposante concernant ces fondements ne seront pas retenus et notamment l’étendue géographique de l’activité de l’opposante dès lors que dans le cadre dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion fondé sur une marque antérieure, l’étendue géographique n’est pas un critère pertinent, une marque étant protégée sur l’ensemble du territoire national. La société déposante soutient que l’opposante utiliserait des marques qui seraient détenues par des tiers. Toutefois, cet argument est extérieur à la procédure dès lors que, d’une part, ils concernent des droits dont la société déposante n’est pas titulaire, et d’autre part, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause pour les produits de la demande d’enregistrement qui ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. 6

Enfin, est extérieure à la présente procédure la demande de l’opposante tendant à ce que l’Institut condamne la société déposante à payer tous les frais de cette procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée, le directeur de l’Institut étant alors tenu de prendre une décision tendant au rejet de cette demande ou au rejet de l’opposition formée à son encontre, toute autre considération ne relevant pas de cette procédure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AUX HERBES FOLLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; cosmétiques. Herbes médicinales; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. Herbes culinaires; Herbes séchées; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 7