NL 21-0105 Le 22/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2021, la société par actions simplifiée BIG MAMMA (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0105 contre la marque n°20/4691347 déposée le 13 octobre 2020, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur K R est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-05 du 5 février 2021. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoquait initialement deux motifs relatifs de nullité, à savoir :

- L’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure portant sur le signe verbale BIG MAMMA n° 12555141 déposée le 31 janvier 2014 et enregistrée le 20 mai 2014 ;

- L’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe figurative BIG MAMMA n° 20/4621302 déposée le 6 février 2020, enregistrée au BOPI numéro 2020-40 du 2 octobre 2020. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. En raison de l’existence d’une action administrative pendante devant l’EUIPO à l’encontre de la marque antérieure BIG MAMMA n° 12555141, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 9 juillet 2021. 7. Le 27 juillet 2021, le demandeur a expressément renoncé à fonder sa demande en nullité sur sa marque de l’Union Européenne antérieure n° 12555141. 8. Par conséquent, la procédure a repris et la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 25 août 2021, réexpédié à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 27 août 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2

9. Le 21 octobre 2021, le titulaire de la marque contestée a, par l’intermédiaire de son mandataire constitué dans l’intervalle, présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 2 novembre 2021, reçu le 5 novembre 2021. 10. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 30 novembre 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 10 décembre 2021, reçu le 15 décembre 2021. 11. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 17 janvier 2022 (les 15 et 16 janvier tombant un samedi et un dimanche). Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- fait valoir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence en raison de l’identité ou à tout la moins la très forte similarité entre les services en cause et des similitudes entre les signes en présence, du fait de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et de la « reprise à l’identique de l’élément dominant et distinctif [MAMMA] »;

- soutient que « cette confusion sera d’autant plus probable si l’on considère la grande réputation acquise par [le demandeur] via ses marques antérieures dans le domaine de la restauration » et produit des pièces à cet égard ;

- en déduit que la marque contestée sera perçue comme une déclinaison des marques antérieures ; Enfin, il demande à ce que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 600 euros « à parfaire dans l’hypothèse d’une phase orale et/ou d’une représentation ultérieure ». 13. D ans ses observations en réponse , le demandeur reprend l’argumentation développée dans son exposé des moyens et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Il réitère, en outre, sa demande visant à ce que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée, la somme de 600 euros au titre des frais engagés dans le cadre de cette procédure. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. D ans s es premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée : 3

- prend acte de la renonciation du demandeur à invoquer la marque de l’Union Européenne antérieure BIG MAMMA n° 012555141 ;

- souligne que les signes en cause diffèrent grandement par leur élément d’attaque générant des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles ;

- soutient également que le terme MAMMA, commun aux deux signes, est très faiblement distinctif pour désigner les services en cause ;

- en déduit qu’il ne saurait exister un risque de confusion entre les marques en cause. Enfin, il demande à l’Institut de refuser la demande visant à mettre à sa charge la somme de 600 euros au titre des frais engagés par le demandeur pour la présente demande en nullité. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 16. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure  ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française BIO MAMMA n°20/4691347 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française BIG MAMMA n° 20/4621302. 4

19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs». 23. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs». 24. Ainsi, force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs» de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. 25. Par conséquent, les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 5

2. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 27. La marque antérieure porte sur le signe figuratif BIG MAMMA, ci-dessous reproduit : 28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux termes. 31. V isuellement , les signes présentent la même structure, à savoir un terme de trois lettres débutant par la même séquence BI- suivi du terme MAMMA. Ils diffèrent par la seule substitution de la lettre O à la lettre G au sein du signe contesté. Toutefois, ces lettres présentent une même forme arrondie de sorte qu’elles ont une physionomie proche. Par conséquent, les similitudes visuelles entre les signes seront considérées comme élevées. 32. P honétiquement , les signes en présence ont en commun une sonorité d’attaque proche [bi-o]/[bigue] et des sonorités centrales et finales identiques (à savoir [ma-ma]). A cet égard, la substitution de la lettre O à la lettre G au sein du signe contesté n’entraine pas de différence de rythme contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la séquence [io] se prononçant en un seul temps court ; en tout état de cause, cette éventuelle différence ne porte que sur une seule sonorité (à savoir [o] et [gue]) positionnée au milieu des sonorités communes [bi] et [ma-ma] de sorte qu’elle n’apparait pas de nature à supplanter les fortes similitudes précédemment relevées entre les signes. 33. Par conséquent, les ressemblances phonétiques entre les signes seront considérées comme fortes. 6

34. I ntellectuellement , les signes en présence on en commun le terme MAMMA qui, comme le relève les deux parties, sera perçu comme faisant référence à la figure maternelle, la mère de famille. 35. En outre, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, le terme BIO du signe contesté constitue effectivement l’abréviation usuelle du terme « biologique », et le terme anglais BIG de la marque antérieure sera compris du public pertinent comme signifiant « gros » ou « grand ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer comme il le fait que le terme BIG sera appréhendé par le public pertinent comme évoquant une nourriture « moins saine », alors qu’il vient qualifier directement le terme MAMMA, pour évoquer « la mère nourricière dans sa bonhomie et sa générosité » comme le relève à juste titre le demandeur. A cet égard, l’utilisation courante du terme BIG « par les chaînes de fast-food, afin de désigner des hamburgers » n’est pas de nature à en modifier l’évocation en l’espèce, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. Le terme BIO n’apparait pas davantage de nature à altérer la signification du terme MAMMA. 36. Par conséquent, les ressemblances intellectuelles entre les signes seront considérées comme fortes. 37. Enfin, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances d’ensemble (infra points 39 à 47). 38. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes phonétiques, visuelles et intellectuelles à un degré élevé.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. Le titulaire de la marque contestée soutient que le terme MAMMA, commun aux deux signes, est très faiblement distinctif pour désigner les services en cause, au motif que :

- Le terme italien Mamma désigne « la figure maternelle », et qu’en Italie comme en France la figure maternelle est centrale en termes de transmissions culinaires. (Il produit des pièces à cet égard) ;

- La cuisine italienne est la cuisine étrangère préférée des français (il produit des pièces à cet égard) et « les services de restauration sont intimement lié à la figure de la « mamma » ainsi qu’à la notion de transmission générationnelle » ;

- Il y a, à l’heure actuelle 283 restaurants en Ile de France comportant le terme MAM(M)A (il produit à ce titre un extrait des pages jaunes – pièce n°13) et 70 marques qui utilisent le terme MAMMA pour des services en classe 43 (il produit à ce titre une extrait de la base marques « data INPI » – pièce n°14). 40. Toutefois, la simple référence à « la mère […] par essence associée à la nourriture et à l’alimentation » et à la figure maternelle « centrale en terme de transmissions […] culinaire » ne 7

saurait suffire à altérer le caractère distinctif du terme MAMMA. En effet, ces évocations ne présentent pas de lien direct et concret avec les services de restauration et apparaissent trop éloignées pour en écarter la distinctivité. De même, elles ne seront pas perçues comme renvoyant à une caractéristique précise et identifiable de ces services. Enfin, l’attrait des français pour la cuisine italienne ne permet pas davantage de déterminer en quoi le terme MAMMA serait faiblement distinctif pour désigner des services de restauration. 41. Par ailleurs, la présence de 70 marques comportant le terme MAM(M)A en France, en classe 43 ne saurait, en soi, suffire à écarter la distinctivité du terme MAMMA. En effet, d’une part ce chiffre n’est pas mis en rapport avec le nombre de restaurants sur le territoire français de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion sur la perception du terme MAMMA par le public pertinent. D’autre part, l’existence de plusieurs marques enregistrées comportant le terme Mam(m)a ne reflète pas nécessairement l’état du marché des services en cause dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont effectivement exploitées pour les services de restauration, outre que la pièce n°14 produite ne comporte aucune indication quant aux services effectivement visés. Enfin, il y a lieu de relever que le demandeur apparaît comme le titulaire de six des marques listées sur ladite pièce. 42. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle 283 restaurants en Ile de France comportent le terme Mam(m)a, n’est pas davantage démontrée. A cet égard, la production d’un extrait des pages jaunes faisant état de restaurants comportant le terme MAM(M)A ou connus sous une dénomination comportant le terme MAM(M)A (pièce n°13) ne reflète nullement les chiffres avancés par le titulaire de la marque contestée. En outre, force est de constater que certains des restaurants mentionnés appartiennent vraisemblablement au même groupe, voire au demandeur lui-même. 43. Ainsi, l’élément verbal « MAMMA », commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique ou n’en évoque une caractéristique précise. 44. A l’inverse, le terme BIO, qui qualifie un produit issu de l’agriculture biologique ou élaboré à partir de produits qui en sont issus, est dépourvu de distinctivité au regard des services en cause contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. En effet, le terme BIO sera perçu comme désignant une caractéristique des services en cause, à savoir de proposer à la consommation une alimentation biologique. 45. De même, et comme précédemment évoqué, le terme BIG sera simplement perçu comme venant qualifier le terme MAMMA, de sorte qu’il présente un caractère accessoire et sera, dès lors, moins apte à retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. 46. Ainsi, le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur l’élément «MAMMA » commun aux deux signes. Il en va d’autant plus ainsi qu’il apparait visuellement et phonétiquement plus long que les termes qui le précèdent. 8

47. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 48. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 49. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent au grand public.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 50. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 51. A cet égard, le demandeur soutient que le risque de confusion entre les marques « sera d’autant plus probable si l’on considère la grande réputation acquise par [le demandeur] via ses marques antérieures dans le domaine de la restauration ». Il produit à ce titre, les pièces suivantes :

- Pièce n°9 – Un article paru sur le site www.lesinrocks.com le 24 mai 2017 intitulé « Big Mamma : histoire fulgurante d’un empire food » dont il ressort que Big Mamma, est un groupe français de restaurants italiens comptant 5 restaurants italiens aux quatre coins de la capitale (bientôt un sixième ce mois-ci, Pink Mamma) et qui emploie plus de 400 employés;

- Pièce n° 10 – Un article paru sur le site www.lefigaro.fr le 23 février 2021 intitulé « Une trattoria Big Mamma ouvre à Bordeaux » dont il ressort que « le groupe Big Mamma » « groupe français de restaurant italiens à succès » – qui compte huit adresses dans la capitale, deux à Londres, une à Madrid, Lille et Lyon – ouvre un restaurant à Bordeaux ;

- Pièce n°12 – Un extrait du site www.bigmammagroupe.com. A cet égard, si la pièce n°10 est postérieure au dépôt de la marque contestée, elle relate néanmoins son historique, et le fait que « l’empire […] continue à s’étendre ». Il ressort ainsi des pièces versées que la marque antérieure est mentionnée dans des journaux grand public à diffusion nationale où elle est présentée comme « un empire food » et comme 9

« devenant l’un des plus gros groupes économiques de la capitale ». Il est par ailleurs indiqué que la « déferlante Big Mamma » est « arrivée au printemps 2015 », permettant de justifier d’un usage d’environ cinq années au jour du dépôt de la marque contestée, en sorte qu’elle bénéficie d’une certaine connaissance par le consommateur moyen de services en cause. 52. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru par une certaine connaissance sur le marché concerné. 4. Appréciation globale du risque de confusion 53. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 54. En l’espèce, en raison de la stricte identité des services en cause, de la forte similitude entre les signes, et du caractère distinctif de la marque antérieure (intrinsèque et accru par une certaine connaissance sur le marché pertinent), il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet, comme le souligne le demandeur, susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits issus de l’agriculture biologique. 55. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée. C. Sur la répartition des frais 56. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 57. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 58. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme la partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en nullité. 10

59. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique, représenté par un mandataire a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à celle du titulaire de la marque contestée. 60. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0105 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°20/4691347 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur K R au titre des frais exposés. 11