NL21-0131 Le 24 janvier2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juin 2021, la société CARO’STYL (le demandeur), société anonyme a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0131 contre la marque n° 18 4 446 258 déposée le 16 avril 2018, ci-dessous représentée :

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L’enregistrement de cette marque, dont la société PIERRE ET CERAMIQUE D’AIX SAS (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2018/32 du 10 août 2018.

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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de tous les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 19 Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois façonnés ; Classe 20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; Classe 42 architecture ; décoration intérieure. 3. Le demandeur a invoqué deux moyens :

- un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque française CARRELAGE GREEN BALI n° 17 4 382 097, déposée le 9 août 2017 ;

- un motif absolu de nullité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. En l’absence de rattachement, la demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée au jour du dépôt, par courrier recommandé en date du 1er septembre 2021 et reçu le 3 septembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 3 novembre 2021. Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur
- se prévaut, afin de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, de l’antériorité de la commercialisation du produit GREEN BALI par la production d’un constat d’huissier du 4 février 2020 qui démontre d’une part des réalisations relatives au carrelage GREEN BALI dès le 16 novembre 2013 et d’autre part des demandes d’informations et de commandes relatives au carrelage GREEN BALI dès le 19 octobre 2016, soit antérieurement à l’ensemble des documents produits par le titulaire de la marque contestée censés démontrer l’utilisation antérieure de la marque contestée.

- produit des factures du 27 mai 2016 au 23 décembre 2016 correspondant à la vente du produit GREEN BALI à différents clients domiciliés dans toute la France et en Espagne (pièce11).

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— produit également des statistiques de son système de facturation relative au CARRELAGE GREEN BALI pour les années 2017,2018, 2019 et 2020.

- indique qu’il a adressé un courrier au titulaire de la marque contestée sollicitant la cessation de la marque contestée et que ce dernier a prétendu – et ce en dehors de la présent procédure en nullité – qu’il utilisait la marque contestée antérieurement ;

- soutient s’agissant du risque de confusion avec la marque antérieure invoquée que la pierre naturelle commercialisée par le défendeur sous l’appellation BALI GREEN correspond aux mêmes classes de produits que celles de la marque antérieure, que les produits commercialisés par les deux sociétés concernent pareillement des revêtements de piscine et sont commercialisés en magasins et par Internet ; il souligne la ressemblance visuelle et phonétique entre les deux signes ;

- produit un constat d’huissier de 2018, duquel il ressort que sur le moteur de recherche GOOGLE des photographies issues du site du titulaire de la marque contestée apparaissent au côté de celles du demandeur créant ainsi un risque de confusion ; ces photographies présentent le même sujet (la piscine) et les mêmes codes couleurs (vert foncé typique de Bali). II.- DECISION A. S ur le droit applicable 9. La marque contestée a été déposée le 16 avril 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 10. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt. 11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 12. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 13. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 14. En outre, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

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15. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 16. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 1. Sur le fondement de la mauvaise foi 17. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, un dépôt est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. Ainsi, la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité. 18. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents, propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 19. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 20. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07). 21. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

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22. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 23. En l’espèce, il appartient au demandeur, qui sollicite l’annulation de la marque sur ce fondement, de démontrer que le 16 avril 2018, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque BALI GREEN en connaissance des droits du demandeur sur ce signe et dans l’intention de le priver illégitimement de ce signe nécessaire à son activité, présente ou future. 24. Il ressort de l’exposé des moyens et des pièces produites par le demandeur que tant ce dernier que le titulaire de la marque contestée exercent leurs activités dans le domaine du revêtement de sol pour les piscines. 25. Le demandeur est titulaire de la marque française CARRELAGE GREEN BALI n° 17 4 382 097, déposée le 9 août 2017 pour désigner des « matériaux de construction non métalliques ; revêtements de sols ». 26. Il ressort également des pièces produites par le demandeur qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au titulaire de la marque contestée une lettre de mise en demeure datée du 12 mars 2018 de « cesser l’usage de l’appellation commerciale BALI GREEN » et reçue le 14 mars 2018 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception (Pièce n°7). Dans cette mise en demeure, le demandeur indique au titulaire de la marque contestée qu’il « commercialise depuis plusieurs années un carrelage sous l’appellation GREEN BALI et qu’il a enregistré cette marque auprès de l’INPI depuis le 9 août 2017 ». Il soutient encore que « la pierre naturelle commercialisée par KEI STONE sous l’appellation BALI GREEN correspond aux mêmes classes de produits (classes 19 et 27) » et que « la protection de la marque GREEN BALI vaut à l’égard de toutes les reproductions ou imitations tels que BALI GREEEN ». Il en conclut que « l’atteinte portée au droit de la société CARO’STYL constitue une contrefaçon ». 27. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 16 avril 2018 de l’existence de la marque antérieure pour désigner des produits des classes 19 et 27. 28. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 29. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 30. Le demandeur produit un constat d’huissier du 4 février 2020 (Pièce n°10) qui démontre d’une part des réalisations relatives au carrelage GREEN BALI dès le 16 novembre 2013 et d’autre part des demandes d’informations et de devis relatives au carrelage GREEN BALI dès le 19 octobre 2016.

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Il fournit également des factures du 27 mai 2016 au 23 décembre 2016 correspondant à la vente du produit GREEN BALI à différents clients domiciliés dans toute la France et en Espagne (pièce 11) ainsi que des statistiques de son système de facturation relative au CARRELAGE GREEN BALI pour les années 2017,2018, 2019 et 2020. 31. Toutefois, si les pièces précitées fournies par le demandeur démontrent une exploitation du signe, en revanche, elles ne permettent pas de déduire la volonté, par le titulaire de la marque contestée, d’entraver ses activités. En effet, si le titulaire de la marque contestée ne pouvait pas ignorer l’exploitation par le demandeur d’un signe antérieur proche, la mauvaise foi n’est pas caractérisée pour autant dès lors que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête. 32. En conséquence, le demandeur n’a pas démontré en quoi le titulaire de la marque contestée aurait agi dans l’intention de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 33. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 34. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté. 2 . Sur le risque de confusion avec la marque française 17 4 3 82 0 97 37. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n°18 4 446 258 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française antérieure n°17 4 382 097. 38. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 39. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

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41. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de tous les produits et services de la marque contestée, à savoir : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois façonnés ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; architecture ; décoration intérieure ». 42. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « matériaux de construction non métalliques ; revêtements de sols ». 43. En l’espèce, les « matériaux de construction non métalliques » de la marque contestée se retrouvent dans le libellé de la marque antérieure, en sorte qu’il s’agit de produits identiques. 44. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les « constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois façonnés ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; architecture ; décoration intérieure » de la marque contestée et les produits de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer au demandeur pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée, en sorte qu’aucun lien n’a été établi entre les produits en cause. b. Sur les signes 45. La marque contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : 46. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe reproduit ci-dessous : 47. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 48. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes

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49. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure trois termes. 50. Visuellement et phonétiquement ces signes ont en commun les termes BALI et GREEN, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Bien que les termes BALI et GREEN soient inversés dans le signe contesté, cette inversion n’est nullement de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche de ces éléments verbaux, résultant de l’association des termes BALI et GREEN. 51. Si les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence de l’élément d’attaque CARRELAGE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 38 à 41). 52. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 53. Au sein de la marque antérieure, les termes GREEN BALI présentent un caractère dominant et essentiel dès lors qu’ils sont précédés du terme CARRELAGE, qui apparaît descriptif au regard des produits en cause ; en effet, il est susceptible d’en désigner la nature ; en conséquence, il n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. 54. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 55. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 56. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 57. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est plus élevé. 58. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 59. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure invoquée n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal.

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4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 60. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 61. En l’espèce, en raison de l’identité des produits visés au point 43, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au regard du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine. 62. Le fait que certains des produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 63. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 44. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel n’a pas été démontré en l’espèce. 63. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour une partie seulement des produits et services visés par la demande, à savoir les produits visés au point 43 C. Sur la répartition des frais 64. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 65. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 66. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 67. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article L716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

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68. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 69. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0131 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°18 4 446 258 est déclarée nulle pour les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.