19-3337 12 janvier 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L’INSTITUT MINES TELECOM, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, a déposé le 29 avril 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 547 251 portant sur le signe complexe WE TECHUP. Le 23 juillet 2019, la société WEWORK COMPANIES INC., société organisée sous les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe WE, déposée le 27 mars 2018 sous le n°1423364. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, et est une déclinaison de la marque antérieure. La société invoque la renommée de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 5 septembre 2022. L’Institut déposant avait la possibilité de fournir des observations en réponse jusqu’au 21 novembre 2022, ce qu’elle n’a pas fait. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe WE TECHUP, ci-dessous reproduit : Que ce signe est déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe WE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de couleurs, d’un élément figuratif et d’une représentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une représentation particulière ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Que si les signes ont en commun le terme WE, constitutif de la marque antérieure et en position d’attaque du signe contesté, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, ils se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté ; deux lettres pour la marque antérieure), et leur structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; un temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([tek-up] pour le signe contesté ; [oui] pour la marque antérieure], ce qui leur confère une prononciation différente ; Qu’intellectuellement, le terme WE est étroitement associé aux termes TECHUP, évoquant ainsi l’expression anglaise « we take up », évocation absente de la marque antérieure composée uniquement du pronom anglais WE signifiant « nous » en français ; Qu’ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente entre les deux signes ; Qu’il n’est pas contesté que le terme WE apparait distinctif au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, au sein du signe contesté les termes TECHUP apparaissent tout autant perceptibles que le terme WE de par leur présentation en caractères de même taille, de même couleur, et de même typographie, et surtout en raison de la référence à l’expression « we take up » due à leur association ; Qu’ainsi fondu dans cette expression, le terme WE ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme le pronom d’un verbe ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les termes TECHUP ne sont pas perçus comme descriptifs et secondaires en ce qu’ils sont « bien compris des start-up comme faisant référence à la High Tech et aux nouvelles technologies » ; qu’en effet, si le terme TECH peut apparaitre comme l’abréviation du terme « technologie », cette évocation n’est nullement claire et directe lorsque le terme TECH est accolé au terme UP ; Qu’il en résulte que, le terme WE ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté, ni n’est de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de ce signe ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Qu’ainsi les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le signe complexe contesté WE TECHUP ne constitue pas l’imitation de la marque verbale antérieure WE, dont il n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que sont extérieurs à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées ou commençant par le terme WE ; Qu’en effet, les marques appartenant à cette « famille » ne présentent pas la même structure que la marque antérieure invoquée, composée du seul élément verbal WE ; qu’en tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; publications électroniques sous la forme de manuels, livres, revues, magazines ; brochures électroniques (téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; appareils et instruments scientifiques notamment d’enseignement ; équipements pour le traitement de l’information ; bases de données électroniques ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres, brochures, revues, journaux, magazines, prospectus, publications, périodiques services de conseils en affaires commerciales et/ou industrielles ; services de conseil en gestion et en organisation d’entreprises commerciales et/ou industrielles ; étude, analyse et recherche de marchés ; enquêtes et recherches commerciales ; services de prévision, de consultation dans le domaine des affaires ; expertises en affaires commerciales et/ou industrielles ; aides et conseils pour l’administration, l’organisation et la direction d’entreprises commerciales ; conseils en efficacité organisationnelle et politique d’entreprises (conseils en matière d’organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; conseils en recherche de la performance pour les entreprises commerciales et/ou Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

industrielles (conseils en matière d’organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; mise au point de stratégies commerciales pour entreprises ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; organisation de rencontres d’affaires; services de conseils en gestion de personnel; informations en matière de recherches de marchés; négociation et conclusion de transactions commerciales et de contrats commerciaux; services de réseautage d’affaires afin de permettre l’échange d’opinions, d’expériences et d’informations dans le processus de création, de développement et de gestion d’entreprises ; Affaires financières; financement de projets; investissement de capitaux; placement de fonds; Education, formation et services d’enseignement et de formation initiale et continue ; informations en matière d’éducation ; enseignement par correspondance ; formation postscolaire ; organisation de manifestations culturelles, sportives ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, concerts, conférences, festivals, forums, symposiums et séminaires ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication de livres, d’annales, d’imprimés, de revues, de périodiques et de journaux ; prêts de livres ; organisation et conduite de compétitions sportives ; organisation de concours à buts culturels ou éducatifs ; exploitation de publications électroniques en ligne téléchargeables ou non ; montage de bandes vidéo ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres, revues, journaux et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de production de films sur bandes vidéo ou sur tous supports audiovisuels ou sonores ; services de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, organisation de séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; édition et publication de supports multimédia » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques; logiciels informatiques téléchargeables ;services d’incubation, à savoir services de développement commercial pour des tiers; services d’incubation, à savoir services d’aide au démarrage pour entreprises de tiers; services d’incubation, à savoir mise à disposition de manifestations de réseautage commercial; Services immobiliers; services de crédit-bail de surfaces de bureaux; Services de divertissement; services d’éducation; services de divertissement et d’éducation, à savoir organisation, animation et coordination de formations, cours, séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les domaines des affaires, de la technologie et de l’entrepreneuriat; publication électronique de blogs, brochures, magazines et circulaires sur un large éventail de sujets; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations récréatives sociales; services de club de conditionnement physique, à savoir mise à disposition d’équipements et d’instructions dans le domaine de l’exercice physique; mise à disposition d’infrastructures pour la pratique du fitness et de l’exercice physique; animation de cours de fitness; mise à disposition de piscines; activités sportives et culturelles, à savoir organisation de manifestations sportives et culturelles communautaires; services éducatifs et de divertissement, à savoir services d’intervenants spécialisés dans la motivation et la pédagogie; services d’éducation, à savoir animation de séminaires, ateliers, leçons et cours dans le Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

domaine des médias, des sciences, de l’ingénierie, des mathématiques, de l’entreprenariat, de la culture populaire, de la défense des intérêts civiques et publics, de la publication, de la psychologie, de l’exercice, du fitness, ainsi que de l’avancement professionnel; services d’éducation, à savoir services d’enseignement en classe depuis l’école maternelle jusqu’à la terminale ». CONSIDERANT que la société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Que les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; publications électroniques sous la forme de manuels, livres, revues, magazines ; brochures électroniques (téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; équipements pour le traitement de l’information ; bases de données électroniques ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres, brochures, revues, journaux, magazines, prospectus, publications, périodiques ; services de conseils en affaires commerciales et/ou industrielles ; services de conseil en gestion et en organisation d’entreprises commerciales et/ou industrielles ; étude, analyse et recherche de marchés ; enquêtes et recherches commerciales ; services de prévision, de consultation dans le domaine des affaires ; expertises en affaires commerciales et/ou industrielles ; aides et conseils pour l’administration, l’organisation et la direction d’entreprises commerciales ; conseils en efficacité organisationnelle et politique d’entreprises (conseils en matière d’organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; conseils en recherche de la performance pour les entreprises commerciales et/ou industrielles (conseils en matière d’organisation et de direction des affaires et des entreprises) ; mise au point de stratégies commerciales pour entreprises ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; organisation de rencontres d’affaires ; services de conseils en gestion de personnel; informations en matière de recherches de marchés; négociation et conclusion de transactions commerciales et de contrats commerciaux; services de réseautage d’affaires afin de permettre l’échange d’opinions, d’expériences et d’informations dans le processus de création, de développement et de gestion d’entreprises ; Education, formation et services d’enseignement et de formation initiale et continue ; informations en matière d’éducation ; enseignement par correspondance ; formation postscolaire ; organisation de manifestations culturelles, sportives ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, concerts, conférences, festivals, forums, symposiums et séminaires ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication de livres, d’annales, d’imprimés, de revues, de périodiques et de journaux ;; organisation et conduite de compétitions sportives ; organisation de concours à buts culturels ou éducatifs ; exploitation de publications électroniques en ligne téléchargeables ou non ; montage de bandes vidéo ; organisation d’expositions à buts culturels ou Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

éducatifs ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres, revues, journaux et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, organisation de séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; édition et publication de supports multimédia » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’Institut déposant. CONSIDERANT en revanche que les « appareils et instruments scientifiques notamment d’enseignement ; Affaires financières ; financement de projets ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; prêts de livres ; services de production de films sur bandes vidéo ou sur tous supports audiovisuels ou sonores » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’Institut déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que la société opposante affirme que la marque antérieure est une « marque connue du grand public » ; que toutefois, l’ensemble des articles de presse qu’elle fournit afin de démontrer la renommée de la marque antérieure désignent le terme « wework » et non la marque complexe antérieure WE ; Qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’inclusion ou l’omission d’éléments verbaux ou figuratifs non distinctifs ou accessoires n’altère pas le caractère distinctif d’une marque enregistrée ; Qu’en l’espère, le terme WORK n’apparait pas accessoire lorsqu’il est accolé au terme d’attaque WE en ce qu’il est visuellement deux fois plus long (respectivement quatre lettres et deux lettres), phonétiquement plus mémorable de par sa prononciation gutturale, et ce malgré sa position finale, mais surtout intellectuellement dominant dès lors que le terme WE apparait comme le pronom anglais renvoyant directement au verbe anglais WORK et formant ainsi l’expression « nous travaillons » en français ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Que par conséquent, l’ajout du terme WORK à la suite du terme WE, altère le caractère distinctif de la marque antérieure WE, et ne permet donc pas d’apprécier la renommée de la marque antérieure dans les pièces de renommée fournies par la société opposante. CONSIDERANT qu’en l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe WE TECHUP peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la marque complexe antérieure WE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951