OP22-1398 02/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E M , agissant au nom et pour le coté de la société NEXTWAY en cours de formation a déposé le 19 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4835233 portant sur le signe verbal NEXTWAY. Le 31 mars 2022, la société NEXWAY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale française NEXWAY, déposée le 20 juin 2019 et enregistrée sous le n° 45613389, sur le fondement du risque de confusion ; 1

- La marque complexe internationale désignant l’Union Européenne NEXWAY, enregistrée le 29 août 2019 sous le n° 018117600, sur le fondement du risque de confusion ;

- La dénomination sociale NEXWAY immatriculée le 23 février 2002 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 440 953 859, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE DROIT ANTERIEUR NON PRIS EN COMPTE La société opposante invoque notamment la dénomination sociale suivante : NEXWAY. En l’espèce, en rubrique 6-3 du récapitulatif de de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes :  Type de fondement : Dénomination ou raison sociale  Désignation de la dénomination ou raison sociale : NEXWAY  Activités qui servent de base à l’opposition : Autres activités informatiques.  Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : Fiche Nexway société440953859.pdf – Existence de la dénomination sociale A l’appui de son opposition, notamment fondée sur cette dénomination sociale, la société opposante transmet les pièces suivantes :

- Un document intitulé « Fiche Nexway société » qui consiste en une capture d’écran du site infogreffe ;

- Un document intitulé « pièce no1 – Les droits Antérieurs » qui consiste notamment en un extrait des inscriptions du Registre National du Commerce et des sociétés de la société par actions simplifiée à associé unique NEXWAY, immatriculée le 1er février 2002 (SIREN 440 953 859) L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 3

De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. En l’espèce, la société opposante a fourni une capture d’écran du site infogreffe et un extrait du Registre national du commerce et des sociétés afin de prouver l’existence de sa dénomination sociale mais n’a fourni aucun document ni aucune argumentation de nature à démontrer son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ». L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne la dénomination sociale invoquée par la société opposante. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE FRANCAISE N° 45613389 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; 4

communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils de télécommunication ; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) pour le e-commerce et pour la gestion des paiements ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». Au regard de cette marque antérieure, l’opposition est formée contre les services suivants : «Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils de télécommunication ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, la comparaison de ces services sera ainsi effectuée avec les services invoqués de la marque antérieure n°15 4 186 360, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les services de la présente marque n° 018117600. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services « hébergement de serveurs » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la déposante.

Force est également de constater que les services « installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, est sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments de la déposante selon lesquels « si les services fournis par la société nextway correspondent aux mêmes classes que la société opposante, ils n’en sont pas moins très différents : – nextway installe bien des logiciels mais ce sont des logiciels bureautiques permettant de faire fonctionner des photocopieurs, imprimantes – nextway assure bien la maintenance de ces logiciels et les mets 5

à jour si nécessaire. – nextway propose sous forme de leasing les matériels et solutions comme cela est la norme dans le métier. – nextway réalise des conseils en technologie de l’ information mais uniquement en terme de proposition d’outil adapté dans le gestion documentaire – nextway fait de l’hébergement mais dans le cadre de solution de sauvegarde de données permettant aux TPE PME de retrouver leurs fichiers dans le cadre d’un plan de reprise d’activité », dès lors que l’identité entre les services des deux marques a été constatée. En outre, rien dans le libellé précité de la demande d’enregistrement contestée, tel que déposé par la déposante, ne permet de conférer à ces services de telles fonctions. A cet égard, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, l’argument tenant aux clientèles différentes et à l’activité distincte des deux sociétés en présence ne peut être retenu en l’espèce. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEXTWAY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal NEXWAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NEXTWAY du signe contesté et NEXWAY de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, dont trois selon le même rang, formant les séquences NEX-WAY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. 6

Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et possèdent des sonorités d’attaque proche, [nèxst] / [nèxs], et finale identique [way], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, la déposante soutient que « l’opposante ne peut pas annuler la différence phonétique […] NEXT ne se prononce pas NEX » en raison de la présence de la lettre médiane T. Toutefois la différence entre ces deux signes, tenant à l’ajout de la lettre médiane T au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence phonétique et qu’elle ne porte que sur une seule lettre d’une dénomination longue qui reste dominé par la succession de séquences communes NEX-WAY. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. En outre, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté serait accompagné d’un logo, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, à savoir un signe verbal, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Est également extérieur à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « NEXTWAY est le nom de notre SAS, nom déposé auprès de l’INPI / Le nom de domaine de notre société est nextway-network.com ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants (lesquels ne peuvent, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre d’une action judiciaire ou d’une action en nullité devant l’office compétent). Enfin, la déposante ne saurait écarter le risque de confusion du fait que « les clients de la société [nextway] sont des TPE PME régionale recherchant un prestataire sur la livraison, l’installation et la maintenance de matériels bureautiques, informatiques et/ou recherchant une offre d’abonnement téléphonique en adéquation avec ces attentes », dès lors que les services sont identiques et s’adressent donc aux mêmes consommateurs , ces conditions d’exploitation étant extérieures à la procédure, étant rappelé que la protection d’une marque française s’étend à tout le territoire national. Le signe verbal contesté NEXTWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure NEXWAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 7

En l’espèce, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 3/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N° 018117600 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils de télécommunication ; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Distribution dématérialisée de logiciels, à savoir, services de téléchargement (transmission) de logiciels contre paiement. Conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciel-service (SaaS) pour le e-commerce et pour la gestion des paiements; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements et transactions par carte de débit et de crédit; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans des transactions avec des détaillants, commerçants et vendeurs; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la vérification et l’authentification d’informations relatives aux transactions et paiements; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables développés par des tiers, en ligne, pour le stockage, la transmission, le cryptage, le contrôle et l’authentification d’informations concernant des paiements et transactions effectués par tout moyen dématérialisé de paiements et transactions ». Les services suivants « installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; ; stockage électronique de données » de la 8

demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques à la marque antérieure française n° 4561389. Les services de la demande d’enregistrement contesté restant à comparer sont les suivants : « Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils de télécommunication ; numérisation de documents ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants « Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils de télécommunication » apparaissent similaires aux services « Distribution dématérialisée de logiciels, à savoir, services de téléchargement (transmission) de logiciels contre paiement » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les services suivant « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, présentent un lien avec les services de « Distribution dématérialisée de logiciels, à savoir, services de téléchargement (transmission) de logiciels contre paiement » de la marque antérieure. En effet, les services précités présentent un faible degré de similarité, dans la mesure où les services de « Distribution dématérialisée de logiciels, à savoir, services de téléchargement (transmission) de logiciels contre paiement » peuvent avoir recours à la « numérisation de documents ». En outre, tous ces services ont pour objet le traitement de données numériques. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEXTWAY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe NEXWAY, ci-dessous reproduit : 9

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence au sein de la marque antérieure d’un élément figuratif (NEX en caractère de couleur blanche et présenté dans une cartouche noir) et d’une calligraphie particulière, qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant des ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré dans le cadre de la comparaison avec la marque verbale française n° 4561389. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En ce qui concerne les services « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. 10

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEXTWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 11