OPP22-3406 24/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S a déposé le 25 mai2022, la demande d’enregistrement de marque verbale n° 4872372 et portant sur la marque verbale ACTUDYS. Le 16 août 2022, la société EDLUND A/S (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes :

- la marque figurative de l’Union Européenne ACTULUS BY EDLUND, déposée le 3 janvier 2017, enregistrée sous le numéro 016222713, sur le fondement du risque de confusion ;

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— la marque verbale ACTULUS, déposée le 30 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 010456705, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque figurative ACTULUS BY EDLUND Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Conseil en actuariat ; Assurances; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; développement de logiciels; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour conseils dans le secteur financier, y compris dans le secteur bancaire, des assurances et des pensions, à l’exception des logiciels de gestion commerciale, à savoir logiciels de facturation ; Conception et développement de logiciels pour conseils dans le secteur financier, y compris dans le secteur bancaire, des assurances et des pensions, à l’exception des logiciels de gestion commerciale, à savoir logiciels de facturation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante selon lesquels « Les rubriques 01 et 36 sont […] à exclure de toute opposition » et donc que certains de ces services ne relèveraient pas des mêmes classes dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Elle est donc sans influence sur la constatation ou la démonstration de liens entre les produits et services. De même, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement contestés relatifs aux différences d’activités qui seraient exercées par les parties. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ACTUDYS. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique. La marque antérieure est, elle, composée de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs.

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Les dénominations ACTUDYS de la demande contestée et ACTULUS de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque ACTU, ainsi que leur lettre finale S, partagent le même nombre de lettres (sept) et de syllabes (trois), ce qui leur confère des ressemblances sur le plan visuel et phonétique, contrairement à ce que soutient la déposante. Ils diffèrent par leur cinquième et sixième lettres (DY / LU) ainsi que par l’ajout, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux BY EDLUND, d’éléments graphiques et de couleurs. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la déposante, la substitution des lettres LU de la marque antérieure par les lettres DY, n’est pas de nature à amoindrir le risque de confusion entre les signes. En effet, ces derniers restent dominés par la reproduction à l’identique de cinq lettres sur sept, dans le même ordre et selon le même rang. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ACTUDYS de la demande contestée et ACTULUS de la marque antérieure sont distinctives au regards des produits et services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la séquence ACTU, commune aux deux signes, serait utilisée par « beaucoup de sociétés de conseil en actuariat ». En effet, la seule fourniture du lien hypertexte de deux sociétés de conseil en actuariat, comportant dans leur nom la séquence d’attaque ACTU, outre qu’il ne présente aucune garantie quant à son contenu, par principe susceptible d’évolution ne peut en tout état de cause suffire à démontrer le caractère banal de cette séquence à titre de marque, ni que cette séquence renvoie nécessairement au terme « actuariat » dont elle ne constitue pas l’abréviation usuelle. En tout état de cause, le risque de confusion résulte des ressemblances d’ensemble précitées entre les deux signes (même longueur, lettre S et sonorité sifflante en fin de dénomination). Au sein de la marque antérieure le terme ACTULUS présente un caractère dominant dès lors que les éléments BY EDLUND sont fortement minimisés par leur présentation en caractères de plus petite taille sur un rang inférieur, et se comprend commune une simple signature servant à indiquer l’origine économique des produits et services en cause. La présentation de la marque antérieure, tenant à la présence d’élément graphiques et de couleurs, n’altère nullement, la perception immédiate du terme ACTULUS, présenté en caractères de grande taille. Est sans incidence sur la présente procédure, les éléments ayant présidé au choix du signe (« l’agrégation des trois mots clefs en rapport aux produits et services enregistrés »).

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En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de l’association déposante reposant sur une recherche dans la base de données des marques faisant apparaître une marque antérieure à la présente, et déposée par un tiers, et sur la citation de concurrents de sociétés d’assurance. En effet, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. Il ne peut être exclu l’existence d’éventuels accords de coexistence entre les titulaires de ces marques. En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté ACTUDYS est donc similaire à la marque figurative antérieure ACTULUS BY EDLUND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B/ Sur le fondement de la marque verbale ACTULUS Sur la comparaison des produits et services

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Les services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, il ne reste aucun service à étudier dans la présente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ACTULUS. Les signes en comparaison sont deux tous deux composées d’une dénomination unique, ayant les similitudes visuelles et phonétiques relevées dans la comparaison précédente. Le signe verbal contesté ACTUDYS est donc similaire à la marque verbale antérieure ACTULUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des signes peut compenser les faibles similitudes entre les produits et services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’occurrence, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ACTUDYS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.