OPP 22-3444 Le 06/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L a déposé le 10 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 883 649 portant sur le signe verbal JANA MILANO. Le 22 août 2022, la société JANA SHOES GmbH & Co. KG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale JANA renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 3 juillet 2020 sous le n° 738496 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures ; articles chaussants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JANA MILANO La marque antérieure porte sur la dénomination JANA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal JANA, placé en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence de l’élément MILANO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominant conduite à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal JANA apparait distinctif à l’égard des produits en cause. L’élément JANA présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison de l’absence de caractère distinctif du terme MILANO qui suit, lequel se comprend immédiatement comme la simple désignation du lieu d’origine des produits (désignation en langue italienne de la ville de Milan). Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pour le consommateur. Par conséquent, le signe verbal JANA MILANO est donc similaire à la marque verbale antérieure JANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JANA MILANO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.