OP23-3280 02/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B C a déposé le 8 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4967766 portant sur le signe verbal NET TRAINING SCORE (NTS) BY OUIPLACE. Le 30 août 2023, la société BAIN & COMPANY INC. (société de droit américain), la société SATMETRIX SYSTEMS INC. (société de droit américain) et Monsieur F R ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NET PROMOTER SCORE, déposée le 2 octobre 2013, enregistrée sous le n°012191342 et régulièrement renouvelée, dont ils indiquent être devenus propriétaires par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.

La marque antérieure a ensuite fait l’objet d’une transmission de propriété depuis la société SATMETRIX SYSTEMS INC. (société de droit américain) au profit de la société NICE SYSTEMS INC. (société de droit américain), inscrite au Registre de l’Union Européenne des marques le 19 février 2024. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de huit mois. A la reprise de la procédure, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la formation professionnelle ; Éducation ; formation ; formation professionnelle ; coaching (formation) informations en matière d’éducation et de formation professionnelle ; réservation en ligne de formations professionnelles ; publication de livres et revues ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs ; réservation de formations professionnelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

organisation et conduite d’ateliers de formation ; enseignement par correspondance ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; épreuves pédagogiques ; recyclage professionnel ; organisation, tenue et animation de formations et cours d’enseignement à distance ; organisation de stages de formation ; organisation et animation de forums de discussion en ligne ; coordination de cours de formation ; mise à disposition de formations vidéo ; production de films éducatifs ; formation ouverte et à distance ; services d’enseignement assisté par ordinateur ; tests d’évaluation ; bilans de compétences [Administration de tests de compétences professionnelles] ; services de conseils en matière d’orientation professionnelle, de gestion de carrière et de recyclage professionnel (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; reconversion professionnelle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseils en affaires; Services d’informations commerciales ; Services de consultation en rapport avec la formation des employés; Fourniture de publications électroniques en ligne et publication de produits de l’imprimerie; Éducation ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la formation professionnelle ; Éducation ; formation ; formation professionnelle ; coaching (formation) informations en matière d’éducation et de formation professionnelle ; réservation en ligne de formations professionnelles ; publication de livres et revues ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs ; réservation de formations professionnelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; enseignement par correspondance ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; épreuves pédagogiques ; recyclage professionnel ; organisation, tenue et animation de formations et cours d’enseignement à distance ; organisation de stages de formation ; organisation et animation de forums de discussion en ligne ; coordination de cours de formation ; mise à disposition de formations vidéo ; production de films éducatifs ; formation ouverte et à distance ; services d’enseignement assisté par ordinateur ; tests d’évaluation ; bilans de compétences [Administration de tests de compétences professionnelles] ; services de conseils en matière d’orientation professionnelle, de gestion de carrière et de recyclage professionnel (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; reconversion professionnelle » de la demande d’enregistrement sont identiques et

similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les opposants n’établissent pas de lien entre les services de « gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer aux opposants pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NET TRAINING SCORE (NTS) BY OUIPLACE. La marque antérieure porte sur le signe verbal NET PROMOTER SCORE. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes en cause présentent une construction commune, à savoir une expression constituée du terme NET en attaque, associé au terme SCORE en position finale, avec en position centrale un terme pouvant évoquer l’objet des services en cause (TRAINING pour le signe contesté ; PROMOTER pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes (NTS) et BY OUIPLACE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal (NTS) présente un caractère accessoire, de par sa position à la suite de l’ensemble verbal NET TRAINING SCORE, dont il apparaît comme les simples initiales, s’y rapportant ainsi directement. De la même manière, les termes BY OUIPLACE, placés en position finale du signe contesté, seront perçus comme une identification de l’origine des services, et en particulier de leur prestataire, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY, signifiant « par » ou « de » en français. Ainsi, ces éléments verbaux se rapportent directement à l’ensemble verbal NET TRAINING SCORE, qui sera ainsi mis en exergue. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté NET TRAINING SCORE (NTS) BY OUIPLACE est donc similaire à la marque verbale antérieure NET PROMOTER SCORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce.

En effet, les opposants ont fourni un certain nombre de documents dans lesquels la marque NET PROMOTER SCORE est présentée comme un système important dans le secteur du marketing. Toutefois, ces documents ne sont pas tous datés, ne mentionnent pas tous leur source, et ne permettent surtout pas de délimiter le territoire au sein duquel la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif important. Ainsi, les opposants n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure pour les services invoqués. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si les opposants ont la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par les opposants. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NET TRAINING SCORE (NTS) BY OUIPLACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la formation professionnelle ; Éducation ; formation ; formation professionnelle ; coaching (formation) informations en matière d’éducation et de formation professionnelle ; réservation en ligne de formations professionnelles ; publication de livres et revues ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs ; réservation de formations professionnelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; enseignement par correspondance ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; épreuves pédagogiques ; recyclage professionnel ; organisation, tenue et

animation de formations et cours d’enseignement à distance ; organisation de stages de formation ; organisation et animation de forums de discussion en ligne ; coordination de cours de formation ; mise à disposition de formations vidéo ; production de films éducatifs ; formation ouverte et à distance ; services d’enseignement assisté par ordinateur ; tests d’évaluation ; bilans de compétences [Administration de tests de compétences professionnelles] ; services de conseils en matière d’orientation professionnelle, de gestion de carrière et de recyclage professionnel (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; reconversion professionnelle ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.