OPP 24-0428 01/10/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame A C a déposé le 13 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 764 portant sur le signe verbal BRIDE BOSS.

Le 2 février 2024, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée sous le n°49221 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 49221 portant sur le signe verbal BOSS.

Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des produits suivants : « Huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; vaporisateurs de parfum; Parfumerie, produits déodorants à usage personnel; savons; cosmétiques; produits de soin pour les cheveux, y compris lotions capillaires; dentifrices; 03++produits pour les soins de la bouche, non à usage médical. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); joaillerie, bijouterie; horloges et montres. Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier petits articles en cuir; malles et valises; sacs; parapluies et parasols. Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous- vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la marque BOSS n° 49 221 a, du fait de son exploitation ancienne et exceptionnelle à l’échelle mondiale, acquis une renommée internationale et certaine pour les vêtements, leurs accessoires et les produits de parfumerie ».

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3 Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :

- Pièce 3 : Extrait de l’édition française du magazine Vogue (3 pages) daté d’avril 2004 et qui mentionne : « Big BOSS de l’image. Label MASCULIN synonyme de goût et de qualité sûrs, HUGO BOSS s’est imposé partout en quelques décennies. Atout majeur de cette REUSSITE exemplaire : une POLITIQUE de communication juste et cohérente, incarnée saison après saison par des HEROS de la vie quotidienne » ; - Pièce 4: Extrait de l’hebdomadaire Le Point (4 pages), daté du 17/01/2007, intitulé « Hugo Boss dans la cour des grands » et qui mentionne « … le numéro un mondial du prêt-à-porter masculin haut de gamme », « la marque joue désormais dans la cour des grands : Gucci, Prada, Hermès, Ralph Lauren… Elle compte de nombreuses célébrités accros à la marque, comme la princesse M de D ou les acteurs C B, M R, K K, R N, R E ou I H … », « En France, Hugo Boss et Hugo se classent respectivement numéro trois et numéro sept du hit-parade des dix parfums masculins les plus vendus en 2005. Difficile de faire mieux » ; - Pièce 5: Article du magazine L’Express en date du 11/06/2012, et qui mentionne « les voici numéros un de la planète du prêt- à-porter masculin! Un costume sur six vendus dans le monde porte en effet une griffe allemande: Hugo BOSS » ; - Pièce 6 : Classement national des marques préférées des français, article extrait du site Capital.fr, daté du 02/07/2019 (7 pages), la marque BOSS est placée en tête du classement pour la catégorie « prêt-à-porter mixte (haut de gamme) » ; - Pièce 10.1 : Article du magazine L’Echo en date du 09/07/2015 intitulé « Coty rachète les marques beauté de Procter & Gamble » et qui mentionne : « Hugo Boss et Coty jouent les prolongations. Le groupe de mode allemand renouvelle son accord de licence parfum avec l’américain Coty » ; - Pièce 11 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France portant sur les chiffres d’affaires de la société Hugo Boss France de 2017 à 2019 et les investissements publicitaires et promotionnels (1 page) ; - Pièce 12 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France portant sur les chiffres d’affaires de la société Hugo Boss France de 2020 à 2022 et les investissements publicitaires et promotionnels (1 page) ; - Pièce 13: Article du magazine Les Echos daté du 08/03/2019 intitulé : « Hugo Boss recueille les premiers fruits de sa nouvelle stratégie » et qui mentionne « Le spécialiste de l’habillement masculin a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 4 % en 2018 » ; - Pièce 14 : Décision du Tribunal de grande instance de Paris datée du 19 septembre 2006, Nº05/11296, p. 3 (5 pages) ; - Pièce 15: Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 4 mai 2020 Nº R1525/2019-2 CITY BOSS (fig.) I Boss, p.16 et 20 (23 pages) ; - Pièce 16.1 : Décision du Directeur de l’INPI du 7 juin 2021, OP 20-2723/NG (11 pages) ; - Pièce 16.2 : Décision du Directeur de l’INPI du 7 juin 2021, OP 20-2724/NG (11 pages) ; - Pièce 16.3: Décision du Directeur de l’INPI du 7 juin 2021, OP 20-2725/NG (12 pages) ; - Pièce 17 : Décision du Directeur de l’INPI du 6 mai 2019, OP18-4697/GB.

Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces n° 3 à 6 et 11 à 13 précitées, que la marque antérieure BOSS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de l’habillement et de la parfumerie dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante qui reconnaît elle-même la renommée de la marque BOSS.

Ainsi, la marque antérieure invoquée BOSS a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des vêtements et des parfums.

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4 En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les vêtements et les parfums.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRIDE BOSS ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux élément verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun le terme BOSS, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Les signes diffèrent par la présence du terme BRIDE au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, le terme BOSS, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « d’autres marques contenant le terme « Boss » ont été enregistrées à l’INPI ainsi qu’auprès de l’EUIPO pour les classes 16 et 41. Cela démontre que l’utilisation exclusive du terme « Boss » ne leur est pas réservée et le terme « Boss » peut donc être utilisé dans des contextes et secteurs différents » dès lors que la déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques de sorte que l’absence de distinctivité de ce terme à l’égard des produits et services en cause n’est pas démontrée.

En outre, ce terme présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le terme anglo- saxon BRIDE qui le précède, compris par le consommateur comme signifiant « mariée », est susceptible d’évoquer la destination des produits et services en cause.

Il résulte des ressemblances précitées une similarité entre les deux signes.

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5 Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel « le sous-titre « wedding planner » qui sera apposé sous le titre principal « Bride Boss » renforce la spécificité de l’utilisation de la marque dans le contexte du mariage … le terme « Boss » ne sera pas délibérément mis en avant, que ce soit par le choix de la typographie utilisée ou par la taille de la police, éléments qui s’avèrent être des facteurs supplémentaires de distinction » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation du signe contesté.

Le signe verbal contesté BRIDE BOSS est donc similaire à la marque antérieure BOSS.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité de la renommée de la marque BOSS, le degré de distinctivité de la marque BOSS, le degré de similarité entre les signes et l’existence de liens entre les produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure BOSS.

En l’espèce, il a été précédemment relevé que la marque antérieure BOSS est renommée dans le domaine de l’habillement et de la parfumerie.

En outre, il a été précédemment démontré que les signes en cause présentent un certain degré de similarité.

L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

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6 A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel elle serait « disposée à restreindre la classe de produits de la marque « Bride Boss » en retirant les catégories qui pourraient être source de confusion » dès lors qu’aucun retrait partiel n’a fait l’objet d’une inscription auprès du registre national des marques concernant la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement telle que déposée.

La société opposante soutient que les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée « seront nécessairement rapprochés […] aux instruments d’écriture commercialisés par Hugo Boss depuis 2015 tant à destination du public masculin que féminin ».

Concernant les produits suivants : « Photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage », la société opposante affirme que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de faire un rapprochement entre ces produits et les « supports de communication utilisés par Hugo Boss pour promouvoir ses produits, particulièrement à destination des femmes ».

Concernant les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacle ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », la société opposante soutient que ces services sont susceptibles d’être « rapprochés par le consommateur d’attention moyenne de la marque renommée de la titulaire, notamment en raison des initiatives d’Hugo Boss en matière d’éducation et de formation. A titre d’exemple, en 2012, Hugo Boss a fait concourir les élèves de la célèbre école de mode ESMOD et a ensuite convié les deux lauréats à son siège pendant un semestre pour les former aux réalités de l’industrie textile ».

La société opposante affirme également qu’en raison de « l’organisation régulière par Hugo Boss d’évènements divertissants tels que des défilés et réceptions mondaines », le consommateur est susceptible de faire un lien entre certains des services précités de la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure de renommée BOSS. A cet égard, elle fournit l’exemple de l’anniversaire de N C en 2023 à Cannes, évènement accueilli par Hugo Boss.

La société opposante soutient enfin qu’un lien est susceptible d’être établi entre les services précités de la demande d’enregistrement contesté et la marque antérieure de renommée en raison de « la mise en place de nombreux partenariats sportifs, du mécénat culturel, se manifestant par la remise de prix dans le domaine de l’art mais également par sa coopération avec des musées du monde entier, dans l’organisation d’expositions ».

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7 A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit les documents énumérés ci-dessous :

- Pièce 10.5 : Article du site internet plastoria.com relatif à la ligne d’instruments d’écriture HUGO BOSS ; - Pièce 7 : Partenariats sportifs :  Pièce 7.1 : Extrait du site internet Hugo Boss et articles de presse liés aux partenariats en matière de Formule 1 ;  Pièce 7.2 : Extrait du site internet Hugo Boss et articles de presse liés aux partenariats en matière de tennis ;  Pièce 7.3 : Extrait du site internet Hugo Boss et article de presse liés aux partenariats en matière de golf ;  Pièce 7.4: Articles de presse liés aux partenariats en matière de football ;  Pièce 7.5: Articles de presse liés aux partenariats en matière de Formule E ;  Pièce 7.6 : Extrait du site internet Hugo Boss et article de presse liés au partenariat avec Porsche ;  Pièce 7.7 : Extrait du site internet Hugo Boss relatif au partenariat avec l’athlète A S ;  Pièce 7.8 : Extrait du site internet Hugo Boss et articles de presse liés aux partenariats en matière de sports d’hiver ; - Pièce 8 : Extrait du site internet Hugo Boss, extraits du site internet de la fondation Guggenheim et page Wikipédia du Prix Hugo Boss ; - Pièce 9 : Extrait du site internet Hugo Boss sur l’HUGO BOSS ASIA ART Award ; - Pièce 21 : Articles de presse relatif à un concours étudiant organisé par Hugo Boss ; - Pièce 22 : Article daté du 22/05/2023 intitulé « Boss accueille l’événement d’anniversaire de N C à Cannes » ; - Pièce 23 : Extrait du site internet Hugo Boss portant sur l’engagement d’Hugo Boss envers l’art contemporain.

Il ressort de l’article du site internet plastoria.com (pièce 10.5) que la société Hugo Boss commercialise, depuis 2015, divers instruments d’écriture et articles de papeterie : « La ligne d’instruments d’écriture HUGO BOSS a été lancée en 2015 et est rapidement devenue une force sur le marché de l’écriture haut de gamme (…). La ligne d’écriture est complétée par une gamme complète d’accessoires d’écriture assortis, tels que des cahiers, des dossiers et des pochettes de stylo ».

Dès lors, lorsque les consommateurs concernés qui rencontreront la marque contestée BRIDE BOSS en relation avec les « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin » pourront être amenés à l’associer à la marque antérieure BOSS, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes.

En outre, il ressort des pièces 7.1 à 7.8 qu’il existe de nombreux partenariats entre la marque BOSS et des évènements sportifs. Parmi eux :

• Partenariat entre la marque BOSS et la Formule 1 : « BOSS et Aston Martin Formula One sont fiers de révéler un nouveau partenariat et notre retour dans la compétition de course automobile la plus prestigieuse du monde », « Boss renoue avec la Formule 1 en devenant partenaire d’Aston Martin », « Le label allemand Boss est de nouveau le partenaire officiel de la Formule 1 » (pièce 7.1) ; • Partenariat entre la marque BOSS et des compétitions de tennis : « Débutant son retour avec un partenariat avec le joueur de tennis professionnel italien M B début 2022, BOSS a franchi une nouvelle étape en devenant en mai le partenaire officiel du tournoi de tennis de Weissenhof », « Le tournoi a désormais été rebaptisé BOSS OPEN » (pièce 7.2) ;

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8 • Partenariat entre la marque BOSS et des compétitions de golf ainsi que des joueurs de golf : « HUGO BOSS agit en tant que partenaire mécène officiel de l’évènement depuis 2020 poursuivant ainsi sa longue tradition de parrainage de golf qui a débuté en 1985 », « A l’heure actuelle, BOSS sponsorise 11 professionnels internationaux du golf, dont le double vainqueur du Major et ancien numéro un mondial M K, ainsi que le champion du 145e Open, H S » (pièce 7.3) ; • Partenariat de la marque BOSS en matière de football : « HUGO BOSS, habilleur officiel du Paris Saint-Germain depuis 2014, signe une collection capsule avec le club de la capitale », « Avec cette seconde collection, HUGO BOSS poursuit son engagement de longue date avec le monde du sport et le Paris Saint-Germain » (pièce 7.4) ; • Partenariat de la marque BOSS avec le championnat de Formule E : « Après 35 ans de sponsoring en F1, HUGO BOSS change d’époque et devient partenaire officiel du championnat de Formule E », « Connu pour sa longue tradition de sponsoring sportif (football, golf, voile) le couturier allemand créera des équipements pour le staff, les employés et les bénévoles de la série E » (pièce 7.5) ; • Partenariat entre la marque BOSS et l’athlète A S : « BOSS s’engage à faire un effort supplémentaire en s’associant à l’athlète inspirante A S » (pièce 7.7) ; • Partenariat de la marque BOSS en matière de ski : « BOSS est fier de participer une fois de plus aux légendaires courses du Hahnenkamm à Kitzbühel, en Autriche. Le partenariat a débuté en janvier 2022 avec une large visibilité pour BOSS à travers le branding des bannières, les portes de ski sur les pistes, etc » (pièce 7.8).

En outre, il ressort des pièces 8, 9 et 23 que la marque BOSS est régulièrement exploitée dans le cadre d’évènements culturels :

• Via la création du Prix Hugo Boss, en 1996, qui récompense des réalisations dans l’art contemporain : « Depuis un quart de siècle, le prix Hugo Boss est au centre de l’engagement du Guggenheim en faveur de l’art contemporain », « D L a reçu le « PRIX HUGO BOSS 2020 ». Elle est la 13e artiste et la première photographe à recevoir cette distinction biennale », « Le Prix Hugo Boss a récompensé des réalisations exceptionnelles dans l’art contemporain » (pièce 8) ; • Via le prix Hugo Boss Asia Art Award : « Depuis 2013, nous décernons le HUGO BOSS ASIA Award à des artistes de la région de la Grande Chine et de l’Asie du Sud Est, en collaboration avec le Rockbund Art Museum de Shanghai » (pièce 9) ; • Via le soutien d’Hugo Boss envers l’art contemporain : « En plus de nos prix d’art, nous soutenons des expositions contemporaines dans le monde entier. A cette fin, nous entretenons une coopération étroite avec des musées et des institutions artistiques renommés, tels que la Serpentine Gallery de Londres, le Vitra Design Museum de Weil-am-Rhein en Allemagne et le Hara Museum de Tokyo » (pièce 23).

Dès lors, en présence de la marque contestée BRIDE BOSS en relation avec les services suivants : « activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs », le consommateur est susceptible de faire également un lien avec la marque antérieure BOSS laquelle est exploitée en relation avec des évènements sportifs et culturels. Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure BOSS et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée BRIDE BOSS en relation avec les produits et services suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs », seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure BOSS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 Autrement dit, même si les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents précités que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour les produits et services précités

En revanche, concernant les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques », la société opposante ne parvient pas à démontrer qu’en présence de la marque contestée BRIDE BOSS en relation avec les produits précités, les consommateurs feront un lien avec la marque antérieure BOSS. En effet, à cet égard, la société opposante invoque la pièce 10.5 précitée et soutient que ces produits « seront nécessairement rapprochés » des produits qu’elle commercialise. Or, force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas des articles de papeterie et des instruments d’écriture, de sorte qu’ils ne présentent pas suffisamment de lien avec ces derniers.

Concernant les produits suivants : « Photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage », la société opposante se contente d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de faire un rapprochement entre ces produits et les « supports de communication utilisés par Hugo Boss pour promouvoir ses produits, particulièrement à destination des femmes ». Toutefois, outre que cet argument n’est étayé par aucun document de nature à le prouver, cette circonstance revêt un caractère trop général et reviendrait à établir qu’un lien peut être systématiquement établi entre n’importe quel produit et le support sur lequel sa promotion est susceptible d’être faite.

Concernant les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès », la société opposante soutient que ces services sont susceptibles d’être « rapprochés par le consommateur d’attention moyenne de la marque renommée de la titulaire, notamment en raison des initiatives d’Hugo Boss en matière d’éducation et de formation. A titre d’exemple, en 2012, Hugo Boss a fait concourir les élèves de la célèbre école de mode ESMOD et a ensuite convié les deux lauréats à son siège pendant un semestre pour les former aux réalités de l’industrie textile ». Toutefois, la fourniture d’un seul exemple, à savoir un partenariat entre l’école ESMOD et Hugo Boss, de surcroît assez ancien car daté de 2012 soit il y a plus de dix ans, n’est pas suffisant à démontrer qu’un lien est susceptible d’être établi entre des services d’éducation et de formation et la marque de renommée BOSS.

Enfin, concernant les services suivants : « mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », la société opposante n’apporte aucun argument de nature à démontrer que le consommateur concerné, en présence de la marque contestée BRIDE BOSS en relation avec les services précités, fera un lien avec la marque antérieure BOSS.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient qu’ « il est évident que la demande d’enregistrement BRIDE BOSS tire un profit indu de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure BOSS, et porte préjudice à son titulaire au vu : (i) de la forte similarité des signes due à la reproduction de l’élément « BOSS », seul élément distinctif et dominant dans le signe litigieux mais aussi à leur grande proximité conceptuelle ; (i ) du lien qui pourra être établi entre les produits et services désignés et la marque de renommée, et son exploitation dirigée en partie envers le public féminin, eu égard de son rapport étroit avec les produits et services désignés par la demande d’enregistrement de marque ; (i i) du degré d’attention du public concerné, qui est le grand public ; (iv) et surtout, de l’ancienneté et de la renommée de la marque BOSS n° 49 221 compte tenu de l’intensité de son exploitation ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure BOSS présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés notamment publicitaires, a acquis une renommée importante.

Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.

Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin » et les services d’ « activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée.

Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.

Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.

Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée BRIDE BOSS pour les produits et services suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BOSS.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRIDE BOSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs », sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure BOSS.

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12 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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