OP24-0878 05/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société MATHOME (société par actions simplifiée) a déposé le 22 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°5016689 portant sur le signe verbal HIDDEN ELEVEN. Le 8 mars 2024, la société ELEVEN IP HOLDINGS (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ELEVEN déposée le 1 septembre 2015, enregistrée sous le n°1282803 désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

2

I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services hôteliers ; location de logements temporaires ; réservation de logements temporaires ; réservation d’hôtels ; services d’accueil en hébergement temporaire ; services de bars ; services de cafés ; services de restauration ; salons de thé et de pâtisseries ; location et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; services de mise à disposition de salles (location) pour des conférences, réunions, colloques, conférences, congrès ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’agences de voyages, à savoir pré-réservation et réservation de logements temporaires; mise à disposition de services d’information en matière d’hébergement pour voyageurs; services hôteliers, à l’exception de services de restauration; services hôteliers, à savoir mise à disposition de chambres d’hôtel de luxe, à l’exclusion de services de restauration; services de logement dans des stations touristiques, à l’exception de services de restauration; services de mise à disposition de logement temporaire sous forme de maisons de vacances, à l’exclusion de services de restauration.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services hôteliers ; location de logements temporaires ; réservation de logements temporaires ; réservation d’hôtels ; services d’accueil en hébergement temporaire » apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « services de bars ; services de cafés ; services de restauration ; salons de thé et de pâtisseries » de la demande contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services hôteliers, à l’exception de services de restauration; services hôteliers, à savoir mise à disposition de chambres d’hôtel de luxe, à l’exclusion de services de restauration» de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers s’accompagnent habituellement de celles des seconds. Il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires. 3

En ce qui concerne les services de « location et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; services de mise à disposition de salles (location) pour des conférences, réunions, colloques, conférences, congrès » de la demande contestée, la société opposante indique que ces services sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « services hôteliers, à l’exception de services de restauration; services hôteliers, à savoir mise à disposition de chambres d’hôtel de luxe, à l’exclusion de services de restauration» de la marque antérieure, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, elle fait valoir que les « établissements hôteliers, et notamment ceux d’une certaine taille visant un public professionnel, proposent souvent des salles de réception, de centres d’affaires, de réunion et plus généralement de conférences afin que les participants puissent trouver toutes les commodités nécessaires en un seul endroit » . La société opposante produit à cet effet un certain nombre de documents qui en attestent : en témoignent des documents relatifs aux établissement hôteliers comme l’Hôtel Chouchou, Villa Maillot, Hôtel du Louvre… Elle démontre donc que le public pourra établir un lien entre ces services. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HIDDEN ELEVEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELEVEN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 4

V isuellement, phonétiquement et intellectuellement, Les signes en présence ont en commun la dénomination ELEVEN, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ces signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, du terme HIDDEN. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée. En effet, la dénomination ELEVEN, commune aux signes, apparaît distinctive à l’égard des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’Opposante ne peut se prévaloir de la soi-disant distinctivité de ce terme pour désigner des services hôteliers, sachant que les marques européennes, comportant le terme « ELEVEN » dans leur signe, désignent également des services hôteliers» dès lors qu’il n’est pas établi que le terme ELEVEN présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, l’affirmation de la société déposante selon laquelle « l’association d’un chiffre ou nombre écrit en anglais avec des services hôteliers est généralement assez banal, en témoignent des marques enregistrées », sans indication quant au statut, à la portée de ces marques, ni à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cette séquence au regard des services en cause. En tout état de cause, la seule citation de deux marques comportant le terme ELEVEN ou encore la seule mention de quatre marques comportant un nombre associé au terme HOTEL, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe concernée, n’apparaît pas significatif. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination ELEVEN présente un caractère dominant dès lors le terme HIDDEN, comme l’indique notamment la société déposante, sera compris par le consommateur ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction anglaise du terme français « caché » ou « dissimulé » et « renvoie à l’idée d’une attention particulière portée à la confidentialité ou au caractère privé des services ». Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur compte tenu du fait qu’il renvoie à une des caractéristiques des services en cause, et peut évoquer une nouvelle ligne d’hôtels confidentiels pour des clients désireux de discrétion. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Le signe verbal contesté HIDDEN ELEVEN est donc similaire à la marque verbale antérieure ELEVEN Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, 5

un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté HIDDEN ELEVEN peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6