OP24-2402 19/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société LIONESS 28 PTY LTD (société de droit australien) a déposé le 8 août 2017, la demande d’enregistrement n° 1 367 616 portant sur le signe figuratif LIONESS. Le 9 juillet 2024, la société THE FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne LIONESSES, déposée

le

4 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 014 764 121. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie) ; Services de magasins de vente au détail de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Articles d’habillement de dessus; Vêtements de sport; Survêtements; Chemises, sweat-shirts/chandails, t-shirts, shorts, dessus, jupes, pantalons, combinaisons, chaussettes; Gants, cravates (vêtements), foulards, bavoirs, barboteuses; Pyjamas de bébés; Tricots et articles d' 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

habillement fabriqués à partir de tricots, anoraks, vestes, vêtements de pluie; Peignoirs; Pyjamas; Articles de sous-vêtements; Caleçons [courts]; Bottines de bébés; Ceintures (pour vêtements); Bretelles; Bandeaux pour les poignets; Costumes de bain [maillots de bain]; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le football ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LIONESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LIONESSES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux LIONESS du signe contesté et LIONESSES de la marque antérieure (sept lettres en commun formant la longue séquence d’attaque commune LIONESS, même succession de sonorités [lio-nèsse], même évocation de la femelle du lion) dont il résulte une impression d’ensemble très proche. A cet égard, la présence de la terminaison –ES dans la marque antérieure, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre ces dénominations, dès lors qu’il ne s’agit que 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’une simple marque de pluriel du terme LIONESS, constitutif du signe contesté, les signes en présence restant marqués par la longue séquence commune LIONESS et par la même référence à des lionnes. Enfin, la calligraphie particulière du signe contesté, sans incidence phonétique, apparaît purement décorative et n’altère nullement la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination LIONESS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. En conséquence, le signe verbal contesté LIONESS est similaire à la marque verbale antérieure LIONESSES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LIONESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI