OPP 24-3988 01/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. 1

I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOFT COMPUTER CONSULTANTS, INC. (société de droit américain) est titulaire de l’enregistrement international n° 1811324 en date du 1er juillet 2024, portant sur le signe verbal SOFTBANK et désignant la France. 2

Le 26 novembre 2024, la société SOFTBANK GROUP CORP. (société de droit japonais) a formé opposition contre la partie française de cet enregistrement international, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe figuratif SOFTBANK, déposée le 30 mai 2016 et enregistrée sous le n° 1329106. L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le 3 janvier 2025, sous le numéro 24-3988, pour qu’elle la transmette au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse, par un mandataire habilité, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle lui transmettait la notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de l’enregistrement international contesté, à savoir contre les produits suivants : « Logiciels informatiques pour le traitement et la gestion d’informations de transfusion et de stocks dans des banques de sang ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels informatiques ». 3

La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal suivant : SOFTBANK. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SOFTBANK, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une calligraphie spécifique et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun l’élément verbal SOFTBANK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. A cet égard, la présence d’une calligraphie spécifique et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure n’apparaît pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal SOFTBANK, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SOFTBANK est donc similaire à la marque figurative antérieure SOFTBANK. 4

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOFTBANK ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée. 5