OPP25-1004 02/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HK LENGO INTERNATIONAL CO., LIMITED (société de droit hongkongais) a déposé le 21 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 5114376 portant sur la marque figurative FENDIBAILUN. Le 23 mars 2025, la société FENDI S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale FENDI, déposée le 17 juillet 2020, enregistrée sous le n° 018274812.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. A titre liminaire, sur l’absence de prise en compte du fondement du risque de confusion Aux termes de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ». En l’espèce, la société opposante soutient dans le cadre de son exposé des moyens, se fonder sur le risque de confusion avec la marque antérieure FENDI n° 018274812. Toutefois, force est de constater que la société opposante n’a pas indiqué, dans le récapitulatif d’opposition, se fonder sur ce droit (seules les indications relatives à l’atteinte à la renommée de la marque FENDI n° 018274812 étant présentes). Elle n’a par ailleurs procédé au paiement des redevances correspondantes que pour ce droit antérieur précité. Par conséquent, le motif fondé sur le risque de confusion avec la marque antérieure FENDI ne peut être examiné. B. S ur l’atteinte à la renommée de la marque verbale FENDI n° 018274812 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

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Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale FENDI n°018274812 La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chandails; Jerseys [vêtements]; Vestes; Sweat-shirts; Parkas; Maillots de bain; Chemisettes à porter sous des vêtements décolletés; Chemises; Pantalons; Jeans; Gilets; Jupes; Shorts; Tee-shirts; Robes; Costumes pour hommes; Manteaux; Imperméables [Mackintoshes]; Pardessus; Manteaux et vestes en fourrures; Tabliers [vêtements]; Sous-vêtements; Châles; Foulards; Cravates; Gants [habillement]; Ceintures [habillement]; Souliers; Bottes; Sandales; Pantoufles; Chapeaux; Bonnets ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « la marque « FENDI » est détenue par la maison de haute couture, de prêt-à-porter et de maroquinerie Fendi créée en 1925, en Italie ». Elle fait valoir que « forte de plus de 90 ans d’existence, cette maison de mode est devenue l’une des plus reconnues et réputées tant que le milieu du luxe et de la mode amis également auprès du public ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni les documents suivants : - P ièce n°1 : https://www.lvmh.fr/les-maisons/mode-maroquinerie/fendi/ ; - P ièce n°2 : http://madame.lefigaro.fr/style/baguette-de-fendi-sac-qui-ouvert-lere-it-bag- 250512-231152 ;

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- P ièce n° 3 : Extrait WIKIPEDIA concernant FENDI ; - P ièce n° 4 : Extrait INFONET sur les chiffres de FENDI France. La société déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse. Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et des éléments développés par la société opposante, que la marque antérieure FENDI a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché européen, où elle occupe une position solide dans le domaine de l’habillement. Ainsi la marque antérieure est renommée sur le territoire européen notamment pour les « vêtements ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FENDI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence verbale d’attaque FENDI-. Il en résulte des ressemblances entre les signes.

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Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence finale -BAILUN au sein de la demande d’enregistrement contestée, ainsi que par la légère calligraphie de la marque antérieure. Toutefois, ces différences n’apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dans la mesure où les signes restent marqués par la reprise à l’identique de la séquence FENDI, en attaque sein des signes en comparaison et demeurant parfaitement identifiable au sein de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, le signe figuratif contesté FENDIBAILUN apparaît similaire à un certain degré à la marque antérieure FENDI.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure FENDI est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ; prêt-à-porter ; manteaux ; chaussures ; robes de mariée ; chapeaux ; chaussettes ; gants [vêtements] ; ceintures en cuir [vêtements] ; foulards ; cravates ; maillots de bain ; pantalons ; chemises ; tee-shirts ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure FENDI et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure FENDI possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard d’articles d’habillements. Les signes FENDIBAILUN de la demande d’enregistrement contestée et FENDI de la marque antérieure de renommée sont similaires à un certain degré. Il convient de noter que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en question, dès lors que le terme FENDI ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise.

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Le caractère distinctif de la marque antérieure FENDI est également accru en raison de la grande connaissance de la marque. L’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. À cet égard, la marque antérieure FENDI jouit d’une importante renommée à l’égard notamment des « vêtements ». A titre liminaire, il convient de rappeler que la marque antérieure de renommée fait l’objet d’une protection élargie lorsque la marque postérieure est identique ou similaire, indépendamment du fait que les produits soient identiques, similaires ou non similaires. En l’espèce, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont identiques et similaires aux « Vêtements ; prêt-à-porter ; manteaux ; chaussures ; robes de mariée ; chapeaux ; chaussettes ; gants [vêtements] ; ceintures en cuir [vêtements] ; foulards ; cravates ; maillots de bain ; pantalons ; chemises ; tee-shirts » de la demande d’enregistrement contestés en ce qu’ils font parties de la catégorie générale des produits vestimentaires, ce que ne conteste pas la déposante. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait des similitudes du signe contesté avec la marque antérieure en relation avec des produits vestimentaires. Ainsi, compte tenu de la similitude des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté FENDIBAILUN appliqué aux produits précités, les consommateurs seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte

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que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine de l’habillement, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public concernés, les signes sont similaires à un certain degré, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des produits suivants : « Vêtements ; prêt-à-porter ; manteaux ; chaussures ; robes de mariée ; chapeaux ; chaussettes ; gants [vêtements] ; ceintures en cuir [vêtements] ; foulards ; cravates ; maillots de bain ; pantalons ; chemises ; tee-shirts ». Ce lien résulte de l’identité et de la grande similarité entre les produits de la demande contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et est de nature à compenser les différences relevées entre les signes en comparaison. En outre, la société opposante souligne que la marque antérieure « bénéficie d’une exceptionnelle renommée et d’une image de luxe auprès du public français ». Cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les produits précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces produits, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. La société opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure FENDI invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les produits suivants : « Vêtements ; prêt-à-porter ; manteaux ; chaussures ; robes de mariée ; chapeaux ; chaussettes ; gants [vêtements] ; ceintures en cuir [vêtements] ; foulards ; cravates ; maillots de bain ; pantalons ; chemises ; tee-shirts ».

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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FENDIBAILUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante, sur le fondement de la renommée de la marque n° 018274812 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits.