OP24-4393 01/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A Y a déposé le 19 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5091644 portant sur le signe verbal KIT CIEL ETOILE. Le 24 décembre 2024, la société METRAC INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base du nom de domaine KITCIEL.COM réservé depuis le 29 août 2014, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION

Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose, quant à lui, que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portee n’est pas seulement locale L’opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine KITCIEL.COM. Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Activités de vente de solutions d’éclairage par fibre optique : large choix de kits pour différentes applications dont des plafonds de véhicules » Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3 e ch., 17 janvier 2014, n° 11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n° 12/15747). La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C- 96/09 P). La marque contestée a été déposée le 19 octobre 2024. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. La société opposante joint notamment à son exposé des moyens :

- Un extrait Whois faisant état d’une date de réservation du nom de domaine KITCIEL.COM au 29 août 2014 (pièce n° 1) ;

- Une facture du registre Web.com Group Inc. adressées à la société opposante, relative au renouvellement du nom de domaine KITCIEL.COM pour une période d’un an, et datée du 14 août 2023 (pièce n°2). Par ailleurs, la société opposante fournit des factures attestant la vente de produits d’éclairage sur le site internet KITCIEL.COM (pièce n° 3), à destination de clients situés dans deux départements français, ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas. Ces documents ne sont pas contestés par le déposant. Ainsi, il y a lieu de considérer que le nom de domaine KITCIEL.COM dont elle est réservataire, a une portée autre que locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, notamment pour des activités de vente de solutions d’éclairage par fibre optique, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué KITCIEL.COM dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités de vente de solutions d’éclairage par fibre optique. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KIT CIEL ÉTOILÉ, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur porte sur le signe KITCIEL.COM. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que le signe antérieur est composé de deux éléments verbaux séparés par un point. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun deux éléments verbaux des plus proches, à savoir KIT CIEL du signe contesté, et KITCIEL du nom de domaine antérieur, le second n’étant que la présentation accolée du premier. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté du terme ÉTOILÉ et au sein du signe antérieur, de l’élément .COM, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, les termes KIT CIEL apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en désignent une caractéristique, contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « les noms de domaine « kitciel.com » et « kitcieletoile.com » ont… un radical constitué d’un terme générique et descriptif de l’activité de fabrication et de vente de kit de ciel étoilé en fibre optique » et que ce radical ne serait donc pas protégeable. En effet, cette séquence « KITCIEL » ou «KIT CIEL » comportant l’association de ces deux termes simplement juxtaposés, apparaît distinctive au regard des produits et services en présence, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’elle n’en indique une caractéristique précise et concrète. Les termes KIT CIEL présentent également un caractère dominant, le terme ETOILE qui les suit se rapportant directement aux termes d’attaques. Au sein de la marque antérieure, la séquence .COM n’apparait pas distinctive, celle-ci étant utilisée pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet. Ainsi, cet élément apparait accessoire et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « l’organisation, la structure, les couleurs, les rubriques du site www.kitcieletoile.com sont différentes du site internet www.kitciel.com ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, les différences d’exploitation des sites en présence ne pouvant être examinées dans le cadre de l’appréciation de la similarité des signes dans le cadre de la procédure d’opposition. Le signe verbal contesté KIT CIEL ÉTOILÉ est donc similaire au nom de domaine antérieur KITCIEL.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous le nom de domaine invoqué par la société opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KIT CIEL ETOILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au nom de domaine antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.