OPP 24-2180 16/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame V L a déposé, le 30 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 051 282 portant sur le signe verbal NEW HEALTH PARADIGM.

Le 19 juin 2024, la société PARADIGMA GROEP B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PARADIGMA GROEP, déposée le 1er février 2024 et enregistrée sous le n° 018981350. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 8 janvier 2025, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition qui ont été transmises à la société opposante à titre d’information. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;

services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure est enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Analyse de l’organisation commerciale, Conseils en organisation d’entreprises, Analyses et consultation professionnelle d’affaires, Analyse relative à l’administration commerciale et Conseils en gestion d’entreprise, y compris en rapport avec les domaines suivants: Employabilité durable du personnel, Objectifs d’entreprise, Procédés commerciaux, Gestion de l’amélioration de la qualité et Gestion du changement; Consultance en matière de personnel, Conseils en matière de gestion de personnel et Services de conseils en ressources humaines, y compris en rapport avec les domaines suivants: Employabilité durable concernant entre autres la gestion de ressources humaines, Orientation de carrière, Consultation en matière d’orientation professionelle, Planification de carrière (conseils en matière de choix de carrière) et Services de développement de carrières, Politique d’absentéisme et relative aux conditions de travail, politique de vitalité et Réinsertion; Planification et conseils en organisation d’entreprise, dans le domaine du développement de processus d’organisation d’entreprise novateurs; Gestion du changement, à savoir coaching et encadrement de processus de changement au

sein d’organisations; Recherches et conseils en matière d’organisation d’entreprise en vue d’une utilisation optimale des connaissances en entreprise (gestion des connaissances); Recrutement et sélection du personnel; Envoi, prêt et détachement de personnel; Services d’externalisation de personnel; Management de transition; Services de recherche d’emplois; Tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; Gestion administrative de systèmes d’information sur le personnel ainsi que conseils en la matière; Organisation d’événements à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales; Conseils et informations concernant les services précités; Services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet. Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de manifestations et d’événements éducatifs; Organisation et conduite de séminaires, Organisation et conduite de webinaires, Préparation et coordination de cours magistraux, Organisation et conduite d’ateliers de formation, Préparation et coordination de classes, Organisation et conduite de symposiums, Organisation et conduite de conférences, Organisation et conduite de congrès, organisation et conduite d’ expositions, Préparation et animation de travaux dirigés, Organisation et tenue de (vidéo)formations, y compris en rapport avec les domaines suivants: Employabilité durable du personnel, Gestion de ressources humaines, Orientation de carrière, Services d’orientation et d’accompagnement professionnels, Services de planification de carrière, à savoir Conseil relatif à l’orientation professionnelle, Développement de carrière, Problématique de l’absentéisme, politique de vitalité, Réinsertion, Gestion des changements, Processus de changement et Gestion des connaissances; Formations dans le domaine de la gestion d’entreprises; Coaching [formation] et Mentorat (formation), Services précédents, notamment au sein d’entreprises, d’organisations et d’institutions; Services de coaching, à savoir, Formation/ Enseignement, Dont accompagnement personnalisé du personnel; Formations pour le personnel, Services de recyclage du personnel, Formation du personnel et Services de qualification du personnel, y compris en rapport avec les domaines suivants: Cours de développement personnel; Conception et réalisation, composition de programmes de cours et de formation et de matériel didactique; Services de rédaction de blogs; Émission, Publication et Distribuer en rapport avec les produits suivants: imprimés, y compris les produits suivants: Livres, Revues, MAGAZINE, Périodiques, Journaux, Dépliants, brochures, Publications, Matériel pédagogique, de matériel d’enseignement et d’autres imprimés, Produits précités sous forme numérique ou non, Publications de bureau électroniques, Productions audiovisuelles et Productions multimédia, y compris en rapport avec les domaines suivants: Employabilité durable du personnel; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités; Services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet. Services médicaux; Services paramédicaux et Services thérapeutiques; Services de conseil et de consultation dans le domaine médical; Services de santé au travail; Explications médicales, Informations médicales et Services de recherche médicale, Dans le domaine de la prévention et de la prise en charge de l’absentéisme; Services médicaux et paramédicaux Dans le domaine des questions liées aux conditions de travail, y compris des services thérapeutiques et du coaching dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de l’absentéisme; Études d’évaluations médicales et Essais médicaux; Services de conseillers médicaux, y compris en rapport avec les domaines suivants: Invalidité; Élaboration de rapports d’expertises médicales; Analyse médicale, dans les domaines suivants: Problèmes psychiques et physiques et élaboration de plans de traitement; Accompagnement psychologique et médical dans le

cadre de la réintégration dans le processus de travail; Services d’information et Conseils Dans le domaine médical dans les domaines suivants: Services sanitaires, Vitalité et Un mode de vie sain; Services de psychologues; Services de centres d’évaluation, à savoir organisation de jeux (de rôles) par des psychologues à des fins d’évaluation de personnes; Conseils et assistance psychologiques, y compris en rapport avec les domaines suivants: Employabilité durable, Vitalité, Réintégration et Développement personnel; Accompagnement psychologique (coaching) de personnes et/ou d’équipes dans les relations personnelles ou professionnelles (thérapies); Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches scientifiques ; numérisation de documents » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, la société opposante n’établit pas de lien entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement

de

matériel

informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEW HEALTH PARADIGM, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PARADIGMA GROEP, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique, d’un élément figuratif et de couleurs. Il existe d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments verbaux PARADIGM du signe contesté et PARADIGMA de la marque antérieure (longueur semblable, respectivement huit et neuf lettres dont huit identiques, formant la longue séquence commune de lettres PARADIGM- ; rythme proche et mêmes sonorités [pa- ra-digm] ; évocation de la notion de « paradigme »). Les signes diffèrent par la présence des termes NEW HEALTH dans le signe contesté et par celle de l’élément verbal GROEP, d’une présentation spécifique, d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux PARADIGM du signe contesté et PARADIGMA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, l’élément verbal PARADIGM revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il est précédé, d’une part, du terme NEW qui ne vient que qualifier le terme PARADIGM pour en indiquer le caractère nouveau, le mettant ainsi en exergue, et, d’autre part, du terme HEALTH, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « santé » et renvoyant, dès lors, au secteur dans lequel sont proposés les services en cause. Il en va de même de l’élément verbal PARADIGMA de la marque antérieure, qui présente un caractère dominant en ce que le terme GROEP, comme l’invoque l’opposante, est susceptible d’être perçu par le consommateur comme renvoyant au terme « groupe », couramment utilisé dans le monde des affaires pour désigner un ensemble d’entreprises commerciales et n’apparaît ainsi pas apte à retenir particulièrement son attention à titre de marque. Par ailleurs, la présentation spécifique, l’élément figuratif ainsi que les couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal PARADIGMA. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe contesté NEW HEALTH PARADIGM est donc similaire à la marque figurative antérieure PARADIGMA GROEP dont il risque d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NEW HEALTH PARADIGM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative PARADIGMA GROEP. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et

direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement)

;

organisation

et

conduite

de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches scientifiques ; numérisation de documents ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.