OPP 24-2720 20/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1

Monsieur R J a déposé, le 8 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 425 portant sur le signe figuratif ROMY. Le 31 juillet 2024, la société ROMI SMILFOOD B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- La marque figurative de l’Union Européenne ROMI PROFESSIONAL déposée le 18 février 2011, enregistrée sous le n° 9749871 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ROMI déposée le 6 décembre 2010, enregistrée sous le n° 1063141 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1063141, sur laquelle est notamment fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque ROMI n° 1063141 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs 2

pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et conservés; gelées, confitures, compotes; à l’exclusion de sauces tomates, de produits à base de tomates ou de produits contenant des tomates; œufs, lait et laitages; lait concentré sucré; matières grasses et huiles alimentaires, y compris matières grasses et huiles pour la cuisson au four, à frire et de friture; succédanés de beurre, huile et beurre; ghee et succédanés de ghee; margarine, avec ou sans teneur réduite en matières grasses ; Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, avoine, levure, pâtes alimentaires, mayonnaise, sauce d’assaisonnement pour salades; à l’exclusion expresse de « sauces tomates », « produits à base de tomates » ou "produits contenant des tomates ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est sans incidence sur la procédure d’opposition l’argument invoqué par le déposant selon lequel « « (…) 3. ROMY opère sur le marché des concentrés de tomates et non sur le marché des huiles comme la marque de l’opposant » et que « L’opposant omet de rappeler qu’il commercialise des produits liés aux huiles de cuisine, très nettement différents et différenciant des produits ROMY qui se rapportent à du concentré de sauce tomates ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 3

Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant qui fait valoir que « l’opposant commercialise de l’huile, le concept est dès lors bien éloigné de celui du marché du déposant, lequel est strictement encadré par la vente de concentré de tomates », cet argument, extérieur à la procédure comme précédemment développé, n’ayant en outre aucune incidence sur la comparaison des signes. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ROMY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROMI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun un élément verbal proche à savoir ROMY en attaque dans le signe contesté et ROMI constitutif de la marque antérieure (même longueur de quatre lettres dont trois communes positionnées dans le même ordre, prononciations strictement identiques), ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. 4

Ils diffèrent, comme le relève le déposant, par la présence des termes DOUBLE CONCENTRE DE TOMATES 28%MINIMUM, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs, dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ROMY dans le signe contesté présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, il présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes DOUBLE CONCENTRE DE TOMATES 28%MINIMUM, qui renvoient à une caractéristique de certains des produits de la demande contestée, apparaissent également accessoires du fait de leur position sur une ligne inférieure et en taille réduite. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le déposant, la présentation spécifique et les éléments figuratifs en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal ROMY. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté ROMY est donc similaire à la marque verbale antérieure ROMI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le risque de confusion avec la marque ROMI PROFESSIONAL n° 9749871 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ROMI PROFESSIONAL, ci- dessous reproduit : 5

Les produits de la demande contestée ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, dès lors qu’il comporte le même élément verbal ROMI, associé au terme PROFESSIONNAL qui apparait très accessoire dès lors qu’il est positionné en dessous dans des caractère nettement plus petits et renvoie au caractère professionnel des produits, et à des éléments figuratifs et une présentation particulière qui ne sont pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible et dominant. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 9749871. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ROMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6