OPP 24-3593 09/09/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DOLIAM (société par actions simplifiée) a déposé le 17 juil et 2024, la demande d’enregistrement n° 5 070 449 portant sur le signe figuratif .

Le 9 septembre 2024, la société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne M & C déposée le 1er mars 1999, enregistrée sous le n° 001 091 487 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

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- la marque figurative de l’Union européenne déposée le 29 avril 2008, enregistrée sous le n° 006 876 817 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur la demande de preuve d’usage

Preuve de l’usage

Conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.

A cet égard, l’article L. 714-5 du Code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».

Aux termes de l’article L. 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

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3 En l’espèce, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque verbale de l’Union européenne M & C n° 001 091 487 à l’égard des services suivants, invoqués dans le formulaire d’opposition par la société opposante : « Services de propriété intellectuelle; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion et audit de portefeuilles de propriété intellectuelle; services juridiques; services d’accès à des bases de données informatiques » et de la marque figurative de l’Union européenne n° 006 876 817 à l’égard des services suivants, invoqués dans le formulaire d’opposition par la société opposante : « Services de propriété intellectuelle; services d’avocats spécialistes des brevets et des marques; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; audit dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (services juridiques); services d’information, ayant tous trait à la propriété intellectuelle ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025, la société opposante a fourni des pièces tendant à prouver « que les marques antérieures sont bel et bien exploitées pour l’ensemble des services évoqués ». Il convient dès lors d’apprécier l’usage sérieux des marques antérieures pour les services précités sur lesquels l’opposition est fondée.

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C-40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 17 juil et 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques antérieures sur lesquel es l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 juil et 2019 au 17 juil et 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Services de propriété intellectuelle; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion et audit de portefeuilles de propriété intellectuelle; services juridiques; services d’accès à des bases de données informatiques » pour la marque verbale de l’Union européenne M & C n° 001 091 487 et les « Services de propriété intellectuelle; services d’avocats spécialistes des brevets et des marques; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; audit dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (services juridiques); services d’information, ayant tous trait à la propriété intellectuelle » pour la marque figurative de l’Union européenne n° 006 876 817.

Sur les pièces fournies

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni un grand nombre de pièces, réparties dans vingt-quatre documents, attestant de l’usage sérieux des marques antérieures en France et dans plusieurs pays européens dans la période pertinente pour désigner des services juridiques et à cet effet : • précise faire partie du groupe MARKS&CLERK présent dans le monde via des filiales implantées notamment en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg qui exercent une activité de conseil en propriété industriel e et utilisent les marques antérieures avec le consentement du titulaire. • fournit des exemples de factures concernant des prestations juridiques :  En France : Factures émises par l’entité française Marks & Clerk France sur la période 2013 à 2022 en annexes 2 à 11.

 Au Luxembourg : Factures émises par l’entité Marks & Clerk Luxembourg LLP à destination de différentes entités en Europe sur la période 2014 à 2024 en annexe 15.

 Au Royaume-Uni : factures émises par la société Marks & Clerk LLP située à Londres et la société Marks & Clerk LLP située à Birmingham à destination de différentes entités en Europe (Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Suède) en annexe 19.

• souligne que ces factures attestent de l’usage des marques invoquées dans une partie substantiel e de l’Union européenne. • relève que ces factures sont corroborées par d’autres éléments, à savoir des extraits des sites internet marks-clerk.fr et marks-clerk.com présentant les prestations juridiques du groupe Marks & Clerk et des modèles de papier à entête, de plaquettes et de cartes de visite mentionnant la marque invoquée et des brochures présentant et promouvant les services juridiques rendus par les différents cabinets de Conseils en Propriété industriel e du Groupe Marks & Clerk.

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5 La société opposante a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :

— Annexes 2 à 11 : Factures datées de 2013 à 2022 émises par la société MARKS & CLERK France, adressées à des clients français, sur lesquel es figurent les signes ou notamment pour des prestations de « suivi procédure opposition », « demande de brevet en France », « honoraires pour la partie brevets : revue de la décision », « honoraires pour la partie marques : suivi de la procédure, courrier à l’office, envoi du certificat d’enregistrement, notification d’une lettre officielle avec proposition de réponse, analyse chance de succès d’une opposition… ».

— Annexe 12 : Matériel de communication sur lequel figurent les signes ou (papier à en-tête, carte de visite, plaquette de présentation de l’activité de Conseil en Propriété Industriel e).

— Annexe 13 : Extraits du site internet marks-clerk.fr issu de webarchives.org datés :

 du 13 novembre 2008 : page d’accueil en anglais « Welcome to Marks & Clerk ».  du 13 juin 2013 : page montrant le menu du site : « one-stop full service » : UK (patent and trade mark attorneys, solicitors, consulting) Canada, France, Luxembourg, Australia, China, Hong Kong… ».  du 11 janvier 2014 : page montrant le menu du site : « UK (patent and trade mark attorneys, solicitors, consulting) Canada, France, Luxembourg, Australia, China, Hong Kong… ».  du 3 février 2015 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe .  du 10 juin 2016 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides » mentionnant le signe .  du 3 février 2017 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6  du 23 juin 2018 : page indiquant « Marks&Clerk France conseils en propriété industrielle – nous recrutons…».  du 3 août 2020 : page indiquant « Marks&Clerk France conseils en propriété industrielle – nous recrutons…».

 du 27 janvier 2021 : page du site indiquant « bienvenue sur le site de Marks & Clerk France – La vocation de Marks&Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides ») mentionnant le signe .
- Annexe 14 : extraits non datés des sites internet suivants :

 Page 1 : Extrait du site internet suite.endole.co.uk présentant l’opposant : « Marks & Clerk Properties Limited est une société constituée le 24 mars 2004 et dont le siège social est situé à Londres, City of London. Marks & Clerk Properties Limited est en activité depuis 18 ans. Il y a actuellement 2 administrateurs actifs selon la dernière déclaration de confirmation soumise le 28 novembre 2021 ».

 Page 2 : capture d’écran du site internet « marks-clerk.com » présentant les éléments suivants : « l’Europe – nos services en PI en Europe – Offices : ABERDEEN – BIRMINGHAM… Luxembourg – PARIS – SOPHIA ANTIPOLIS » sur laquel e figure le signe M&C MARKS&CLERK.

 Pages 3 à 9 : extraits du site internet « marks-clerk.com » présentant les adresses des bureaux de Marks & Clerk en Europe (au Royaume-Uni : Aberdeen, Birmingham, Cambridge, Edimbourg, Glasgow, Londres, Manchester, Oxford – au Luxembourg, à Paris, à Sophia-Antipolis).

 Pages 9-10 : extrait non daté du site « marks-clerk.com » présentant une page intitulée « déclaration de confidentialité ».

— Annexe 15 : Factures émises par la société MARKS & CLERK Luxembourg LLP datées du 31 décembre 2021 au 30 avril 2024 adressées à des clients situés en France, au Luxembourg et en Italie et autres pays membre de l’UE sur lesquel es figurent les signes ou

notamment pour des prestations liées à des « patent », « trademark » ou « design », pouvant être traduit respectivement par « brevet », « marque » et « dessin et modèle ».

— Annexe 16 : Brochure présentant des prestations relatives à des dépôts de brevets, réalisées par MARKS & CLERK Luxembourg LLP portant les signes .

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- Annexe 17 : Extraits de divers sites internet présentant les services offerts, à savoirs des services juridiques de propriété intel ectuel e et industriel e, par Marks&Clerk Luxembourg sur lesquels sont apposés les marques M&C et ou des variations proches.

— Annexe 18 : Brochure de Marks & Clerk en anglais et traduction partiel e datée d’avril 2013, « Rapport 2013 – changements intervenus en propriété industrielle ».

— Annexe 19 : Nombreuses factures établies par les sociétés MARKS & CLERK LLP Royaume-Uni, datées de 2013 à 2024, comportant la marque , libel ées aux noms de clients résidant au Royaume-Uni (jusqu’à 2021) ou à travers l’Union Européenne (jusqu’à 2024) et notamment au Luxembourg, en Italie, en Al emagne, Irlande, Finlande, Espagne, Suède, Autriche, France, Chypre, Danemark, République Tchèque, Slovénie etc.

— Annexe 20 (confidentielle) : Liste des factures émises par Marks&Clerk Properties Limited à des clients ressortissants de l’Union Européenne.

— Annexe 21 : Résultats sous forme de liste des recherches sur les bases de données privées des marques déposées par les sociétés Marks & Clerk au sein de l’Union Européenne en qualité de « mandataire » (10 881 marques détectées).

— Annexe 22 (confidentielle) : Liste des bénéfices nets réalisés de 2021 à 2025 par territoires au sein de l’Union Européenne.

— Annexe 23 : Cotisations à l’APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) à la BMM (association Benelux pour le droit des Marques et Modèles), à MARQUES (association européenne représentant les intérêts des propriétaires de marques) et factures de participation à leurs conférences.

— Annexe 24 : Historique des nominations et titres accordés aux sociétés Marks & Clerk à travers le monde, incluant quelques articles associés à ces titres.

Sur l’appréciation des pièces fournies

 Sur la période pertinente

La date de dépôt de la demande contestée est le 17 juil et 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques antérieures sur lesquel es l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 juil et 2019 au 17 juil et 2024 inclus, pour les services précités invoqués à l’appui de l’opposition.

En l’espèce, force est de constater que les pièces listées précédemment sont majoritairement datées de la période pertinente. Ainsi, la société opposante a bel et bien fourni des preuves de l’usage des marques antérieures dans la période requise. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « un grand nombre des preuves transmises par l’opposant n’entrent pas dans la période pertinente » ainsi « les pièces précitées [annexes 2, 3, 4, 5, 6, 13 et 18] doivent être rejetées au motif qu’elles ne permettent pas de faire état d’un usage des marques M&C et au sein de la période pertinente ».

En l’espèce, si la société opposante a fourni certaines preuves plus anciennes ou ultérieures, il ressort des pièces précitées qu’el e a également apporté un nombre important d’éléments de preuve faisant apparaître des dates comprises dans la période pertinente de 2019 à 2024.

Tel est le cas des factures établies par la société Marks & Clerk France datées de 2019 à 2022 (annexes 7 à 11), des extraits du site internet marks-clerk.fr du 3 août 2020 et du 27 janvier 2021 (annexe 13), des factures établies par la société Marks & Clerk Luxembourg LLP datées du 31 décembre 2021 au 30 avril 2024 (annexes 15), et des factures établies par les sociétés Marks & Clerk à Londres et Marks & Clerk à Birmingham datées notamment de 2019 à 2024 (annexes 19).

A cet égard, si certains des documents ne comportent pas de dates, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Ainsi, le modèle de carte de visite et de plaquette de couverture reproduisant la marque invoquée (annexes 12), peuvent être pris en compte en combinaison avec les factures et extraits des sites cités ci-dessus reproduisant eux-aussi les marques invoquées et comportant une date comprise dans la période de référence.

Il en va de même des extraits des sites internet suite.endole.co.uk et mark-clerk.com fournis en annexe 14, présentant la société Marks & Clerk Properties Limited et les différents bureaux Marks & Clerk en Europe, en ce qu’ils sont corroborés par les factures établies par la société Marks & Clerk Luxembourg LLP et les sociétés Marks & Clerk situées à Londres et Birmingham (annexes 15 et 19).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire des marques antérieures contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

 Sur le lieu de l’usage

Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, la société opposante était par conséquent tenue de prouver que ces marques avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne. Si l’usage d’une marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (TUE, 7 novembre 2019, T-380/18, point 80).

En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur. Plus exactement, la question est de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (TUE, 7 novembre 2019, T-380/18, point 82).

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, listées précédemment, démontrent un usage sérieux des marques antérieures dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni ancien pays de l’Union européenne.

En premier lieu, concernant les preuves relatives au Royaume-Uni, il convient de rappeler que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020 en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et est devenu un pays tiers. Le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020 conformément aux articles 126 et 127 de l’accord de retrait. À compter du jour suivant la fin de la période de transition, à savoir le 1er janvier 2021, le droit de l’Union européenne n’est plus applicable au Royaume-Uni ni sur son territoire.

Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage au sein de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents et peuvent être pris en compte.

Par ail eurs, concernant l’usage en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni, les nombreuses factures établies par le cabinet Marks & Clerk situé en France (annexes 2 à 11), les factures établies par le cabinet Marks & Clerk au Luxembourg (annexe 15) et les factures établies par le cabinet Marks & Clerk à Londres et à Birmingham (annexe 19) adressées à des clients situés en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans d’autres pays de l’Union européenne montrent un usage dans le territoire pertinent.

Ainsi, ces pièces démontrent que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage dans plusieurs Etats membres, lesquels, selon la jurisprudence précitée, peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union européenne.

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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10  Sur l’usage par le titulaire ou avec son consentement Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée à titre de marque pour désigner un produit ou service commercialisé ou fourni par son titulaire ou par des personnes autorisées.

Conformément à l’article L.714-5 3° du Code de la Propriété intel ectuel e, l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque est assimilé à un usage effectué par lui et doit être pris en compte dans l’analyse des preuves d’usage. Ainsi, l’utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales), doit être considérée comme un usage autorisé (TUE, 30 janvier 2015, T- 278/13, point 38).

La société opposante affirme avoir bien autorisé l’ensemble des sociétés du groupe Marks & Clerk International à utiliser les marques en cause et fournit à cet effet une attestation du directeur de la société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED indiquant qu’el e détient les marques « Marks & Clerk » et que toutes les entités de l’organisation qui utilisent les marques le font avec son autorisation (annexe 1).

En outre, el e fournit de nombreuses factures émanant des sociétés avec lesquel es el e indique être économiquement liée.

Il apparaît alors que l’usage fait par les sociétés MARKS & CLERK France, MARKS & CLERK Luxembourg et les sociétés MARKS & CLERK au Royaume-Uni s’est fait avec le consentement de la société opposante et équivaut par conséquent à un usage par celle-ci, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

 Sur la nature et l’importance de l’usage

Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.

De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, point 37).

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

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11  Sur l’usage des marques antérieures sous une forme modifiée

Les marques antérieures tel es qu’enregistrées portent sur les signes suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne M & C n° 001 091 487,
- la marque figurative de l’Union européenne n° 006 876 817. La société déposante soutient que les preuves d’usage fournies ne concernent pas la marque verbale antérieure invoquée M & C mais d’autres marques figuratives et qu’en conséquence, l’usage du signe sous cette forme modifiée ne vaut pas usage à titre de marque.

El e affirme que les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque verbale antérieure sous différentes formes stylisées dont cel es-ci :

Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété intel ectuel e, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

En l’espèce, l’ajout des couleurs rose ou orange et d’une présentation particulière (lettres en caractères gras accompagnées d’une esperluette insérée entre la lettre M et la lettre C) ainsi que la présence des termes MARKS & CLERK et MARKS & CLERK France sur une ligne inférieure en petits caractères, n’altèrent pas le caractère dominant et immédiatement perceptible des lettres M & C, seuls éléments par lesquels la marque verbale antérieure sera spontanément désignée.

Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, il est démontré que la marque verbale antérieure invoquée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère nullement son caractère distinctif.

 Sur la nature et l’importance de l’usage pour les services invoqués

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259/02).

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12 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, point 39 ; Cass. Com., 24 mai 2016, n° 14- 17.533).

A cet égard la société déposante soutient qu’ « un nombre important des pièces fournies ne permettent pas de déterminer les services proposés et réalisés par l’opposant dans le cadre de l’exploitation de ses marque ».

El e ajoute que « les documents fournis ne permettent pas, ni par leur nature ni par leur volume, de démontrer un usage continu et sérieux des marques M&C et pour les services sur lesquels repose l’opposition ».

Toutefois, en premier lieu, Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, C-40/01, point 39 ; Cass. Com., 24 mai 2016, n° 14-17.533).

En second lieu, les nombreuses factures produites, datées notamment de 2019 à 2024 (annexes 7 à 11 pour la France, annexe 15 pour le Luxembourg et annexe 19 pour le Royaume-Uni) et les extraits des sites internet de l’annexe 13, établissent bien la fourniture de prestations de conseils juridiques en propriété industriel e en France notamment et dans d’autres pays de l’Union européenne :

• Il est inscrit que le cabinet accompagne ses clients en « gérant les procédures d’acquisition de brevets, marques, dessins et modèles, en enregistrant vos droits d’auteur, en rédigeant vos contrats de licences en vous conseillant dans la gestion de vos risques et litiges et en évaluant vos droits de propriété intellectuelle » web.archive.org à propos du cabinet Marks&Clerk France (annexe 13) • « la vocation de Marks & Clerk France est de vous aider à protéger et valoriser partout dans le monde vos technologies et produits par des droits de propriété intellectuelle solides » – marks- clerk.fr (annexe 13)

• mention des termes « patent application » à savoir « demande de brevet », « chinese design application » « demande de dessin et modèle chinois » (annexe 15)

• mention des termes « trademark application » « patent application », à savoir « demande de marque, de brevet », « Change of Address for Saint Lucia Trade Mark Registration » à savoir « changement d’adresse pour un enregistrement de marque à Sainte Lucie », « Recordal of Assignment of Trade Marks » à savoir « enregistrement de cession de marque », « Renewal of UK Trade Mark Registration » à savoir « renouvellement de l’enregistrement d’une marque déposée au Royaume-Uni » et « opposition » (annexe 19). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures par leur titulaire au cours de la période pertinente pour des services juridiques relevant du domaine de la propriété industrielle.

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Conclusion sur l’usage sérieux

Il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour des services juridiques relevant du domaine de la propriété intel ectuel e pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

Ainsi, un usage sérieux a été démontré concernant :

— les « Services de propriété intellectuelle; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion et audit de portefeuilles de propriété intellectuelle; services juridiques » de la marque antérieure M & C n° 001 091 487,

— les « Services de propriété intellectuelle; services d’avocats spécialistes des brevets et des marques; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; audit dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (services juridiques); services d’information, ayant tous trait à la propriété intellectuelle » de la marque antérieure

n° 006 876 817.

En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les « services d’accès à des bases de données informatiques » invoqués sous la marque antérieure M & C n° 001 091 487, lesquels relèvent de prestations techniques de nature informatique et en aucun cas de prestations juridiques.

B. Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants: « Services juridiques ; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14 juridique ; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique à destination des entreprises innovantes et start-up ; services de conseils juridiques en matière de propriété intellectuelle ».

Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure M & C n° 001 091 487 à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : « Services de propriété intellectuelle; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion et audit de portefeuilles de propriété intellectuelle; services juridiques » et ceux de la marque antérieure n° 006 876 817 sont les suivants : « Services de propriété intellectuelle; services d’avocats spécialistes des brevets et des marques; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intellectuelle; audit dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (services juridiques); services d’information, ayant tous trait à la propriété intellectuelle ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués des marques antérieures.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués des marques antérieures.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté.

Sur la comparaison des signes

 Avec la marque verbale de l’Union européenne M & C n° 001 091 487 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MC, ci-dessous reproduit :

.

La marque antérieure porte sur le signe verbal M & C.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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15 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres selon une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de deux lettres reliées par une esperluette.

Visuel ement, les signes présentent deux lettres en commun placées dans le même ordre, à savoir la lettre M en attaque et la lettre C en position finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.

A cet égard la société déposante affirme que le signe contesté « est un logo figuratif purement arbitraire », « les lettres M et C n’y sont pas perceptibles ». El e prétend que les lettres pourraient être lues « L », « V », « I », et « C », le C pouvant être également perçu comme un arc de cercle.

Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu comme tel dès lors qu’il est constitué d’un trait continu, épais, de couleur noire, sans que cette présentation puisse mettre en évidence les prétendues lettres L, V et I qui le composeraient. Il apparaît plus probable que le consommateur perçoive au sein de ce signe la représentation stylisée de la lettre M dont la barre droite a été tronquée, accolée à la reproduction de la lettre C stylisée.

Phonétiquement, les sigles MC et M & C en présence ont un rythme proche, respectivement en deux et trois temps et comportent les même sons d’attaque [aime] et finaux [cé], ce qui leur confère une prononciation des plus proches.

A cet égard, contrairement aux assertions de la société déposante selon lesquel es l’esperluette au sein de la marque antérieure « confère aux signes comparés une structure et une présentation bien différentes » ainsi qu’une « différence phonétique non négligeable », le signe & qui constitue un simple élément de liaison revêtant un caractère secondaire, est peu susceptible de retenir l’attention du consommateur.

Il en résulte que la présence d’une présentation stylisée du signe contesté et d’une esperluette au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre les signes, en ce que ces éléments n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des lettres M et C, ni leur proximité phonétique, les signes en présence restant dominés par l’utilisation de deux lettres identiques placées dans le même ordre.

Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut citées par la société déposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.

Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes.

Le signe figuratif apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure M & C.

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16  Avec la marque figurative de l’Union européenne n° 006 876 817

Pour les raisons précédemment exposées et auxquel es il convient de se référer, le signe figuratif contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la présentation particulière de cel e-ci sous une forme figurative n’étant pas de nature à faire perdre à l’ensemble verbal M&C, par lequel el e sera désignée, son caractère lisible et immédiatement perceptible.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés.

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques et fortement similaires.

A cet égard, la société déposante fait valoir que les services du signe contesté « sont susceptibles de s’adresser à un public avisé et/ou professionnel, dont le degré d’attention est élevé » qui percevra davantage les différences entre les signes en présence.

Toutefois, outre le fait que les services des signes en cause peuvent s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé, cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion tel que précédemment établi, y compris à l’égard d’un consommateur particulièrement averti.

Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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17 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services juridiques ; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique ; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique à destination des entreprises innovantes et start-up ; services de conseils juridiques en matière de propriété intellectuelle ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.

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