OP25-0712 26/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société B.O. VISION (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5103358 portant sur le signe figuratif . Le 26 février 2025, Monsieur J F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enseigne SUN FACTORY sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, les services ou les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, services, et activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif OPTICAL FACTORY EST.2014, ci-dessous reproduit : L’enseigne antérieure invoquée porte sur le signe verbal SUN FACTORY. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’une date, de plusieurs éléments graphiques et d’une présentation particulière tandis que l’enseigne antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun l’élément verbal FACTORY, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des signes ou des éléments les constituant. En l’espèce, le terme anglais FACTORY, qui sera perçu par le consommateur comme signifiant « usine » ou « fabrique » et désignant un établissement où l’on fabrique des objets destinés aux différents usages de la vie, apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu de fabrication ou d’exécution des produits et des services visés. 3

Ainsi, le consommateur ne percevra pas dans cet élément, une référence à l’origine commerciale des produits et services ni une référence à l’enseigne antérieure mais davantage un terme ayant un lien direct et concret avec ces derniers. Il s’ensuit que le terme FACTORY, commun aux signes en présence, n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au regard de ces produits et services, de sorte que son utilisation n’est pas susceptible de porter atteinte à l’enseigne antérieure. Or, en présence de signes composés d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux OPTICAL FACTORY du signe contesté et SUN FACTORY de l’enseigne antérieure se différencient par leurs longueur et présentation (respectivement deux termes totalisant quatorze lettres sur un fond de forme ovale de couleur noire dans deux polices différentes stylisées, à laquelle s’ajoute une paire de lunettes blanche et la mention EST. 2014 pour le signe contesté, et deux termes totalisant dix lettres pour le signe antérieur). Ces signes présentent donc une physionomie bien distincte. Phonétiquement, les éléments verbaux OPTICAL FACTORY et SUN FACTORY se distinguent également par leur rythme (respectivement six et quatre temps) ainsi que par leurs sonorités d’attaque [op-ti-kal] pour le signe contesté et [seun] pour l’enseigne antérieure, ce qui leur confère également une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, pris dans leur ensemble, les signes possèdent des évocations différentes en raison de la présence des termes anglais OPTICAL dans le signe contesté, évoquant l’optique, et SUN dans l’enseigne antérieure, renvoyant au soleil. Ainsi, compte tenu du caractère très faiblement distinctif du terme FACTORY et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de l’opposant tenant aux « conditions commerciales » imposées et par les « industriels et [les] centres « Marques Avenue » ou « MacArthur Glen » », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles des droits en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Il en va de même de son argument selon lequel « l’utilisation qualitative « FACTORY » par une enseigne « full Price » du même secteur optique que » celui de l’opposant constituerait notamment du parasitisme. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enseigne antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, les questions de parasitisme relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à l’enseigne antérieure SUN FACTORY. Sur la comparaison des produits et services et des activités Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; vente en gros et au détail, dans des lieux physiques, par correspondance et par internet, y compris internet mobile, des produits suivants : dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, lunettes (optique), lunettes de soleil, articles de lunetterie, étuis à lunettes ; assistance commerciale en exploitation et en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; assistance en matière de marketing ; service d’entretien et de réparation de dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; services d’opticiens ». A l’appui de l’opposition, l’opposant invoque le nom de l’enseigne antérieur SUN FACTORY. Il a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Enseigne Est un signe de type verbal : non Désignation du signe : SUN FACTORY Activités qui servent de base à l’opposition : Fondateur et Dirigeant depuis le 29.02.2000 de la première enseigne nationale de déstockage de lunettes optiques solaires, nous sommes présents exclusivement dans des centres de marques appelés historiquement « Magasins d’Usine » ou « Factory Outlet ». Les conditions commerciales à la fois nous liant aux industriels et aux centres « Marques Avenue » ou « McArthur Glen » nous imposent de par les baux et les règles strictes édictées par la DGCCRF des prix a minima de 30% inférieurs aux réseaux dits traditionnels. Des contrôles sont effectués tous les trimestres. L’utilisation qualificative « FACTORY » par une enseigne « full Price » du même secteur optique que le nôtre, représente une communication mensongère et ambiguë pour le consommateur et parasite, au regard de nos 25 années d’existence et de nos 5 établissements historiques (75, 57, 10, 78 et 93), notre image et notre avantage prix. Existence nom commercial ou enseigne : Export_Portail_Data_SUN_Factory_Du_26-02- 2025.pdf Existence nom commercial ou enseigne : nouveau papier SUN.doc Représentation du signe (nom

commercial

ou

enseigne)

: Export_Portail_Data_SUN_FACTORY_Du_26-02-2025 (1).pdf. 5

L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° […] une enseigne …, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement … de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à … une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de l’enseigne mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, l’enseigne étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. L’opposant indique exploiter cette enseigne antérieure pour les activités suivantes : « déstockage de lunettes optiques solaires ». Toutefois, à supposer que les éléments de preuve fournis par l’opposant soient de nature à établir l’exploitation et la portée non seulement locale de l’enseigne invoquée, les signes en cause sont à ce point différents, comme précédemment développé, que la demande d’enregistrement contestée n’apparaît pas de nature à porter atteinte au signe antérieur invoqué. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation et la portée non seulement locale de l’enseigne invoquée ainsi que la comparaison des produits et services et activités visés. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association sur l’origine de ces signes dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant invoqué portant sur l’enseigne antérieure SUN FACTORY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7