FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain THE TWENTIETH CENTURY FOX Film Corporation (ci- après T C FOX), distributeur et producteur de films cinématographiques et de séries télévisées dont plus particulièrement de la série télévisée « The X-Files » ainsi que du film cinématographique « The X-Files » tiré de cette série, déclare être titulaire de droits d’auteur tant sur cette série télévisée et sur le film que sur le titre « The X-Files ». Elle déclare être également titulaire de quatre marques communautaires nominatives et semi-figuratives « X-FILES », « THE X FILES » et « X THE X FILES » n°EM143222, EM438119, EM451260 et EM798942, enregistrées respectivement les 1^er avril 1996, 24 décembre 1996, 30 janvier 1997 et 15 avril 1998 auprès de l’OHMI ainsi que d’une marque française « X THE X-FILES » déposée le 29 janvier 1997 et enregistrée sous le n°97.661.181. Elle a découvert que la société de droit luxembourgeois European Resources And Distribution – ERAD – (ci-après ERAD) avait déposé le 3 juin 1998 à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque « X.FILES » sous le n°98.735.478 pour désigner les produits suivants dans la classe 3 : « Produits de la parfumerie, Huiles essentielles, Cosmétiques, Lotions à usage cosmétiques, Lotions capillaires. » Malgré les engagements pris par ERAD, celle-ci n’ayant pas procédé au retrait de la marque 98.735.478, T C FOX l’a assignée le 15 juin 2000 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de son titre « The X-Files », protégeable au titre du droit d’auteur français selon l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement d’actes de concurrence déloyale dès lors qu’il existe un risque de confusion quant à l’origine des produits couverts par la marque d’ERAD susceptibles d’être perçus comme des produits dérivés commercialisés par la demanderesse. Elle sollicite, en sus des mesures habituelles de publication, l’annulation de la marque 98.735.478 pour tous les produits qu’elle désigne, sur le fondement des articles L711-4 e) et L714-3 du code de la propriété intellectuelle, 150 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre liminaire, ERAD indique que sa demande d’enregistrement de marque a fait l’objet d’une déclaration de renonciation le 2 novembre 2000 auprès de l’INPI par l’intermédiaire de son avocat spécialement mandaté à cet effet suivant un pouvoir du 28 octobre précédant. Elle conteste ensuite le caractère original et donc protégeable au titre du droit d’auteur du titre « The X-Files ». Faisant valoir que l’originalité d’un titre d’une oeuvre doit s’apprécier par rapport à la personne de son auteur et notamment à la langue et au vocabulaire de son pays d’origine, ERAD soutient que le terme « The X-Files » qui est emprunté au langage courant américain et peut aisément se traduire en français par « Dossier classé secret défense »,

constitue la reprise d’une expression de langue courante anglaise, langue du pays d’origine de la demanderesse et n’est donc pas original. ERAD prie en conséquence le Tribunal de débouter T C FOX de toutes ses demandes en ajoutant subsidiairement que celle-ci n’a subi aucun préjudice en raison du retrait de la demande d’enregistrement et de l’absence d’exploitation de la marque. T C FOX réfute les moyens et les arguments de la défenderesse, reprenant expressément toutes ses demandes formées dans son assignation en y ajoutant celle d’interdiction sous astreinte et en portant à 60.000 francs sa réclamation au titre des frais irrépétibles Elle conclut au caractère original du titre « The X-Files », notoirement connu comme l’oeuvre cinématographique l’accompagnant, et donc à sa protection au titre du droit d’auteur. Elle déclare que contrairement aux affirmations de la défenderesse, cette dénomination n’est pas tirée d’une expression du langage courant américain pour désigner des « dossiers classés secret défense » qui sont traduits en revanche par les expressions « Top secret files » ou « Classified files ». Elle maintient son action en contrefaçon du titre « The X-Files » et subsidiairement celle en concurrence déloyale ainsi que sa demande de préjudice constitué par le dépôt de la marque contrefaisante réalisé de mauvaise foi compte tenu de la notoriété de la série télévisée « X-Files » et par le risque de confusion en résultant nécessairement.

DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU TITRE « THE X-FILES » : ERAD conteste le caractère original du titre « The X-Files » qui n’est dès lors par protégeable selon elle au titre du droit d’auteur. L’originalité d’un titre s’apprécie à la date de sa première utilisation. T C FOX justifie de la protection par le droit américain du titre revendiqué désignant une série télévisée et de la titularité de ses droits sur celui-ci dès 1993 par la production du certificat d’enregistrement n°PA.619.86 du 4 octobre 1993 de l’épisode pilote de cette série auprès du « Copyright Office » américain. Elle justifie également de l’exploitation constante de ce titre associé à la série télévisée éponyme et du film sorti en 1998 ainsi que des cassettes vidéo, dès 1993 aux Etats-Unis puis à compter de 1996 en France par la production des jaquettes des cassettes vidéo « The X-Files », « dossier 1 : Le dossier secret », « dossier 2 : Tooms », « dossier 3 : Enlèvement », « dossier 4 : La colonie », « dossier 5 : 82517 », distribuées, en France ainsi que des extraits

de sites Internet consacrés à cette série devenue une série « culte » pour les adeptes de films « aux frontières du réel » ou de phénomènes paranormaux et notoirement connue tant aux Etats-Unis qu’en France. Il ressort du site internet « club-internet – Encyclopédie Hachette Multimédia En Ligne » que les séries télévisées, diffusées sur la chaîne M6 depuis 1996 à raison de deux à trois épisodes dans la même soirée, « pulvérisent » les recours d’audience de la chaîne. La preuve est bien rapportée que la première utilisation du titre « The X-Files » est antérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de marque formée par ERAD. T C FOX sollicite, pour le titre « The X-Files », le bénéfice de l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose dans son premier alinéa que : « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. » ERAD ne conteste pas que les séries télévisées et le film intitulés « The X-Files » sont des oeuvres de l’esprit présentant un caractère original et donc protégeable au titre du droit d’auteur. Cela étant posé, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le titre « The X-Files » n’est pas la reprise de l’expression de la langue courante américaine. La désignation américaine des « dossiers classés secret défense » se traduit en américain par « Top files » ou « Classified files » et non « The X-Files ». ERAD ne rapporte pas la preuve non seulement que cette dernière dénomination a été utilisée aux Etats-Unis pour désigner des dossiers particuliers ou des dossiers secrets, objets des investigations des deux personnages des séries télévisées Fox M et Dana S, avant la première diffusion de celles-ci, mais également qu’en France cette dénomination désigne des « dossiers classés secret défense ». T C FOX démontre justement qu’en France les seuls documents communément classés « X » sont les films ou les revues à caractère pornographique et que dans la langue française, le classement « X » ne fait exclusivement référence qu’à la nomenclature des documents de cette catégorie. Il suit que la combinaison insolite et présentant un caractère mystérieux et fantastique des trois termes « THE » « X » et « FILES », constitue un titre original reflétant la personnalité de son auteur et protégé par le droit d’auteur comme les séries télévisées et le film qu’il désigne. II – SUR LA CONTREFAÇON : T C FOX, propriétaire du titre « The X-Files » et titulaire de son monopole d’exploitation est en droit d’attaquer tout usage qui est fait de cette dénomination par un tiers conformément à l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte aux droits antérieurs, et notamment : … e) aux droits d’auteur ; « Il est établi qu’ERAD a déposé à l’INIPI le 3 juin 1998, sans l’autorisation de la demanderesse, une demande d’enregistrement de la marque »X.FILES« sous le n°98/735478 pour désigner dans la classe 3 des »Produits de la parfumerie, Huiles essentielles, Cosmétiques, Lotions à usage cosmétiques, Lotions capillaires.« , que cette demande a été publiée au BOPI et que malgré ses engagements réitérées, la défenderesse n’avait toujours pas radié sa demande le 31 octobre 2000 (c.f certificat d’identité de la marque en date du 27 décembre 2000) Il est acquis qu’une demande de marque constitue un usage pouvant être sanctionné au titre de la contrefaçon. La dénomination »X.FILES« déposée par ERAD est la reproduction quasi-identique du titre »The X-Files« , l’absence de reprise de l’article »THE« n’effaçant pas la reproduction dès lors que les deux termes principaux du titre »X.Files« étant copiés de façon servile. La contrefaçon du titre »The X-Files" est des lors avérée au visa de l’article précité. Cette action étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner celle formée subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Conformément à la demande de T C FOX et par application des articles L714-3 et R714- 3 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’annuler la demande d’enregistrement de la marque 98/735478. Il y a lieu également de faire droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif. Certes la marque attaquée n’a jamais été enregistrée par l’INPI : mais il demeure qu’ERAD, malgré ses nombreux engagements, n’a jamais justifié de la radiation de sa demande d’enregistrement. La lettre recommandée produite et adressées à l’INPI date du 2 novembre 2000, soit plus deux ans et demi après le dépôt de sa demande. Il est dès lors justifié d’allouer à T C FOX des dommages et intérêts d’un montant de 40.000 francs en réparation de la contrefaçon de son titre. Cette somme apparaît suffisante pour réparer le préjudice qu’elle a subi. Il n’est donc pas fait droit à la demande de publication présentée à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’origine de l’affaire remontant à plus de deux ans, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire.

L’équité commande enfin d’allouer à T C FOX la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Dit que le titre « The X-Files » qui désigne des séries télévisées et un film et dont la société TWENTIETH CENTURY FOX est propriétaire, est original et protégé par le droit d’auteur ; Dit que la société ERAD, en déposant le 3 juin 1998 une demande d’enregistrement de la marque « X.FILES » sous le n°98/735478 pour désigner des produits dans la classe 3, sans l’autorisation de la société TWENTIETH CENTURY FOX, a commis des actes de contrefaçon du titre « The X-Files » dont celle-ci est propriétaire ; Annule la demande d’enregistrement de la marque « X.FILES » déposée le 3 juin 1998 sous le n°98/735478 par la société ERAD pour tous les produits visés ; Interdit à la société ERAD de faire usage à quelque titre que ce soit des dénominations « X.FILES » ou « The X-Files » sous astreinte de 1000 francs par acte illicite à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la société EARD à verser à la société TWENTIETH CENTURY FOX des dommages et intérêts d’un montant de 40.000 francs en réparation des actes de contrefaçon ; Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis à l’INPI par le greffier, sur réquisition de la partie la plus diligente ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société ERAD à verser à la société TWENTIETH CENTURY FOX la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société ERAD aux dépens.