FAITS ET PROCEDURE La société PRISMA PRESSE (ci-après PRISMA PRESSE) qui est une société du groupe Bertelsmann exerçant ses activités dans le domaine de la communication, édite en France plus d’une quinzaine de magazines et est titulaire des marques suivantes :

- « PRISMA PRESSE » déposée le 26 juin 1980, enregistrée sous le n°1140638 et qui désigne des services dans la classe 41,
-« PRISMA » déposée le 14 mars 1989, enregistrée sous le n°1698005 et qui désigne des produits dans les classes 9 et 16,
- « PP PRISMA PRESSE » déposée le 18 juin 1991, enregistrée sous le n° 1671856 et qui désigne des produits et des services dans les classes 9, 16, 28, 35, 37.38.41 et 42,
- Internationale visant la France « PRISMA EXPRESS » déposée le 17 octobre 1995, enregistrée sous le n° 654068 et qui désigne des produits et des services dans les classes 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41 et 42,
- Internationale visant la France « PRISMA INTERACTIVE » déposée le 16 septembre 1996, enregistrée sous le n° 670909 et qui désigne des produits et des services dans les classes 9, 16, 38, 41 et 42,
- « PRISMA TV » déposée le 11 mai 1998, enregistrée sous le n° 98732183 et qui désigne des produits et des services dans les classes 16, 35, 38 et 41. PRISMA PRESSE, titulaire de sa dénomination sociale PRISMA PRESSE depuis plus de 20 années, est également propriétaire des noms de domaine suivants :

- « prismapresse.tm.fr »,
- « prismapresse.fr »,
- « prismapresse.org »,
- « prismapresse.net »,
- « prismapresse.com »,
- « prisma-presse.com »,
- « prismapresseinteractive.org »,
- « prismaprersseinteractive.net »,
- « prismapresseinteractive.com ». PRISMA PRESSE a découvert que le nom de domaine « prisma-presse.tv » a été enregistré le 24 octobre 2000 auprès de la société de droit américain « dot TV » qui gère les attributions des noms de domaine en « .tv » des îles Tuvalu situées dans l’océan Pacifique par Mr Michel E agissant pour le compte de la société NETLAN. Les lettres de mise en demeure restant infructueuses, PRISMA PRESSE a assigné le 15 février 2001 la société NETLAN et Mr E aux fins de constatation judiciaire de la

contrefaçon de ses marques qui couvrent notamment la classe 38 visant Internet et de l’atteinte à sa dénomination sociale. Outre les mesures habituelles d’interdiction, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 100.000 francs de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, en tant que de besoin, le transfert immédiat sous astreinte du nom de domaine litigieux à son profit et subsidiairement sa radiation ainsi que 20.000 francs au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2001, le tribunal de céans a, avant-dire droit, réouvert les débats et ordonné à la SNC PRISMA PRESSE de produire les documents suivants :

- un extrait kbis récent de la SNC PRISMA PRESSE,
- la justification du renouvellement des marques n° 1140638 et 1671856,
- l’état de toutes les inscriptions au Registre National des Marques relatif à la marque n° 1140638 (notamment des éventuels transferts de propriété ou des éventuels changements d’adresse) ; Il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Par courrier en date du 8 octobre 2001, la SNC PRISMA PRESSE indique :

- qu’elle possède des droits sur sa dénomination sociale qu’elle utilise depuis 1980,
- qu’elle est propriétaire des marques « PRISMA TV » n° 3005419 et « PP PRISMA PRESSE » n° 1671856,
- mais que la marque « PRISMA PRESSE » n° 1140638 n’a pas été renouvelé. Elle joint les documents réclamés. La société NETLAN, assignée à sa personne et Monsieur E, à mairie, n’ont pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel, est donc réputé contradictoire.

DECISION A titre liminaire, il convient de déclarer la SNC PRISMA PRESSE irrecevable à agir en contrefaçon des marques françaises n° 1140638, 1698005, internationales 654068 et 670909 aux motifs qu’aucune d’elles ne lui a appartient selon des pièces produites aux débats (fiches INPI des marques 1140638, 654068, 670909, 1698005).

La marque 1140638 appartient à une SARL PRISMA PRESSE ayant son siège social […]. Il n’est pas justifié qu’elle a été cédée à la SNC PRISMA PRESSE domiciliée […]. Celle-ci reconnaît par ailleurs ne pas prouver qu’elle a été renouvelée. Les trois autres marques appartiennent :

- pour la marque 1698005 à la société PRISMA INC domiciliée dans l’Etat du Colorado aux Etats-Unis,
- pour la marque 654068 à la société allemande PRISMA HOLDING GMBH située à HAMBURG,
- et pour la marque 670909 à la société allemande PRISMA FILM UND FERNSCHPRODUKTIONGESELLSCHAFT GMBH domiciliée à Munich. Ne reste dès lors à examiner la contrefaçon des marques 16771856 et 98732183. La SNC PRISMA PRESSE a justifié de la titularité de ses droits dessus par la production de leurs certificats d ' identité et de renouvellement pour la première. I – SUR LA CONTREFAÇON Il ressort des documents produits (Whoise fourni le 28 octobre 2000 par le centre d’enregistrement « dot TV » qui gère l’attribution des noms de domaine en « .tv » et l’extrait kbis en date du 24 mai 2001 de la société Netlan) que « Netlan-Michel Eikouby » ont fait enregistrer le 24 octobre 2000 sous cette dénomination et ce nom patronymique le nom de domaine« prisma-presse. TV » ; le contrat administratif désigné étant Michel E est le gérant, a pour activités déclarées : "assistance, conseil management et toutes prestations de services offertes aux entreprises, ainsi que tout négoce relatif à la conception, la fabrication, l’acquisition de tous produits ; matériels, logiciels, solutions informatiques« . Le procès-verbal de contrat dressé le 6 février 2001 par une agent assermenté de l’APP confirme ces informations. 1 – Sur la contrefaçon de la marque 1671856 : La marque revendiquée est une marque semi-figurative composée de la représentation stylisée de 2 grands »p« se chevauchant et sous lesquels figure la dénomination »PRISMA PRESSE« . Cette marque sert à désigner notamment »tous services de communication, la communication radiophonique, téléphonique, télégraphique, télématique ; expédition, transmission de dépêches et ménages… tous services destinés à l’information du public…« Les deux signes opposés n’étant pas identiques puisqu’il s’agit de »PP-PRISMA PRESSE« pour la marque et de »PRISMA-PRESSE.tv" pour le nom de domaine attaqué, il apparaît que l’action en contrefaçon est fondée sur l’article L.713-3 b) du code de la propriété

intellectuelle qui dit que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Cet article doit être lu à la lumière de l’article 5 de la directive n° 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988. Il ressort des éléments précités que le nom de domaine déposé par les défendeurs désignent des produits et des services similaires aux services visés par la marque revendiquée dès lors qu’ils concernent la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels informatiques, comprenant les logiciels et les « solutions informatiques, indispensables à tous »services de communication« désignés par la marque ainsi qu’à l’information du public… ». Sans ces matériels, les services précités ne peuvent pas aujourd’hui fonctionner ou être opérationnels. Les signes en cause sont « PP PRISMA PRESSE » tel que décrit précédemment et « prisma-presse.tv ». Certes ne figurent pas dans le nom de domaine les deux lettres « p » stylisées. Mais il est acquis qu’il reproduit à l’identique les deux mots « prisma » et « presse » avec la même orthographe et dans le même ordre, l’adjonction d’un tiret entre les deux étant sans aucun effet sur leur reproduction dès lors qu’il est nécessité par l’écriture conventionnelle de tout nom de domaine dur le Net. Est également sans effet le suffixe « .tv » qui, de la même façon, est écriture conventionnelle des noms de domaine de la zone « tv » pour les îles Tuvalu dans l’océan pacifique. 2 – Sur la contrefaçon de la marque 98732183 : La marque revendiquée est constituée des deux dénomination « Prisma » et « TV » pour former « PRISMA TV ». Elle sert à désigner notamment : « télécommunications, agences de presse et d’informations, communications par terminaux d’ordinateurs. » Comme pour l’examen de la marque précédente 1671856, les 2 signes opposés n’étant pas identiques, il convient de statuer sur le fondement de l’article L.713-3b). Le nom de domaine incriminé désigne des produits et des services similaires aux services visés par la marque revendiquée dès lors qu’ils concernent la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels informatiques, comprenant les logiciels et les « solutions informatiques » indispensables à tous services de "télécommunication, agences

de presse et d’informations« et pour les »communications par terminaux d’ordinateurs« désignés par la marque. Comme pour la marque précédente, sans ces matériels, les services précités ne peuvent pas fonctionner. Les signes en cause sont »PRISMA TV« et »PRISMAPRESSE.tv« . Le nom de domaine reprend à l’identique la dénomination »prisma« qui est un néologisme en langue française et le signe »tv« qui signifie immédiatement pour tout lecteur ou auditeur »télévision« . Dans le nom de domaine est ajouté le mot »presse« , accolé à »prisma« . Cette adjonction, par rapport à la marque, a un effet limité sur la reproduction de celle-ci. Elle concerne en effet un terme qui décrit le contenu de l’activité de la société demanderesse et renforce ainsi le risque de confusion provoqué par le nom de domaine avec la marque pour désigner des produits et des services similaires aux services visés dans son dépôt. Pour les mêmes motifs précédemment développés au cours de l’examen de la contrefaçon de la marque 1671856, il est établi que ce risque de confusion existe bien ainsi que le risque d’association entre la marque et le nom de domaine incriminé pour tout consommateur d’attention moyenne et pour tout professionnel. La contrefaçon est dès lors établie au visa de l’article L.713-3b) du code de la propriété intellectuelle, M. E et la société NETLAN, tous deux propriétaires du nom de domaine contrefaisants, en étant également déclarés responsables in solidum. II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE L’extrait Kbis en date du 26 septembre 2001, de la SNC PRISMA PRESSE établit qu’elle a pour dénomination sociale »PRISMA PRESSE« depuis son immatriculation au registre des commerces et sociétés le 2 juin 1980 et que ses activités déclarées sont : »la publication ; l’édition ; la production et la diffusion de magazines périodiques avec leurs produits accessoires« . La reprise à l’identique de la dénomination »PRISMA-PRESSE.tv" pour désigner des informations transférées par Internet, entraîne un risque de confusion pour le public entre la SNC PRISMA PRESSE et le dit nom de domaine à qui il l’attribuera inévitablement alors qu’il ne lui appartient pas. Cette confusion sera renforcée par le fait que depuis plusieurs années toutes les sociétés qui éditent des journaux, comme la SNC PRISMA PRESSE, diffusent régulièrement sur le net leurs informations et sont pour ce faire propriétaires de noms de domaine.

La demanderesse rapporte d’ailleurs la preuve d’être déjà titulaire de plusieurs noms de domaine en « .com », « .fr », « .org » etc… comprenant tous sa dénomination sociale « prisma- presse ». Ces éléments caractérisent bien l’atteinte à la dénomination sociale reprochée par la demanderesse au visa de l’article 1382 du Code civil. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Il convient de faire droit aux mesures sollicitées d’interdiction et de transfert du nom de domaine au profit de la SNC PRISMA PRESSE dans les termes du dispositif. L’atteinte aux 2 marques de la demanderesse justifie de lui allouer 12195 euros en réparation des actes de contrefaçon. L’atteinte à la dénomination sociale sera justement réparée par le versement de la somme de 3049 euros. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner d’office l’exécution provisoire. L’équité commande enfin d’accorder à la SNC PRISMA PRESSE 2286 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. E et la société NETLAN qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la SNC PRISMA PRESSE irrecevable à agir en contrefaçon des marques françaises n° 1140638 et 1698005 et des marques internationales n°654068 et 670909 ; Dit que M. E et la société NETLAN, en faisant enregistrer sous leurs noms le nom de domaine « prismapresse.tv », sans l’autorisation de la snc PRISMA PRESSE, pour désigner des produits et des services similaires à ceux visés dans la marque 1671856, ont commis in solidum la contrefaçon de la marque semi-figurative « PP PRISMA PRESSE » n01671856 dont la snc PRISMA PRESSE est propriétaire, par application de l’article L.713-3 du code de propriété intellectuelle ; Dit que M. E et la société NETLAN, en faisant enregistrer sous leurs noms le nom de domaine « prismapresse.tv », sans l’autorisation de la snc PRISMA PRESSE, pour désigner des produits et des services similaires à ceux visés dans la marque 98 732 183, ont commis in solidum la contrefaçon de la marque « PRISMA TV » n° 98 732 183 dont la snc PRISMA PRESSE est propriétaire, par application de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Dit que M. E et la société NETLAN ont porté atteinte à la dénomination sociale de la snc PRISMA PRESSE ; En conséquence : Interdit à M. E et à la société NETLAN la poursuite de leurs actes illicites sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne le -transfert au profit de la snc PRISMA PRESSE du nom de domaine « prismapresse.tv » sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter du 1^er jour du mois qui suivra la signification de la présente décision, à la charge in solidum de M. E et de la société NETLAN ; Condamne in solidum M. E et la société NETLAN à verser à la SNC PRISMA PRESSE des dommages et intérêts d’un montant de 12.195 euros en réparation des actes de contre façon des marques 1671856 et 98 732 183 et d’un montant de 3.049 euros en réparation de l’atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne in solidum M. E et la société NETLAN à verser la snc PRISMA PRESSE la somme de 2.286 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne in solidum M. E et la société NETLAN aux dépens.