TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2012

3^e chambre 4^e section N°RG: 11/03116

DEMANDERESSE KANEKA CORPORATION 3 2 4 NAKANOSHIMA OSAKA 530 8288 JAPON représentée par M^e Sabine AGE de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0024

DEFENDERESSES QUIMDIS SAS […]

92300 LEVALLOIS PERRET

ACERCHEM INTERNATIONAL INC RM616. building 6#. […] 200062 SHANGHAI (REP. POP.CHIN

BASIC NUTRITION Co. Ltd UNIT 2822, TOWER A, GATEWAY INTERNATIONAL PLAZA No.325 Tian Yao Qiao Road 200030 SHANGHAI (REP.POP.CHINE

SHANGHAI FREEMEN LIFESCIENCE Co. Ltd […]. Building 19. Kangqiao. Pudong 201315 SHANGHAI (REP.POP.CIIINE

XIAMEN KINGDOMWAY GROUP COMPANY 33-35. XINCHANG ROAD. HAICANG. XIAMEN 361022 REP.POP.CHINE) représentés par M^e Michael ZIBI de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS., vestiaire #L262

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Claude H, Vice-Présidente assistée de Katia C,

DÉBATS A l’audience du 13 septembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2012.

ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire par décision non susceptible de recours immédiat

EXPOSE DU LITIGE : La société japonaise Kaneka corporation spécialisée dans la chimie, est titulaire d’un brevet européen ÉP 1 466 983 déposé le 27 décembre 2002 sous priorité d’une demande de brevet japonais du 27 décembre 2001 et délivré le 5 mars 2008, qui porte sur un procédé de production de la coenzyme Q10 réduite et de la coenzyme Q10 oxydée. Ce procédé de fabrication repose sur l’emploi de microorganismes et permet d’obtenir une coenzyme Q10 sans isomère Z nuisible pour la santé, contrairement aux procédés de synthèse. Estimant que la société chinoise Xiamen Kingdomway group company importait en France notamment par l’intermédiaire de la société française Quimdis, de la coenzyme Q10 obtenue au moyen d’un procédé de fabrication contrefaisant son brevet, la société Kaneka a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Quimdis, le 27 septembre 2010, puis le 28 octobre 2010, elle a fait assigner la société Xiamen Kingdomway group company ainsi que ses importateurs et distributeurs : les sociétés Acerchem, Basic nutrition, Freemen et Quimdis, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 31,54 et 55 de son brevet européen. Dans des conclusions du 5 avril 2012 puis du 31 août 2012, la société Kaneka sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne à la société Xiamen Kingdomway group company de produire des documents se rapportant à son procédé de fabrication qu’elle a communiqués dans le cadre d’une procédure parallèle pendante devant la US international trade commission (ITC), aux Etats unis. A l’appui de sa demande, la société Kaneka expose qu’elle a également engagé à l’encontre de la société Xiamen Kingdomway group company une action en contrefaçon d’un brevet US 7910 340 correspondant au brevet européen et qu’elle a déposé une plainte devant l’ITC dans le cadre de laquelle a été mise en oeuvre une mesure de discovery, avec communication du procédé de fabrication de la coenzyme Q10 importée aux Etats unis et en France.

La société Kaneka explique que les défenderesses contestent la contrefaçon des revendications de son brevet européen sans cependant dévoiler leur propre procédé de fabrication et qu’elle entend obtenir communication des pièces produites devant l’ITC afin de conforter les éléments de preuve recueillis lors de la saisie-contrefaçon au siège de la société Quimdis. Elle s’oppose tout d’abord à la demande de sursis à statuer de la société Xiamen Kingdomway group company dans l’attente d’une décision sur la recevabilité de l’action en contrefaçon, qui ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice. Elle soutient

ensuite qu’elle a exploité le schéma de production de la société Xiamen Kingdomway group company saisi le 27 septembre 2010 ainsi que les autres éléments obtenus en vue de démontrer la reproduction des revendications de son brevet mais que la société défenderesse prétend mettre en œuvre un autre procédé tout en ne fournissant aucune explication le concernant. Aussi la société Kaneka s’estime bien-fondée à réclamer la communication des pièces produites devant l’ITC tout en ne s’opposant pas à la mise en œuvre de mesures destinées à en assurer la confidentialité. Elle s’oppose néanmoins aux modalités proposées par la défenderesse à titre subsidiaire et qui ne permettraient pas à ses conseils de prendre connaissance des pièces en cause. Les sociétés défenderesses sollicitent tout d’abord qu’il soit sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce qu’il soit jugé de la recevabilité de l’action en contrefaçon. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande et s’il devait y être fait droit, elles demandent que soient organisées des mesures de stricte confidentialité. A l’appui de leur demande de sursis à statuer, les sociétés défenderesses exposent qu’elles entendent critiquer la validité du brevet qui leur est opposé et elles relèvent que la révélation de leur secret de fabrication aurait pour elles des conséquences irréparables. Elles ajoutent qu’elles ne peuvent verser les pièces sollicitées sans se mettre en infraction avec le protective order de l’ITC. Elles font ensuite valoir que la demande de communication de pièces de la société Kaneka vise à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, en soutenant que les pièces sollicitées ont pour objet non pas de conforter les éléments obtenus mais d’apporter la preuve de ses allégations. Elles ajoutent qu’il ne peut être fait droit à la demande car elle porte sur des pièces indéterminées et dont il n’est pas établi qu’elles ont une utilité pour la solution du litige. A titre subsidiaire, elle demande que les pièces soient remises entre les mains d’un huissier de justice qui les remettra au juge de la mise en état avec obligation à ce dernier de ne pas en divulguer la teneur à la société Kaneka. Elles réclament la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Le fait de scinder le procès en deux étapes, la première visant à examiner la validité du titre et la seconde à examiner sa contrefaçon n’apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice, compte tenu de la lenteur qu’induit ce cheminement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer des défenderesses.

II appartient au juge d’assurer l’équilibre entre les intérêts légitimes des parties. Aussi à ce stade de la procédure et compte tenu des éléments versés aux débats par la demanderesse, il y a lieu :

— d’enjoindre sous astreinte à la société Xiamen Kingdomway group company de remettre les pièces visées dans les conclusions de la société Kaneka signifiées le 31 août 2012, suffisamment identifiables, à maître A, huissier de justice à Paris, qui sera chargé de procéder à leur inventaire et de les placer sous scellés dès leur réception en présence du conseil de la société Xiamen Kingdomway group company puis d’ adresser une copie de cet inventaire aux avocats des parties et au juge de la mise en état et d’assurer leur conservation,
- et de dire que le juge de la mise en état statuera à nouveau sur leur éventuelle mise à disposition aux avocats de la société demanderesse et/ou à un expert après la décision de l’ICT sur l’existence d’une contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours immédiat Rejetons la demande de sursis à statuer des défenderesses, Enjoignons à la société Xiamen Kingdomway group company de remettre les pièces visées dans les conclusions de la société Kaneka signifiées le 31 août 2012, à maître A huissier de justice à Paris qui procédera à leur inventaire et les placera sous scellés dès leur réception en présence du conseil de la société Xiamen Kingdomway group company puis adressera une copie de cet inventaire aux avocats des parties et au juge de la mise en état et assurera leur conservation, Disons que la remise des pièces devra être effectuée dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai, Nous réservons la liquidation de l’astreinte, Disons que le juge de la mise en état statuera à nouveau sur l’éventuelle mise à disposition de ces pièces aux avocats de la société demanderesse et/ou à un expert après la décision de l’ICT sur l’existence d’une contrefaçon du brevet américain, Disons que la société Kaneka versera directement à l’huissier de justice une provision de 1 000 € à valoir sur ses honoraires, Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 22 novembre 2012 à 15 h bureau 204 pour fixation d’un calendrier,

Réservons les dépens et les frais irrépétibles.