TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Février 2011

3^e chambre 4^e section N° RG : 10/05336

DEMANDERESSES Société GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS Ltd Cannons Court, 22 Victoria Street Hamilton HM 12 BERMUDES

Société GULF OIL INTERNATIONAL UK Limited 16 Charles II S LondresSWlY4QU.

Société GULF OIL MARKETING GMBH domiciliée : chez Société ZH Hm. D^r Friedrich B B 4 2500 BADEN AT. représentées par M^e Béatrice MOREAU-MARGOTIN-SELARL JP KARSENTY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

DÉFENDERESSE S.A.R.L. DYNAMIC CONCEPT […] 75116 PARIS représentée par M^e Jean-François VEROUX- SELARL VEROUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0232

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Sophie CANAS, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 17 Décembre 2010 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE Le groupe GULF OIL INTERNATIONAL a été créé en 1901 et elle exerce son activité dans le domaine de l’industrie pétrolière. Son activité revêt une dimension

internationale et elle s’est notamment développée dans le domaine des lubrifiants, des huiles de moteur et des graisses et produits d’entretien pour automobiles. Les produits du groupe GULF OIL INTERNATIONAL sont utilisés dans le cadre de la compétition automobile et, à ce titre, dans les années 1970, des partenariats ont été mis en place avec les sociétés PORSCHE et FORD. Le groupe est composé de la société GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS qui est notamment titulaire de la marque française semi figurative «GULF» déposée en couleur le 19 décembre 1991 sous le n° 1 722 463, d e la marque française dénominative «GULF» déposée le 26 décembre 1991 sous le n° 1 714 892 et de la marque française semi-figurative «GULF» déposée en couleur le 2 septembre 1998 sous le n° 9 8748 099. Il comprend également la société GULF OIL MARKETING titulaire d’une marque communautaire figurative déposée le 2 août 2004 sous le n° 3955515 représentant un rectangle bicolore. En outre, le groupe comprend la société GULF OIL INTERNATIONAL UK Limited qui est concessionnaire d’une licence d’exploitation des produits couverts par les marques précitées. La société DYNAMIC CONCEPT est une société créée en 2006 dont l’activité consiste en la reproduction sous forme de maquettes de modèles d’automobiles légendaires. Elle indique être titulaire d’une licence exclusive afin de reproduire sous forme de maquettes les voitures de course de la marque PORSCHE. La société DYNAMIC CONCEPT a, le 8 juin 2009, pris contact avec la société GULF OIL INTERNATIONAL UK LIMITED afin de lui présenter une maquette d’un modèle réduit de la Porsche 917 K.

En réponse, la société GULF lui a précisé que l’usage de la marque «GULF» était soumis à son autorisation, le montant de la redevance annuelle pour une licence d’utilisation de ses marques et le principe du versement de royalties en considération des ventes des produits. Le 11 juin 2009, la société DYNAMIC CONCEPT lui a fait savoir que les montants proposés étaient trop élevés et, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, à la suite d’une demande de retrait de référence à la marque GULF formulée par la société GULF, la société DYNAMIC CONCEPT a retiré des versions anglaises et allemandes de son site internet toute référence aux dénominations «GULF» Cependant, la société GULF a constaté que le modèle réduit de la Porsche 917 K était en vente sur le site internet www.dynamicconcept.eu de la société DYNAMIC CONCEPT reproduisant toujours ses marques susvisées. Un constat d’huissier a été dressé à cette fin le 21 septembre 2009. Par une mise en demeure du 24 septembre 2009, les sociétés GULF OIL INTERNATIONAL UK LTD et GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS Ltd ont

demandé à la société DYNAMIC CONCEPT de cesser toute utilisation du terme GULF associé à leurs couleurs. C’est dans ce contexte que les sociétés du groupe GULF ont fait assigner, par acte d’huissier du 30 mars 2010, la société DYNAMIC CONCEPT pour atteinte portée à une marque renommée, en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs conclusions du 6 octobre 2010, les demanderesses exposent que la société DYNAMIC CONCEPT a porté atteinte aux marques renommées et notoires GULF des sociétés GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS et GULF OIL MARKETING en reproduisant servilement la marque GULF associée aux couleurs bleue et orange qui sont emblématiques. Elles soutiennent également que la défenderesse a porté atteinte aux marques GULF par imitation, la reprise des marques et des couleurs emblématiques GULF créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui peut considérer que le modèle réduit de voiture est décliné avec leur accord. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société GULF OIL INTERNATIONAL UK LIMITED, en tant que licencié exclusif, soutient que la mention GULF figurant à plusieurs reprises sur le modèle réduit témoigne de la volonté de la défenderesse de créer un risque de confusion certain pour les consommateurs, qui est accentué en l’espèce par l’utilisation des couleurs emblématiques des sociétés GULF, le bleu et l’orange, cette reprise sans nécessité suffisant à caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon. Dans ce contexte, les demanderesses réclament l’allocation des sommes de 100 000 € au titre de l’atteinte à ses marques renommées GULF, de 50 000 € du fait des actes de contrefaçon et de 50 000 € sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, outre des mesures d’interdiction, de destruction des produits argués de contrefaçon et de publication du jugement et le versement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions du 1^er juillet 2010, la société DYNAMIC CONCEPT expose qu’elle s’attache à reproduire à l’identique les modèles de voitures à l’écrou près et que le modèle litigieux a été vendu à 9 exemplaires pour un chiffre d’affaire de 33 076,92 euros HT. En premier lieu, la société défenderesse conteste les droits dont se prévalent les demanderesses sur les marques invoquées faute de communication des originaux des certificats d’enregistrement. D’autre part, au titre de la contrefaçon et de l’atteinte aux marques renommées, la société DYNAMIC CONCEPT soutient qu’il n’y a aucune atteinte aux fonctions de la marque et que, s’agissant de modèles réduits, aucune confusion sur l’origine des produits n’a pu naître dans l’esprit du consommateur. Par ailleurs, sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire, la société défenderesse fait valoir que les demanderesses s’appuient sur les mêmes faits que ceux qu’elle invoque au titre de la contrefaçon et qu’elle n’a aucun intérêt à entretenir

une confusion dans l’esprit du public avec les sociétés du groupe GULF puisqu’elles n’exercent pas leur activité dans le même domaine. En outre, elle conteste la réalité et l’estimation du préjudice allégué par les demanderesses et elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Les sociétés demanderesses ont versé aux débats les certificats d’identité des marques GULF invoquées à l’appui de leurs prétentions ainsi que les contrats de licence de marque avec leur traduction assermentée. Elles ont donc qualité à agir en l’espèce pour faire valoir leurs droits sur les marques dont s’agit. Sur l’atteinte aux marques renommées GULF II convient, à titre liminaire, de rappeler que la société DYNAMIC CONCEPT a obtenu de la société PORSCHE AG la licence exclusive pour reproduire sous forme de maquettes les voitures de course de la marque PORSCHE, et notamment les modèles 917 K qui ont couru dans les années 1970.

Ces voitures sont reproduites fidèlement et arborent les livrées sous lesquelles elles participaient alors aux plus grandes compétitions automobiles d’endurance. Le modèle PORSCHE 917 K a couru notamment au sein de l’écurie privée John W qui arborait la livrée de son sponsor de l’époque, la société GULF. Il n’est pas contesté que la société défenderesse a reproduit à l’identique la PORSCHE 917 K précitée revêtue des marques dont les sociétés GULF sont titulaires, étant précisé que la maquette devait être éditée à 25 exemplaires numérotés et qu’en définitive 9 modèles réduits ont été commercialisés dont 4 dans la livrée des demanderesses pour un chiffre d’affaires HT de 33.076,92 €. Il est par ailleurs établi que les marques dénominatives et semi-figuratives françaises et figurative communautaire GULF jouissent d’une renommée au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elles sont connues d’une partie significative du public concerné par les produits et les services qu’elles désignent, qui est en l’espèce le public qui achète des lubrifiants et des produits d’entretien automobile et, plus largement, qui s’intéresse aux courses automobiles, en raison de l’intensité de leur exploitation mondiale, de leur ancienneté et du prestige qui s’attache aux compétitions légendaires auxquelles lesdites marques ont été étroitement associées en tant que sponsor depuis 1968, notamment les 24 heures du Mans à plusieurs reprises (avec le film « Le Mans » et l’acteur Steve M au volant de la Gulf-Porsche 917 K en 1971), peu important que les sociétés demanderesses ne disposent de stations-service sur le territoire national.

Aux termes de l’article susvisé, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». La société DYNAMIC CONCEPT fait valoir, d’une part, que les faits de l’espèce doivent s’analyser au regard des dispositions relatives à la limitation des effets de la marque communautaire prévues à l’article 12 du Règlement CE 40/94 qui prévoient notamment que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires … d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation de service ».

Elle soutient, d’autre part, que l’exercice du droit conféré par la marque communautaire (article 9.1) doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe porte atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs l’origine du produit. Elle ajoute que les sociétés demanderesses ne démontrent pas en quoi la reproduction fidèle en modèle réduit d’une voiture légendaire est de nature à leur porter préjudice ni en quoi une telle reproduction constitue une exploitation injustifiée des marques invoquées. Sur le premier point, il est acquis que lorsqu’une marque est enregistrée notamment pour des véhicules automobiles, ce qui est le cas en l’espèce de la marque figurative communautaire n°003955515 déposée par la société GU LF OIL MARKETING le 2 août 2004, l’apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d’un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicule afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation de ces modèles réduits, ne constituent pas l’usage d’une indication relative à une caractéristique de ces modèles réduits et que les conditions de l’article 12 précité ne sont pas réunies pour limiter les droits du titulaire de la marque. Sur le second point, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la marque n’a pas seulement pour fonction de garantir aux consommateurs la provenance du produit mais également celle de garantir la qualité de ce produit et de servir d’instrument de stratégie commerciale, de communication et de publicité. Cependant, il incombe aux sociétés demanderesses de démontrer que la reproduction des marques renommées dont elles sont titulaires pour commercialiser des modèles réduits de la PORSCHE 917 K leur porte préjudice ou en constitue une exploitation injustifiée. En l’espèce, force est de constater que les sociétés GULF ne rapporte pas cette preuve, en établissant notamment que les modèles en cause sont de mauvaise qualité et qu’ils portent atteinte à leur image ou que la société DYNAMIC CONCEPT a cherché à bénéficier indûment de leur notoriété en faisant usage des marques dont s’agit.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre par application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la contrefaçon La société GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS est titulaire des marques françaises dénominative GULF et semi-figuratives GULF enregistrées pour désigner les produits des classes 1, 3, 4 et 9, notamment pétrole et dérivés du pétrole, lubrifiants, huiles de moteur et produits chimique industriels. Il est constant que la société DYNAMIC CONCEPT a commercialisé des modèles réduits de la PORSCHE 917 K sur lesquels sont apposés sur le capot, sur le coffre et sur chaque porte de la voiture la marque semi-figurative GULF associée à ses couleurs emblématiques bleu et orange. Cependant, les modèles réduits litigieux ne sont pas des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement des marques susvisées, ni par leur nature ni par leur destination, et ils ne peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine. Dans ces conditions, l’article L. 713-3 ne peut trouver application en l’espèce et il convient d’écarter le grief de contrefaçon de marque allégué par la demanderesse.

Par ailleurs, la société GULF OIL MARKETING est titulaire de la marque communautaire figurative n°3955515 consistant en la reproduction d’un rectangle dont la moitié supérieure est bleue et la moitié inférieure orange, déposée le 2 août 2004 pour désigner notamment les automobiles, les modèles réduits de voitures, les voitures (jouets) et la participation à des courses automobiles. Il est établi que les modèles réduits de la PORSCHE 917 K commercialisés par la société défenderesse reproduisent les couleurs bleue et orange correspondant à la marque figurative précitée. Contrairement à ce que relève à cet égard la société DYNAMIC CONCEPT, il ne s’agit pas en l’espèce de la simple reprise nécessaire d’un élément de décor du véhicule mais bien de l’apposition d’une marque sur un produit et de l’usage de cette marque dans la vie des affaires. L’identité des signes est ainsi avérée pour des produits identiques et il en résulte un risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit du public, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement CE n°40/94. Dans ces conditions, en offrant à la vente les modèles réduits de voitures litigieux sans l’accord du titulaire de la marque, la société DYNAMIC CONCEPT a commis un acte constitutif de contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société GULF OIL INTERNATIONAL UK, titulaire d’une licence d’exploitation des marques sus visées, fait valoir que l’usage de la dénomination GULF associée aux

couleurs emblématiques des sociétés du groupe GULF sur les modèles réduits témoigne de la volonté de la défenderesse de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Cependant, il est établi que l’utilisation des couleurs et l’apposition des marques susvisées sur les modèles réduits s’imposait exclusivement par le souci de reproduire fidèlement la PORSCHE 917 K de l’écurie John W et que la défenderesse n’a pas cherché délibérément, ce faisant, à provoquer un risque de confusion sur l’origine des produits en cause ni à tirer profit des investissements et de la notoriété des sociétés demanderesses, étant ici rappelé qu’elle disposait d’une licence exclusive de la société PORSCHE pour reproduire sous forme de maquettes à l’échelle 1/6 le modèle 917 K. Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice Compte tenu du nombre de voitures commercialisées dans la livrée de l’écurie John W (4) et du chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse sur ces ventes, il convient de fixer à la somme de 8.000 € le préjudice économique subi par la société GULF OIL MARKETING.

Par ailleurs, l’atteinte portée à la marque communautaire figurative n°3955515 sera sanctionnée par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €. Il convient, en outre, de faire droit à la demande d’interdiction sollicitée par la société demanderesse dans les termes du dispositif du jugement. Les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes de mesures de destruction des produits contrefaisants et de publication du jugement qui n’apparaissent pas nécessaires en l’espèce. L’équité commande l’allocation à la société GULF OIL MARKETING de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société DYNAMIC CONCEPT à payer à la société GULF OIL MARKETING la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte portée à la marque communautaire figurative n° 3955515. La condamne à payer à la société DYNAMIC CONCEPT la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice économique.

Fait interdiction à la société DYNAMIC CONCEPT d’utiliser la marque communautaire figurative n°3955515 dans ses modèles réduits de voitures, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Déboute les sociétés GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS et GULF OIL INTERNATIONAL UK de leurs demandes. Dit n’y avoir lieu à publication du jugement. Déboute la société DYNAMIC CONCEPT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. La condamne à payer à la société GULF OIL MARKETING la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société DYNAMIC CONCEPT aux dépens de l’instance.