TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2013

3^e chambre 3^e section N°RG: 11/02482

DEMANDERESSES Société LEHNING ENTREPRISE SARL […] 57640 STE BARBE

Société- LABORATOIRES L SAS […] 57640 STE BARBE représentées par M^e Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594

DÉFENDERESSES Société PHYTHEA SAS 8B rue Gabriel V 51100 REIMS représentée par M^e Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

CERTMEDICA INTERNATIONAL Gmbh Magnolienweg 17 D-63741- ASCHAFFENBURG (ALLEMAGNE) représentée par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS TI [ORNE MOLLET-V1EVILLE. avocats au barreau de PARIS. vestiaire #P75

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S , Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline P, Grenier, signataire de ici décision

DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société LEHNING ENTREPRISE, ayant une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques, indique être titulaire de la marque française L.114 déposée le 14juin 1985 sous le numéro 1312700

pour les substances diététiques à usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements. Cette marque a été régulièrement renouvelée. Suivant contrat en date du 3 avril 2000 elle a concédé une licence sur cette marque à la société LABORATOIRES LEHNING. Cette licence a été inscrite au registre national des marques le 12 janvier 2011. La société LABORATOIRES LEHNING commercialise sous la dénomination L114 un médicament homéopathique sous la forme d’une solution buvable en gouttes utilisé pour lutter contre les troubles digestifs et en particulier ceux du fonctionnement de la vésicule biliaire. La société LEHNING ENTREPRISE est par ailleurs titulaire de la marque communautaire verbale L 114 L déposée le 24 janvier 2005 et enregistrée sous le numéro 4255386 pour désigner des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical. La société de droit allemand CERTMEDICA INTERNATIONAL GmbH est spécialisée dans le développement, le marketing et la fabrication de produits pharmaceutiques. Elle a sollicité devant l’OHMI la nullité de la marque L 114 L sur la base de sa marque allemande antérieure L112 enregistrée le 5 juin 2001. Cette action a été rejetée en l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure. La société CERTMEDICA INTERNATIONAL est titulaire de la marque communautaire L 112 déposée le 22 août 2001 et enregistrée sous le numéro 002349728 pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits médicaux à absorber, compléments alimentaires à usage médical. La marque ne désigne plus que les concentrés alimentaires diététiques à base de crustacés, produits hygiéniques, produits vétérinaires également initialement enregistrés. En effet, la société LEHNING ENTREPRISE a formé le 7 août 2006 une demande en nullité de celle marque sur le rondement de sa marque française verbale antérieure L. 114, Par arrêt du 2'9 février 2012. le TPUE a confirmé la décision de la chambre des recours de l’OHMI à l’exception des produits vétérinaires annulant l’enregistrement en raison d’un risque de confusion. La société CERTMEDICA INTERNATIONAL, a conçu et développé un complément nutritionnel visant à aider les personnes en surcharge pondérale à perdre leurs kilos superflus en réduisant les calories absorbées par la fixation des graisses alimentaires. Ce produit, conditionné sous forme de comprimés, est vendu en France sans ordonnance, en pharmacie et parapharmacie sous la dénomination « LIPOPHYTEA L112 » ou « L 112 » selon l’interprétation

des parties au litige. Il est distribué par la société PHYTHEA qui a pour activité la création et la commercialisation de compléments alimentaires à usage humain et animal et de produits diététiques et cosmétiques. Le 9 novembre 2010 la .société L ENTREPRISE a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier portant sur le site <L 112.com>. C’est dans ces conditions que les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING ont assigné la société PHYTHEA le 27 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de la marque française L. 114 et concurrence déloyale. Par acte d’huissier du 13 octobre 2011 la société PHYTEA a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société CERTMEDICA INTERNATIONAL. Les deux affaires ont été jointes le 6 décembre 2011. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2013, les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING demandent au tribunal de :

-Déclarer les sociétés LEHNING ENTRIPRISE et LABORATOIRES LEHNING recevables et bien fondées en leur action ; En conséquence.

- Débouter les sociétés PHYTHEA et CERTMEDICA de l’ensemble de leurs demandes, lins et conclusions.

- Dire et juger qu’en utilisant la dénomination « L112 ». la société PHYTHEA s’est rendue coupable d’imitation illicite de la marque française «L114 » n° 1 312 700 au sens des disposit ions de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle :

- Interdire à la société PHYTHEA l’utilisation de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la dénomination « LI12 »et ce. sous astreinte de 500 £' par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :

- Condamner la société PHYTHEA à payer à la société LEHNING ENTREPRISE une somme 100.000 € à titre de dommages intérêts du fait de l’imitation illicite de sa marque :

-Ordonnera titre de complément de dommages intérêts, la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extrait, dans trois journaux ou périodiques au choix de la requérante et aux frais de la société PHYTHEA sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder une somme de 10 000 € HT ainsi que sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet http://wAvw.phythca.com et ce pendant trois mois ;

- Dire et juger qu’en entretenant une confusion entre les produits couverts par les marques L112 et L. 114 la société PHYTHEA a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LABORATOIRES LEHNING :

- Condamner la société PHYTHEA à payer à la société LABORATOIRES LEHNING la somme de 25.000 € a ce titre :

A titre subsidiaire.

- Prononcer la nullité de la marque communautaire « L 112 » enregistrée sous le N°002349728 pour défaut de cara ctère distinctif, En tout état de cause.

- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution :

- Condamner la société PHYTHEA au paiement d’une somme de 20.000 € à la société LEHNING ENTREPRISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profil de Maître Pascale DEMOLY. conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat. La société LEHNING ENTREPRISE indique être titulaire de la marque française L. 114 suite à la cession pleine et entière intervenue le 12 avril 1993 du fait de la constatation de la levée de la condition suspensive el à tout le moins depuis le 9 mars 2000 par suite du décès de Madame Marguerite L. Les demanderesses font valoir que la licence d’exploitation de la marque à la société LABORATOIRES LEHNING le 3 avril 2000 est valable et a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques qui la rend opposable aux tiers. Sur la déchéance, elles soutiennent démontrer l’exploitation du signe L. 114 à titre de marque. Selon elles, l’utilisation du signe sans point séparant le L et le chiffre ne constitue qu’une différence minime qui n’altère pas ses éléments distinctifs. Au titre de la contrefaçon, elles incriminent l’utilisation du signe L 112 dans l’adresse internet du site destiné au public français et sur les produits. Selon les demanderesses, il s’agit d’une utilisation à litre de marque puisque sur les produits. le signe L 112 est utilisé de manière extrêmement visible en caractères oranges, ce qui se rapporte d’avantage à une volonté décorative plus caractéristique d’une marque que d’une référence à un composant du produit. Elles estiment que le signe L 112 est utilisé avec la dénomination LIPOPHYTEA. dont il est totalement détachable car positionné en dessous et est de couleur, de taille et de typographie différente si bien qu’il n’est pas susceptible de former un tout indivisible avec la dénomination LIPOPHYTEA. Elles font valoir que la comparaison doit être (aile entre les signes L .114 et L112. Elles soutiennent que les compléments alimentaires ou préparations diététiques à usage médical et les soins pharmaceutiques délivrés sans prescription médicale constituent des produits complémentaires dès lors qu’ils sont de même nature et ont la même finalité ou destination, à savoir le traitement de problèmes de santé humaine, pouvant s’adresser aux mêmes consommateurs finaux et susceptibles d’être produits par les mêmes fabricant empruntant les mêmes canaux de distribution à savoir les pharmacies.

Elles indiquent que les signes en conflit sont très similaires car visuellement, leur longueur est quasi-identique et qu’ils sont caractérisés par la reprise à l’identique de la lettre L et des chiffres 11. Auditivement elles relèvent que la prononciation du premier segment « le – san » est identique et que celle du second « duz » ou « ka-torz » ne domine pas l’impression auditive des signes. Selon elles intellectuellement, les numéros 112 et 114 n’ont aucune signification particulière pour les produits concernés et les deux signes semblent correspondre à des variations d’un produit commun ou éventuellement, à des produits dérivés d’une substance identique. Dans ces conditions, elles soutiennent que le produit L 112 sera perçu comme la dénomination d’un médicament L, répertorié sous le numéro 112 et que le risque de confusion est constitué. La société LEHNING ENTREPRISE demande la réparation de son préjudice résultant du fait que l’imitation illicite de sa marque a permis à la société PHYTEA de tirer indûment profil des efforts commerciaux déployés pour la création de sa marque qui a subi une dilution de son caractère distinctif". A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à l’argumentation de la société CERTMEDICA selon laquelle la présence du signe L 112 serait informative car désignant le composant principal du produit et écarter ainsi la contrefaçon, elles demandent de prononcer la nullité de sa marque communautaire L112 le signe constituant l’appellation usuelle des éléments entrant dans la composition du produit. La société LABORATOIRES LEHNING en sa qualité de licenciée, l’orme une demande au titre de la concurrence déloyale et excipe d’un préjudice particulier, de nature commerciale, compte tenu du détournement de sa clientèle. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2013, la société PHYTHEA demande au tribunal de : A titre principal - DIRE ET JUGER la société LEHNING ENTREPRISE infondée en ses demandes fins, moyens et prétentions au titre de la contrefaçon.

-CONSTATER l’absence d’usage à titre de marque du signe L 112 par la société PHYTHEA tant à titre de nom de domaine que combiné à sa marque déposée LIPOPHYTEA.

-CONSTATER l’absence de similitudes visuelles phonétiques et conceptuelles entre les signes L. 114 et LIPOPHYTEA L112.1'absence d’identité et de similarité entre les produits visés par l’enregistrement de la marque L.114 el le produit exploité sous la dénomination LIPOPHYTEA L1I2 ainsi que l’absence de risque de confusion résultant de l’appréciation globale des signes en cause.

- DIRE ET JUGER que le signe « LIPOPHYTEA L 112 » ne constitue ni pas l’imitation de la marque L .114 No, 1312700

En conséquence :

- DÉBOUTER la société LEHNING ENTREPRISE de ses demandes au titre de la contrefaçon ; En outre.
- DIRE ET JUGER la société LABORATOIRES LEHNING infondée en ses demandes fins, moyens et prétentions au litre de la concurrence déloyale
- CONSTATER l’absence de risque de confusion entre les produits commercialisés par les sociétés LABORATOIRES LEHNING et PHYTHEA pour le compte de la société CERTMEDICA,
- CONSTATER l’absence de détournement de clientèle ainsi que l’absence de préjudice au titre des prétendus faits de concurrence déloyale ; En conséquence :

- DÉBOUTER la société LABORATOIRE LEHNING au titre de la concurrence déloyale. A titre reconventionnel, il est demandé au tribunal de :
- CONSTATER que la marque L.114 No. 1312700 est soumise à obligation d’usage ;

- CONSTATER l’absence d’usage sérieux de la marque L. 114 No. 1312700 par les sociétés LEHNING pour les produits visés dans son enregistrement à savoir «produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances diététiques à usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansement » En conséquence :

- PRONONCER la déchéance de la marque L. 114 No. 1 312 700 pour l’ensemble de ces produits ou à tout le moins pour les produits suivants « produits vétérinaires, hygiéniques, substances diététiques à usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansement » et ce à compter du Sème anniversaire de son inexploitation, au plus tard au jour de la demande en déchéance. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes formulées par les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING étaient reconnues fondées, il est demandé au tribunal de :
- RECEVOIR la société PHYTHEA en ses demandes en appel en garantie à l’encontre de la société CERTMEDICA International Gmbh, les déclarer bien fondées et y faire droit ;

- CONDAMNER la société CERTMEDICA International Gmbh à garantir la société PHYTHEA de toute condamnation en principal et accessoires qui pourrait être prononcée par le tribunal ; En toute hypothèse,
- CONDAMNER les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING aux entiers dépens de la présente instance. La société PHYTHEA soulève la déchéance de la marque française L. 114. Selon elle, les preuves d’exploitation ne portent pas sur la

marque en cause dans la mesure où le point après le L ne se retrouve pas dans la marque telle qu’exploitée et que le signe L 114 est en outre associé à la dénomination LEHNING. Elle indique que la seule mention par le dictionnaire Vidal du signe n’est pas suffisante à établir un usage sérieux du signe. Elle ajoute en tout état de cause que le seul produit pour lequel le signe serait exploité est la solution buvable contre les troubles digestifs. S’agissant de la contrefaçon à titre d’utilisation du nom de domaine L 112, elle fait valoir que ce site rédigé en anglais n’est pas destiné au public français et qu’il n’est pas possible d’acheter de produits depuis la France via ce site.

Selon elle, l’utilisation de la dénomination 1J 12 tant sur les produits vendus, qu’à titre de nom de domaine, n’est pas un usage à titre de marque puisque le signe constitue l’indication ou composant principal du produit, la polyglucosamine L,112 et non une indication sur l’origine des produits commercialisés. Elle ajoute que le signe exploité à litre de marque dans la vie des affaires pour designer les produits visés est LIPOPHYTEA et non la dénomination L .112 qui n’est jamais utilisée seule pour désigner les produits, ainsi que cela ressort de la notice d’utilisation du produit, des publicités et bons de commande. Elle relève que la signification, la position, la couleur, la taille et l’usage informatif du signe confirment son caractère accessoire et l’absence d’usage à titre de marque et que l’attention du consommateur averti en pharmacies et parapharmacies ne portera pas sur cet élément. Elle fait valoir par ailleurs que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée dès lorsqu’il s’agit de comparer L.114 avec LIPOPHYTEA L112, signes différents du point de vue visuel, phonétique et intellectuel. Au titre de la comparaison entre les produits, elle estime que la société LABORATOIRES LEHNING propose des médicaments traitant les troubles digestifs alors que ses produits visent à soutenir la perte de poids, ne traitent pas les mêmes causes et n’ont donc ni la même nature, ni la même finalité. Elle relève aussi les différences dans les circonstances d’exploitation des signes en cause au regard de la présentation des produits et en termes de couleurs et de formats. Elle s’oppose à la demande au titre de la concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion compte tenu de la différence des codes couleurs, de tailles des emballages, des produits eux-mêmes (solution buvable et comprimés), la présence de la marque LEHNING sur le packaging de la société LEHNING et la dénomination, en caractères majuscules et prépondérants de la dénomination LIPOPHYTEA sur l’emballage des produits qu’elle distribue.

Elle estime qu’il ne peut y avoir de détournement de clientèle dans la mesure où les produits n’intéressent pas la même clientèle, n’ont pas la même finalité, ni la même destination et ne sont pas substituables. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause et la garantie de son fournisseur. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2013, la société CERTMEDICA INTERNATIONAL demande de : A titre principal 1/ Dire et juger que la société LABORATOIRE LEHNING est irrecevable en ses demandes: 2/ En tout état de cause, dire et juger que les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING sont mal fondées en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes. i. Dire et juger que la société PHYTHEA fait usage du signe L 112 en combinaison avec le signe LIPOPHYTEA, à savoir « LIPOPHYTEA L 112 » ; Dire et juger, qu’en tout état de cause, ni le signe « LIPOPHYTEA L 112 » ni le signe L 112 n’imitent le signe L 114 enregistré à litre de marque par la société LEHNING ENTREPRISE ; que les produits exploités par la société PHYTEA ne sont ni identiques, ni similaires aux produits couverts par l’enregistrement de la marque susmentionnée; et qu’aucun risque de confusion ne découle de la comparaison des signes et des produits en cause ; En conséquence, débouter les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING de l’ensemble de leurs demandes au litre de la contrefaçon de marque : ii. Sur la demande subsidiaire des sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING dire et juger que la marque communautaire L 112 no.002.349.728 est valable et distinctive; iii. Dire et juger que les usages par la société PHYTHEA du signe L 112 ne constituent pas des actes distincts de concurrence déloyale :

Dire et juger, qu’en tout état de cause, en l’absence de risque de confusion, les agissements de la société PHYTHEA ne caractérisent pas des actes de concurrence déloyale : En conséquence, débouler la société LABORATOIRES LEHNING de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale : Débouter les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING en tout étal de cause de l’ensemble de leurs demandes, lins et conclusions. A titre reconventionnel 1/ Constater que la marque française L. 114 no. 1.312.700 n’a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits visés à son enregistrement, conformément aux dispositions de l’art. L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, prononcer la déchéance de la marque française L. 114 no. 1.312.700 pour l’ensemble de ses produits ou à tout le moins pour les produits suivants : produits vétérinaires et hygiéniques,

substances diététiques ù usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, et ce à dater du 5^e anniversaire de son inexploitation au plus tard au jour de la demande en déchéance, avec un effet absolu à l’égard de tous, conformément à l’art. L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger en conséquence, que la société LEHNING ENTREPRISE est déchue de tous ses droits sur cette marque. Dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit d’office dans le registre national des marques, aux frais de la société LEHNING ENTREPRISE. Dire et juger qu’à défaut de ce faire dans le mois qui suit le prononcé du jugement, la société CERTMEDICA pourra procéder elle-même à cette inscription sur simple production d’une expédition conforme du jugement et toujours aux frais de la société LEHNING ENTREPRISE. 2/ Condamner les sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING à payer conjointement et solidairement à la société CERTMEDICA la somme de 30.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Duclos, Thorne, Mollcl-Viévillc &. Associés. La société CERTMEDICA INTERNATIONAL soutient que l’action en contrefaçon de marque est irrecevable, l’usufruit n’ayant pas été transféré à la société LEHNING ENTREPRISE si bien que la licence n’est pas valable, ayant été cédée sans justifier de l’accord des usufruitiers et portant sur un droit d’exploitation dont la demanderesse ne dispose pas.

Elle soulève la déchéance de la marque opposée, la société LEHNING ne fabriquant et ne commercialisait qu’un seul produit sous le signe L 114 qui est accompagne de la dénomination LÉHNING. Elle estime que seul l’usage de la marque L 114 L est démontré et non de la marque L. 114. Elle soutient que les preuves d’exploitation ne sont pas pertinentes car soit, elles ne sont pas datées, soit elles n’établissent pas un usage public destiné au consommateur ou à l’utilisateur final mais à des professionnels. Au titre de la contrefaçon, elle fait valoir que le signe litigieux n’est pas utilisé à titre de marque et ne remplit pas un rôle d’indicateur d’origine, fonction attribuée à la marque LIPOPHYTEA, n’apparaissant que de manière accessoire, comme un élément de décor qui ne retiendra pas l’attention du consommateur. Elle estime que la raison de la présence du signe L 112 sur le packaging du produit LIPOPHYTEA est essentiellement informative puisqu’il s’agit de la désignation du composant principal du produit, à savoir, la polyglucosamine L.112. Elle en conclut que le consommateur comprend que le signe L 112 désigne une substance active qui entre dans la composition du produit et est perçu comme

un composant, voire même une caractéristique, du complément alimentaire. Elle fait valoir que tandis que L.114 est un signe court exclusivement alphanumérique, le signe LIPOPHYTEA LI12 est un ensemble bien plus long et complexe et au sein de ce signe. LIPOPHYTEA occupe par sa position d’attaque une place dominante et immédiatement perceptible par le consommateur qu’il garde en mémoire. Visuellement, selon elle, aucune similitude n’est perceptible entre l’élément dominant LIPOPHYTEA el L.114. Elle relève aussi les différences phonétiques. Au plan intellectuel, elle estime que L.114 identifie un médicament L répertorie sous le numéro 114 alors que le signe contesté évoque clairement un produit émanant de la société PHYTHEA et aidant à la perle du poids comme l’évoque clairement la racine LIPO. Elle en conclut que les différences excluant l’existence d’un risque de confusion. Par ailleurs, selon elle, les différences visuelles, et surtout phonétiques et intellectuelles distinguent L.114 de L 112. qui .sont des signes courts et dont les moindres différences sont prises en compte, dont l’absence de point, le consommateur percevant le « L. » comme une abréviation de L. Elle estime que les produits en cause n’ont ni la même nature, ni la même fonction, ni la même destination el diffèrent tant par leur composition que par leur conditionnement. D’après elle, les médicaments se définissent comme une « substance ou préparation administrée en vue d’établir un diagnostic médical, de traiter ou de prévenir une maladie, ou du restaurer, corriger, modifier des jouet ions organiques » et les compléments alimentaires comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal el qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ».

Elle prétend que les produits remplissent des fonctions bien distinctes et s’adressent ainsi à des publics différents el n’ont ni la même fonction- ni le même mode d’administration. Elle ajoute que le public concerné est composé d’individus particulièrement attentifs et vigilants et assistés dans leur choix par des professionnels et que la confusion est exclue dans ce contexte entre deux produits qui présentent de telles différences dans leur forme el leur conditionnement. Au titre de la concurrence déloyale, elle estime que les demandes portent sur les mêmes faits que la contrefaçon et qu’aucun risque de confusion n’est établi.

Elle prétend que le préjudice n’est pas justifié. Elle s’oppose à la demande de nullité de la marque communautaire dont elle est titulaire au motif que celle-ci est distinctive. La clôture a été prononcée le 21 mai 2013. A l’audience de plaidoiries, le tribunal a demandé aux parties de produire un exemplaire des produits et d’adresser leurs observations par note en délibéré sur la compétence du tribunal pour statuer sur la demande des sociétés LEHNING en nullité de la marque communautaire L.112 dont est titulaire la société CERTMEDICA INTERNATIONAL. La société CERTMEDICA a présenté ses observations par courrier du 15 juillet 2013, Par courrier du 29 juillet 2013 la société PHYTHEA a communiqué une boîte des produits L 112 et L.114 et a fait valoir des observations sur ces produits. Les sociétés LEHNING ont adresse leurs observations le 27 septembre 2013. Une nouvelle note en délibéré a été adressée par la société CERTMEDICA le 8 octobre 2013 portant sur deux jurisprudences, que les sociétés demanderesses ont demandé d’écarter des débats. MOTIFS Sur les notes en délibéré II est constant que lorsque le tribunal autorise des notes en délibéré, celles-ci ne peuvent porter que sur les points qu’il a indiqués et que le calendrier doit être respecté. En l’espèce, le tribunal avait fixé comme date aux défenderesses le 30 juillet 2013 pour faire valoir leurs observations sur la compétence du tribunal pour statuer sur la demande en nullité de la marque communautaire et aux demanderesses le 30 septembre 2013.

Or la société PHYTHEA a formulé de nouvelles observations sur la contrefaçon et la concurrence déloyale. En vertu du principe de la contradiction et de loyauté des débats, cette note en délibéré sera écartée des débats. Par ailleurs, la société CERTMEDICA a adressé le 8 octobre 2013 deux nouvelles jurisprudences, et ce sans respecter le calendrier. Celle note sera aussi écartée des débats. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

La société CERTMEDICA conteste la titularité de la société LEHNING ENTREPRISE sur la marque française L. 114 et partant, la validité du contrat de licence au profit de la société LABORATOIRES LEHNING. Il résulte des pièces versées au débat que la marque française L.114 a été déposée parla société LABORATOIRES LEHNING le 14 juin 1985 et cédée à la .société L ENTREPRISE par acte du 4 mai 1993 inscrit au registre national des marques le 21 juin 1993. La marque a ensuite été rétrocédée par la société LEHNING ENTREPRISE à la société LABORATOIRES LEHNING par acte en date du 25 juin 1993 inscrit le 11 octobre 1993 sous le numéro 16.1863. Puis, la société LABORATOIRES LEHNING a cédé cette marque aux consorts L par acte du 30 avril 1993 inscrit le 15 novembre 1993 sous le n°165136. L’indivision L a le 24 janvier 1994 procédé au transfert de la propriété d’un certain nombre de marques dont elle était restée titulaire et notamment la marque L 114 n°1.312.700 suite à une c ession en nue- propriété avec réserve d’usufruit conclue le 1^er mars 1988 par laquelle les consorts L cédaient à la société LEHNING ENTREPRISE la nue -propriété de certaines marques. En effet, aux termes de cet acte inscrit au registre national des marques le 21 avril 1994 la marque L. 114 n’avait pas été identifiée dans les précédents actes et les parties estimaient que la cession en nue propriété S’étendait à celte marque. Le transfert de la nue-propriété de la marque française L 114 a été opéré par Madame Marguerite L. Madame Monique M, Madame Renée C. Madame Renée G et Monsieur Gérard L par contrats du 1^er mars 1988. Aux termes de ces contrats, la propriété totale des marques est conditionnée à la levée de la condition suspensive et au plus tard au jour du décès de Madame Marguerite L. La condition suspensive, figurant au point 4 du titre IV de ces actes, porte sur le paiement par le cessionnaire de 60% du prix. La levée de la condition suspensive devait être constatée par écrit au pied des actes. Or les actes notariés versés au débat constatent tous la levée de la condition suspensive le 13 mai 1993. Il en résulte que la société LEHNING ENTREPRISE est bien titulaire de la nue propriété et de l’usufruit de la marque française L 114 et que le contrat de licence conclu le 3 août 2010 avec la .société LABORATOIRES LEHNING est valable.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la demande en déchéance de la marque française L.114 numéro 1312700 La marque L.114 vise les « substances diététiques à usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements ». En vertu de l’article L. 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui. sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par Unis moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Le caractère distinctif d’une marque signifie qu’elle permet d’identifier le produit ou service visé à l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises. Le tribunal constate que des preuves d’usage versées au débat par les demanderesses portent sur la période à prendre en compte, c’est à dire les cinq années précédant la demande en déchéance, soit entre le 24 février 2012 et le 24 février 2007. Les sociétés LEHNING produisent de nombreuses factures à des pharmacies ou des grossistes justifiant que le produit « L.114 30 ml » a été régulièrement commercialisé ( 14 factures pour 2007.13 factures en 2008. 12 factures pour 2009. 12 factures pour 2010. 13 factures pour 2011 et 3 factures du l"r janvier 2012 au 24 février 2012). Plusieurs de ces factures portent sur des quantités supérieures à 1.000 exemplaires. De plus, les demanderesses versent plusieurs catalogues présentant le produit L.114 pour la période considérée. La société CERTMEDICA prétend que ces preuves ne portent pas sur la commercialisation au consommateur final. Cependant, il est constant que le produit L114 n’est pas commercialisé directement aux consommateurs finaux et les factures établissent le contact des produits au public par le biais des pharmacies. Si les preuves d’exploitation établissent que la marque n’est pas exploitée avec le point entre L et 114 il s’agit d’une modification mineure n’altérant aucunement la perception du signe par le public pertinent et le caractère distinctif de la marque.

De plus, le fait que la marque soit exploitée en même temps que la dénomination sociale de la société LABORATOIRES LEHNING n’est pas susceptible de ne pas constituer un usage à titre de marque dès lors que le signe L 114 désigne le produit destiné à guérir les troubles digestifs commercialisé par cette société. Il en résulte qu’un usage sérieux de la marque est démontré pour les substances diététiques à usage médical. En revanche, les demanderesses n’allèguent ni ne démontrent d’exploitation de la marque pour les autres produits visés, à savoir les désinfectants, étoffes et matériel pour pansements et il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance pour ces produits à l’issue de la période de 5 ans visée, soit à compter du 24 février 2012. Sur la contrefaçon En vertu de l’article L. 713-3-b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Les demanderesses incriminent l’usage du signe L 112 en tant que nom de domaine et sur les conditionnements des produits commercialisés en France par la société PHYTHEA. S’agissant du nom de domaine, il résulte du constat d’huissier du 9 novembre 2011 que le site <1112.com>, dont l’éditeur n’est pas mentionné, renvoie à la présentation du produit « formoline L112 » dans le monde. Ce site est exclusivement rédigé en anglais. En cliquant sur la carte de France, il renvoie au site <phythea.com> qui présente le produit LIPOPHYTEA L112. Or, dès lors que la portée territoriale de la marque est réduite en l’espèce à la France et que le site internet en cause ne s’adresse pas au public français puisqu’il est exclusivement rédigé en anglais et qu’il renvoie d’ailleurs le consommateur français à un autre site, aucun acte de contrefaçon ne peut être caractérisé et les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de ce site. Seul un usage du signe litigieux à titre de marque est susceptible de constituer une contrefaçon. Les défenderesses soutiennent que le signe L112 n’est pas utilisé à titre de marque mais pour identifier la substance active du produit. Le consommateur doit être défini au regard du produit visé par la marque première. Il s’agit d’un consommateur moyen de produits

pharmaceutiques, ce qui constitue une catégorie très large. Si dès lors que ces produits ont un impact sur son corps et sa santé, son attention est un peu plus soutenue que pour d’autres produits de consommation courante, cette attention n’est pas extrême. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le signe L 112 ne constitue pas une substance active. Il résulte en effet de la traduction partielle de l’article scientifique versé en pièce 13 par la société CERTMEDICA que la dénomination de cette substance élaborée en Norvège est le Biopolymère L 122, un chitosane offrant des propriétés de liaison aux graisses et des capacités en tant qu’agent de la réduction du poids en raison de sa capacité à lier les graisses in vitro, in vivo et de son effet de perte de poids chez les personnes obèses. Si cette substance est le composant principal des comprimés L 112, il n’en demeure pas moins que pour le consommateur, à défaut d’être associé au nom de la substance, le terme L 112 ne peut être considéré comme descriptif dès lors la boîte du produit commercialisé par la société PHYTHEA mentionne « LIPOPHYTEA L 112 réduit l’absorption des calories ». En effet, le consommateur ne pourra pas déterminer au vu de l’emballage que le signe Ll 12 peut faire référence à une substance. Il est indiqué sur la notice du produit que le mode d’action est l’actif principal du produit, la polyglucosamine (Ll 12) fibre d’origine naturelle qui possède une forte capacité à fixer les graisses alimentaires qui transitent dans le système digestif. Dès lors, le signe litigieux peut être compris comme la dénomination grand public de cet actif, et donc, une marque. Il résulte de l’examen du conditionnement du produit auquel s’est livré le tribunal que sur la boîte figure en grand le mot « LIPOPHYTEA » et en dessus, à droite, dans une police réduite le signe L 112. Cette présentation, sous la marque ombrelle LIPOPHYTEA, met en exergue le fait que le signe L 112 constitue une appellation spécifique d’un produit d’une gamme commercialisée par un laboratoire. Il en résulte que sur l’emballage, l’usage du signe litigieux correspond bien à usage à titre de marque pour identifier un produit, et partant, son origine. La comparaison des signes en cause ne peut porter que sur le signe L 112, sa présentation sur la boîte ne le rendant pas inséparable du signe LIPOPHYTEA. Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les 'Signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de

confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Les défenderesses contestent la similitude des produits visés. La marque L. 114 vise les substances pharmaceutiques et le signe litigieux désigne un complément nutritionnel, étant rappelé que seul le produit protégé par la marque doit être pris en compte pour apprécier la contrefaçon et non le produit commercialisé par le titulaire de la marque ou son licencié. Si le complément nutritionnel échappe à la réglementation sur certains produits pharmaceutiques, il n’en demeure pas moins que comme le premier, il a des effets sur la santé. De plus, ces produits sont vendus dans les mêmes circuits, les pharmacies et pour certains, les para pharmacies. Il en résulte que les produits en cause sont similaires.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement, les signes sont extrêmement similaires et ne se distinguent que par le dernier chiffre. 4 dans la marque première et 2 dans la marque opposée. A ce titre, l’absence de point entre le L et 112 dans la marque litigieuse est un détail qui passe inaperçu. Phonétiquement, les deux premières syllabes sont identiques. la prononciation ne se distinguant que sur les deux dernières. Intellectuellement, l’un comme l’autre, les signes n’ont aucune signification. Les défenderesses n’apportent pas de preuve pour établir que chez le consommateur moyen de produits pharmaceutiques, le L suivi d’un chiffre, renvoie à des médicaments commercialisés par les demanderesses. Cet argument serait d’ailleurs de nature à établir la notoriété de la marque première, ce qui viendrait renforcer l’existence d’une contrefaçon. Compte tenu de l’absence de signification des signes en cause, de leur caractère court et de la même structure, s’agissant de produits similaires, la différence d’un seul chiffre sur trois n’est pas de nature à exclure le risque de confusion, qui est constitué. Dès lors, la société PHYTHEA en utilisant le signe L 112 sans l’associer immédiatement après au polyglucosamine, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société LEHNING. EIle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle se borne à distribuer les produits de la société CERTMEDICA. Cependant, la

commercialisation sur le territoire français d’un produit contrefaisant engage sa responsabilité civile. Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce, L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Il est constant que la contrefaçon constitue, à l’égard du licencié du titulaire de la marque, un acte de concurrence déloyale. Il résulte de l’examen des produits auquel s’est livré le tribunal que la solution commercialisée par la société LABORATOIRES I.HIINING est vendue sous l’intitulé « troubles digestif L 114 solution buvable en gouttes ». Le fait que le produit litigieux commercialisé par la société PHYTHEA soit présenté comme réduisant l’absorption des graisses n’est pas de nature à exclure le risque de confusion. En effet, celui-ci est caractérisé car le signe L 112 se confond avec le signe L 114 sur le marché des produits destinés à soigner, qui inclut ceux visant à faire perdre du poids. Ainsi, même en présence de conditionnements et marques ombrelles différentes, le consommateur associera le produit L 112 à celui commercialisé par la société LABORATOIRES LEHNING, imaginant une coopération entre les deux entreprises et que la société PHYTHEA reprend des principes actifs ou des produits de la licenciée de la marque L.114. En conséquence, la concurrence déloyale est établie et la responsabilité de la société PHYTHEA est engagée. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L.7I6-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

Le préjudice résultant des actes de concurrencé déloyale répond quant à lui au droit commun de l’indemnisation. Il sera tenu compte du fait qu’il résulte des pièces versées au débat par la société PHYTHEA que le produit L 112 qu’elle distribue, présenté comme permettant une perte de poids 50 % supérieure à un régime seul, a fait l’objet d’une publicité importante dans différents magazines spécialisés dans les questions de santé ou grand public et qu’elle le commercialise en plus des points de vente par internet. La société LEHNING ENTREPRISE qui sollicite la réparation du préjudice résultant de ses efforts commerciaux pour la création de la marque s’abstient de donner au tribunal des éléments chiffrés permettant de les apprécier. Le préjudice résultant de la dilution de la marque L.114 par la commercialisation des produits contrefaisants sera indemnisé en tenant compte de l’ancienneté de la marque à hauteur de 10.000 euros. S’agissant du préjudice lié à la concurrence déloyale, il ne peut être constitué par un préjudice commercial dès lors que les produits ne visent pas les mêmes pathologies. En revanche, le préjudice résulte du fait que la défenderesse tire profit du signe litigieux pour attirer le public qui connaît les produits de la société LABORATOIRES LEHNING. Il sera fixé à la somme de 50.000 euros. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif en se réservant la liquidation de l’astreinte et à la mesure de publication, exclusivement par voie de presse, afin que l’indemnisation des actes illicites soit complète.

Sur la demande en nullité de la marque communautaire L 112 Cette demande étant formée par les demanderesses à titre subsidiaire, en l’absence de constatation d’actes de contrefaçon par imitation, il n’y a pas lieu de statuer. Sur la demande de garantie La demande en garantie de la société PHYTHEA à rencontre de son fournisseur, la société CERTMEDICA INTERNATIONAL, n’est pas contestée par celle-ci et il y sera fait droit. Sur les autres demandes La société PHYTHEA qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels ainsi qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ne comprennent pas les frais de constat d’huissier, indemnisés dans les frais irrépétibles.

Elle devra aussi verser aux sociétés LEHNING la somme de 10.000 euros afin de les indemniser des frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent litige. Partie perdante, la société CERTMEDICA INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il apparaît nécessaire d’en ordonner l’exécution provisoire, laquelle ne portera pas sur les publications judiciaires. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Écarte les notes en délibéré produites par la société PHYTHEA le 29 juillet 2013 et la société CERTMEDICA INTERNATIONAL le 8 octobre 2013, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING, Rejette la demande de déchéance des droits de la société LEHNING ENTREPRISE sur la marque française L. 114 pour les substances diététiques à usage médical, Prononce la déchéance des droits de la société LEHNING ENTREPRISE sur la marque française L. 114 n° 1 312 700 à compter du 24 février 2012 pour les désinfectants et étoffes et matériel pour pansements, Dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera inscrit au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente,

Dit qu’en utilisant le signe L 112 la société PHYTHEA a commis des actes de contrefaçon de la marque française L.114 n° 1 312 700 au préjudice de la société LEHNING ENTREPRISE. Dit que la société PHYTHEA a commis des actes de concurrence déloyale, au préjudice de la société LABORATOIRES LEHNING. En conséquence. Interdit à la société PHYTHEA d’utiliser le signe L 112 sans l’associer directement à la polyglucosamine et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société PHYTHEA à payer à la société LEHNING ENTREPRISE la somme 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon. Condamne la société PHYTHEA à payer à la société LABORATOIRES LEHNING la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale. Ordonne la publication du jugement en intégralité ou par extrait, dans deux journaux ou périodiques au choix de société LEHNING ENTREPRISE et aux frais de la société PHYTHEA sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder une somme de 10 000 euros hors taxe. Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en nullité de la marque communautaire L 112 n° 002349728 dont est titulaire la société CERTMEDICA INTERNATIONAL, Condamne la société PHYTHEA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Pascale DEMOLY conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société PHYTHEA à payer aux sociétés LEHNING ENTREPRISE et LABORATOIRES LEHNING ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société CERTMEDICA INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CERTMEDICA INTERNATIONAL à garantir la société PHYTHEA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans ce jugement, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des mesures de publication judiciaire.