TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Mai 2013 3^e chambre 1^re section N°RG : 12/06701

DEMANDEURS Monsieur Denis ALLAIS (NOUVELLE ZELANDE)

Société EZYROLLER LTD 6 E Kingsview Rd. Mt Eden AUCKLAND (NOUVELLE /ELANDE) représentées par M^e Jean-Christophe GUERR1NI de la SELAS CASALONGA. avocat au barreau de PARJS. vestiaire #K0177

DEFENDEURS Société ESPAS […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par M^e Ariane OLIVE de l’AARPl LA BOEITE AARPI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #.10085

Société B52 LIMITED Room 1202 12/1-. Block A, Seavicw Estate […]. North Point HONGKONG EN CHINE

Monsieur Erick N représentés par M^e Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1758

Société TOYS’RUS, SARL […] 91090 LISSES représentée par M^e Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0448

Société ABSIS, SAS 55 rjue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 22 avril 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2013.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe. Réputée contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE A la fin des années 90, Monsieur Erick N a conçu un karting pour enfant dénommé swing roller se déplaçant selon le système de la godille. Ce modèle développé initialement dans une « version mains » – c’est-à-dire selon un procédé permettant à l’utilisateur de se déplacer grâce à une roulette avant autorisant le mouvement au moyen d’un guidon – a fait l’objet d’un premier dépôt auprès de l’INPI, enregistré le 24 décembre 1999. Le 12 avril 2001, Monsieur Erick N a fait évoluer la « version mains » de son modèle, procédé à un nouveau dépôt et, au même moment, a déposé la « version pieds » du swing roller avec Monsieur André P, co-concepteur de cette version, pour laquelle le mouvement du karting est rendu possible par l’action des pieds de l’utilisateur sur le palonnier. Souhaitant étendre la protection du swing roller au plan international, Monsieur Eric N a procédé à un dépôt de modèle devant l’OMPI le 14 septembre 2001, couvrant l’Allemagne, le Bénélux, la France, la Grèce, l’Italie, Monaco, la Suisse, la Yougoslavie, les Antilles-Néerlandaises, l’Egypte, l’Espagne, l’Indonésie, le Saint- Siège, la Tunisie. Le swing roller version pieds a fait l’objet d’un nouveau dépôt national le 16 février 2011 et d’un nouveau dépôt devant l’OMPI le 13 mars 2011 dans ses versions mains et pieds. Pour promouvoir les produits ainsi conçus et renforcer leur image au plan commercial, le co-déposant de la « version pieds » du swing roller Monsieur P a déposé la marque purement verbale «SWING ROLLER », le 4 décembre 2000 devant l’INPI, dans les classes de produits et services 12,28 et 41, aux fins notamment de désigner des véhicules, appareils de locomotion par terre, jeux et jouets. Dans un premier temps, le swing roller a été commercialisé par la société DJ GAMES puis, compte tenu de son succès, par la société ROLL’X COMPANY, spécialement créée à cet effet en février 2003 par Monsieur N et les co-fondateurs de la société DJ GAMES, Monsieur P et Monsieur G. Concomitamment, un brevet d’invention a été déposé aux États-Unis afin de protéger le swing roller. Dans le courant de l’année 2003, la société ROLL’X COMPANY, a été approchée par Monsieur Denis ALLAIS, en sa qualité de dirigeant de la société de droit néo- zélandais ENGAGE TRADING LTD, ce dernier souhaitant pouvoir commercialiser le swing roller en Océanie. C’est ainsi que le 30 octobre 2003, un contrat d’exclusivité a été conclu entre la société ROLL’X COMPANY et la société ENGAGE TRADING LTD représentée par

Monsieur Denis ALLAIS autorisant la seconde de ces sociétés à commercialiser de manière exclusive le swing roller en Australie et en Nouvelle- Zélande. Le 12 janvier 2009, Monsieur Denis ALLAIS a déposé auprès de l’OHMI un modèle de karting dénommé ezyroller et en a commencé très vite la production et la commercialisation. Les titulaires des droits sur le swing roller ont enjoint Monsieur Denis ALLAIS et sa société de cesser toute exploitation et commercialisation de l’ezyroller. Monsieur Denis ALLAIS et sa société se sont alors fait représenter par un avocat, lequel a été destinataire le 23 décembre 2009 d’un courrier de Monsieur N sollicitant :

- une indemnité de 50.000 € au titre du préjudice subi ;

- la fin de la commercialisation de l’ezyroller en France, en Belgique, en Espagne et en Grèce, pendant les dix ans à venir.

Le 22 février 2010, le conseil de Monsieur Denis ALLAIS a indiqué à Messieurs N et P que son client était « prêt à verser une indemnité forfaitaire et définitive de trente mille euros (30.000 euros) valant tant pour les produits ezyroller commercialisés à ce jour que pour ceux qui seront commercialisés à l’avenir dans le monde entier, en ce compris les éventuelles variations de rezyroller et autres produits développés par Monsieur Denis ALLAIS et ses sociétés». Aucun accord n’a pu être trouvé. Monsieur Denis ALLAIS a saisi sur requête le Président du tribunal de grande instance de Paris le 21 décembre 2011 et obtenu de ce dernier une ordonnance l’autorisant à faire procéder à une saisie-contrefaçon du karting swing roller. Cette saisie a été réalisée le 4 janvier 2012 dans les locaux de la société ESPAS qui distribue le swing roller en France, et a été suivie d’une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée, par Monsieur ALLAIS et la société EZYROLLER LIMITED dont il est le dirigeant, le 20 janvier 2012, pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre, sur leur modèle communautaire n°1068476 enregistré le 12 janvier 2009 auprès de l 'OHMI. Monsieur N a, par acte introductif d’instance en date du 14 février 2012, assigné Monsieur ALLAIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2012, obtenue au moyen d’une présentation qu’il estimait tronquée et gravement mensongère de la situation exposée dans la requête. Par ordonnance en date du 23 mars 2012, Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Paris et a ordonné la restitution à la société ESPAS de l’ensemble des éléments saisis par Maître D, huissier de justice, condamné Monsieur ALLAIS à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par arrêt du 21 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 mars 2012 et débouté en conséquence Monsieur ALLAIS de l’ensemble de ses demandes. Le 30 janvier 2012, M. Erick N a engagé une action en nullité devant l’OHMI à rencontre de ce modèle communautaire, prétendant que celui-ci serait dépourvu de nouveauté et de caractère individuel. Mais, le 29 novembre 2012, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté l’action en nullité formée par Monsieur Erick N et a confirmé la validité de ce modèle. Le 24 janvier 2013, Monsieur Erick N a formé un recours contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI.

Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA en date du 19 février 2013, la société EZYROLLER et M. Denis ALLAIS ont demandé au juge de la mise en état de : Vu l’article 91 du Règlement CE N°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre de Recours de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur sur l’action en nullité engagée par Monsieur Erick N à rencontre du modèle communautaire N°001068746- 0001 de Monsieur Denis ALLAIS,
- RÉSERVER les dépens Dans leurs dernières e-conclusions, M. Erick N et la société B52 LIMITED ont sollicité du juge de la mise en état de : Vu l’assignation en date du 19 janvier 2012, Vu l’ordonnance du 23 mars 2012 et l’arrêt du 21 décembre 2012, Vu les pièces produites au débat, Vu les conclusions d’incident aux fms de sursis à statuer délivrées par Monsieur ALLAIS et la société EZYROLLER le 19 février 2013, Prendre acte de ce que Monsieur N et la société B-52 se rapportent à Madame le Président pour apprécier de la demande de sursis à statuer,

Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des co- défendeurs,

Condamner in solidum Monsieur ALLAIS et la société EZYROLLER LTD à payer à Monsieur NICOLLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur ALLAIS et la société EZYROLLER LTD à payer à la société B-52 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur ALLAIS et la société EZYROLLER LTD à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE PECHON, avocat aux offres de droit.

La société TOYS’RUS a conclu qu’elle s’en rapportait à justice. Les autres parties à l’instance ont été convoquées à l’audience du juge de la mise en état mais n’ont pas conclu sur l’incident. SUR CE II convient de préciser que le modèle communautaire précité N°001068746-0001 est le seul modèle invoqué par Monsieur Denis ALLAIS dans le cadre de cette procédure. L’article 91 du Règlement CE N°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001. sur les dessins et modèles communautaires dispose : «Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action visée à l’article 81, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autre* parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office, En conséquence, les parties ne contestant pas l’existence de cette demande en nullité devant l’OHMI et îe fait que cette demande qui constitue un moyen de défense de M. N et de la société B52 LIMITED ne peut être soulevé par voie d’exception devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en tant que tribunal des marques communautaires du fait de la saisine de l’OHMI de cette question, il convient de prononcer le sursis qui est de droit. L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans le litige opposant la M. Denis ALLAIS et la société EZYROLLER d’une part et M. Erick N et la société B52 d’autre pan en présence des sociétés ABSAS. ABSIS et TOYS’RUS dans l’attente de la décision définitive de l’OHMI sur l’opposition formée par M. Erick N sur le modèle communautaire N°001068746-0001 dont M. ALLAIS est propriétaire. Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle ne sera rétablie que surproduction par la partie la plus diligente de la décision définitive rendue par l’OHMI.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Réserve les dépens.