TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E PARIS JUGEMENT rendu le 10 juin 2016

3^e chambre 3^e section № RG : 13/16947

Assignation du 15 novembre 2013

DEMANDERESSE ORACLE AMERICA INC […] Redwood Shores C’A 94065 ETATS UNIS

ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION […], Redwood Shores CA 94065 ETATS UNIS représentées par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEE AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03

DÉFENDEURS Monsieur Bruno D Largо Delgi Osci 22 00181 ROME 44100 ITALIE

IB REMARKETING, SAS […] 93600 AULNAY SOUS BOIS

RE-SHOP, SAS […] 93600 AULNAY SOUS BOIS représentés par M^e Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1574

COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine GILLET, Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier,

DEBATS À l’audience du 9 février 2016, tenue publiquement, devant .Arnaud D, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION (ci-après les sociétés ORACLE) sont des filiales de la société ORACLE CORPORATION. En 2010 la société ORACLE a acquis la société SUN MICROSYSTEMS INC constructeur d’ordinateurs et de logiciels devenue à la suite du changement de dénomination sociale la société ORACLE AMERICA INC. Cette société est propriétaire des marques communautaires suivantes déposées par la société SUN MICROSYSTEMS pour désigner notamment des produits informatiques tels que « ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, circuits intégrés, logiciels » :

— la marque verbale « SUN ». déposée le 1^er avril 1996 sous le numéro 124610 et enregistrée le 7 octobre 1998 :

- la marque semi-figurative déposée le 18 mars 2009 sous le numéro 8163362 et enregistrée le 13 janvier 2010 :

— la marque verbale « SUN MICROSYSTEMS », déposée le 1^er avril 1996 par la société Sun Microsystems sous le numéro 124669 et enregistrée le 7 octobre 1998 (pièce GLN 4-3);

— la marque semi-figurative déposée le 4 juillet 1997 sous le numéro 564815 et enregistrée le 2 février 1999 :

La société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION est quant à elle propriétaire de la marque communautaire verbale « ORACLE » déposée le 10 septembre 2002 sous le numéro 2843019 et enregistrée le 16 juin 2004 désignant notamment les mêmes produits que les marques précitées.

La société IB REMARKETING a pour activité le recyclage et la revente de matériels informatiques et commercialise des produits sur son site www.ibremarketing.com

La société RE-SHOP qui avait le même gérant. Monsieur Bruno D, le même siège social et avait la même activité d’achat et vente de matériel informatique neuf ou d’occasion et de recyclage de ces matériels que la société IB MARKETING, a été mise en liquidation amiable le 26 novembre 2013. Monsieur Bruno D étant désigné liquidateur. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2014.

Ayant appris que la société IB REMARKETING offrait à la vente en France douze lecteurs de marque '« Sun » qu’elles ont mis dans le commerce hors de l’Espace Économique Européen et qui ont été selon elles introduits dans cet espace sans leur consentement, les sociétés ORACLE ont fait procéder les 5,8, 12 et 17 juillet à un constat d’achat et de réception de produits informatiques commandés auprès de la société RE-SHOP mais livrés par la société IB REMARKETING. Selon les sociétés ORACLE, les vérifications effectuées à partir du numéro de série montraient que 29 produits sur les 31 livrés, porteurs de la marque « Sun Microsystems » avaient été mis dans le commerce hors de l’espace économique européen puis importés dans cet espace sans leur consentement. Le 17 octobre 2013, les demanderesses ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1^er octobre 2013 qui selon elle a confirmé que ces sociétés se livreraient à des importations parallèles de produits sous les marques Sun et Oracle. C’est dans ces conditions que les sociétés ORACLE ont par acte du 15 novembre 2013 fait assigner les sociétés IB-REMARKETING et RE-SHOP en contrefaçon de marques communautaires pour obtenir la cessation de ces agissements et la réparation de leurs préjudices. Postérieurement, le 26 novembre 2013, les actionnaires de la société RE-SHOP ont voté sa liquidation amiable et désigné Monsieur Bruno D comme liquidateur.

Le 1^er décembre 2014, ils ont voté la clôture de la liquidation. La société a été radiée du registre du commerce le 29 décembre 2014. Par ordonnance du 5 juin 2015 le président du tribunal de commerce de Bobigny, saisi sur requête le 7 mai 2015 a désigné Monsieur Bruno D comme mandataire ad litem pour représenter la société RE-SHOP. Les sociétés ORACLE ont fait délivrer le 22 septembre 2015 à ce dernier, es-qualités de liquidateur de la société RE-SHOP, une assignation en intervention forcée.

Les procédures ont été jointes le 3 novembre 2015. Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 20 novembre 2011, les sociétés ORACLE demandent en ces termes au tribunal de :

Recevoir les sociétés ORACLE AMERICA INC et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION en leurs demandes et les dire bien fondées :

- Dire et juger que les opérations de constat diligentées par Maître M les 5 et 8 juillet 2013. puis les 12 et 17 juillet 2013 sont valables :

- Dire et juger que la saisie-contrefaçon diligentée par Maitre S le 17 octobre 2013 est valable :

- Dire et juger qu’en important dans l’Espace Économique Européen, exportant en dehors de l’Espace Économique Européen, vendant, offrant à la vente, détenant à ces fins et promouvant des produits qui n’ont pas été mis dans le marché par les sociétés ORACLE AMERICA INC ou ORACCLE INTERNATIONAL CORPORATION ou avec leur consentement dans l’Espace Économique Européen, la société IB REMARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP. ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires n° 124610, n°8163362. n° 124669 et n°564815 appartenant à la société ORACLE AMERICA INC et de la marque communautaire n"2843019 appartenant à la société ORACLE INTERANTIONAL CORPORATION : En conséquence :

- Débouter la société IB REMARKETING et Monsieur D. pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP, de leur demande en nullité des opérations de constat réalisées par Maître M les 5 et 8 juillet 2013 puis les 12 et 17 juillet 2013 :

- Débouter la société IB REMARK T I ING el Monsieur D. pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société, de leur demande en nullité des opérations de saisie- contrefaçon réalisées par Maître S le 17 octobre 2013 :

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RESI IOP. à payer à la société ORACLE AMERICA INC. la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros, quitte à parfaire, en réparation de l’atteinte portée à ses marques communautaires n° 1 24610. n°8163362. n° 124669 et n°564815 :

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP. à payer à la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION la somme de vingt mille (20.000) euros, quitte à parfaire, en réparation de l’atteinte portée à sa marque communautaire n°2843019 :

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur D. pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RESHOP, à payer à la société ORACLE AMERICA INC la somme de quarante mille (40.000) euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à ses marques communautaires n° 124610, n°8163362. n° 124669 et n°564815 :

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RESHOP. à paver à la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION la somme de dix mille (10.000) euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à sa marque communautaire n°2843019 ;

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur D pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP. à payer aux sociétés ORACLE AMERICA INC et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION la somme provisionnelle d’un million (1.000.000) d’euros, en réparation de son préjudice commercial :

- Ordonnera la société IB REMARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP, de communiquer aux sociétés ORACLE AMERICA INC et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION, sous astreinte de cinq

mille (5.000) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tous les éléments permettant de déterminer l’origine, le nombre, la description et le numéro de série des produits contrefaisant les marques communautaires n°124610. n°8163362. n° 124660. n°564815 et n°2843019 des demanderesses, importés, stockés et vendus par les sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP, dans la période commençant trois ans avant la signification de l’assignation jusqu’à la signification de la date du jugement à intervenir, ainsi que les bénéfices réalisés par les sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP sur lesdits produits pendant cette période, afin d’évaluer de façon certaine le préjudice des sociétés ORACLE et d’ajuster si besoin est le montant des dommages et intérêts qui leur sont dus ;

- Désigner tout expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés ORACLES du fait des actes de contrefaçon de marque, en particulier à partir des éléments répertoriés ci-avant :

- Faire interdiction à la société IB REMARKETING et MONSIEUR D. pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP, d’importer dans l’Espace Économique Européen, d’exporter en dehors de l’Espace Économique Européen, de vendre, d’offrirà la vente, de détenir à ces fins et de promouvoir au sein de l’Espace Économique Européen des produits revêtus des marques précitées qui n’ont pas été mis dans le commerce de l’Espace Économique Européen par les sociétés ORACLE AMERICA INC ou ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION ou avec leur consentement et ce. sous astreinte de-cinq mille (5.000) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :

- Dire que cette interdiction et cette astreinte s’appliqueront sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne ;

- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

- Condamner in solidum la société IB REMARKETING et MONSIEUR D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de- la société Re-Shop, à verser aux sociétés ORACLE AMERICA INC et ORACLE INTERNATIONAL. CORPORATION la somme de quarante mille (40.000) euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser intégralement les frais des deux constats d’huissier dressés, d’une part, le 5 et 8 juillet 2013 et, d’autre part, les 12 et 17 juillet 2013 et de la saisie- contrefaçon opérée le 17 octobre 2013 :

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la société IB REMARKETING et de Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à cinq mille euros (5.000 euros) :

- Condamner in solidum la société IB MARKETING et Monsieur D, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société RE-SHOP, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître .Arnaud M, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile :

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie préalable. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2015 par voie électronique, la société IB REMARKETING et Monsieur Bruno D es-qualités de mandataires ad litem de la société RE-SHOP demandent en ces termes au tribunal de :

- Recevoir la société IB REMARKETING en ses écritures, la déclarer bien fondée. A litre principal.

— Prononcer la nullité du constat de Maître Pascal M des 5 et 8 juillet 2013.

- Prononcer la nullité du constat de Maître Pascal M des 12 et 17 juillet 2013 et à titre subsidiaire dire et juger que ce constat, établi alors que l’huissier n’était pas présent au moment de la livraison, est dépourvu de valeur probante.

- Prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 17 octobre 2013. En conséquence.

- Écarter des débats les pièces n° 8.9.10.11.12.13.14.15 et 29 des sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP.

- Débouter les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. de l’intégralité de leurs demandes. En outre.

- Dire et Juger qu’en raison du système de distribution des produits ORACLE, il appartient aux sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. d’établir que leurs droits n’ont pas été épuisés sur des produits d’occasion et reconditionnés.

- Dire et Juger que les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. ne rapportent pas la preuve d’un non épuisement de leurs droits.

- Débouter les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. de l’intégralité de leurs demandes. À titre subsidiaire.

- Constater l’absence de préjudice des sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP,
- Débouter les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP de leur demande d’expertise. En tout état de cause.

- Condamner les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. à verser à la société IB REMARKETING la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORP. aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Lucienne BOTBOL. en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 24 novembre 2015. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2015, les sociétés ORACLE demandent le rejet des conclusions notifiées par voie électronique par les défendeurs le 24 novembre 2015 à 11H53, jour de la clôture prononcée lors de l’audience de mise en état débutant à 14H00, sans qu’elles aient pu prendre connaissance de leur existence.

Elles font valoir que les défendeurs ont notifiés leurs conclusions n°7 le 9 novembre 20145, qu’elles-mêmes y ont répondu par conclusions notifiées le 19 novembre 2015, de sorte que les défendeurs pouvaient répliquer sans attendre le jour même de la clôture, ce qui constitue une violation de l’article 15 du code de procédure civile, la communication des arguments de fait et droits sur lesquels elles fondent leur prétentions étant ainsi trop tardive pour leur permettre d’organiser leur défense.

Les défendeurs par conclusions notifiées le 4 janvier 2015, font valoir que respectant le bulletin de mise en état du 3 novembre 2015 qui indiquait « dernier renvoi au 24 novembre pour clôture, conclusions défendeurs avant le 9 novembre 2015 », ils ont notifié des conclusions le 9 novembre 2015, que les demandeurs ont notifié les 19 et 20 novembre des conclusions non prévues dans le calendrier de procédure et que leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2015 ne contiennent ni prétention nouvelle ni moyen nouveau, les développements ajoutés ne portant que sur les moyens précédemment exposés et des pièces communiquées par les demanderesses elles- mêmes. Ils soutiennent qu’il s’ensuit que leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2015 ne portent pas atteinte au principe du contradictoire et doivent être accueillies.

MOTIFS sur la demande de rejet des dernières conclusions des défendeurs Les conclusions des défendeurs du 24 novembre 2015 notifiées par voie électronique quelques heures avant l’audience de mise en état au cours de laquelle a été prononcée la clôture auraient pu porter atteinte au principe du contradictoire en raison de leur tardiveté. Toutefois, elles font suite aux conclusions des demandeurs notifiées les 19 et 20 novembre alors que le dernier bulletin de mise en état du 3 novembre 2015 ordonnait un dernier renvoi pour clôture à l’audience du 24 novembre 2015 pour permettre aux défendeurs de conclure avant le 10 novembre sans que ne soit prévu de jeu de conclusions supplémentaire des demanderesses.

En outre les dernières conclusions des défendeurs notifiées le 24 novembre 2015 ne comportent ni demande ni pièce nouvelle. Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des dernières écritures des défendeurs qui ne portent pas atteinte au principe du contradictoire. Sur les demandes de nullité des procès-verbaux d’huissier Les défendeurs soulèvent la nullité tant des procès-verbaux de constat d’achat réalisés par Maître M les 5 et 8 juillet 2013, puis les 12 et 17 juillet 2013 que du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 17 octobre 2013 par Maître S. a) sur la nullité des procès-verbaux de constat d’achat L’huissier a procédé dans un premier temps à des constats de la validation d’une commande de produits informatiques passées par Monsieur LAURENT -RICARD pour la société ECOSIXT, auprès du site www.re-shop.com et a annexé dix ers documents dont les échanges de courriels avec ce fournisseur préalables à cette commande et remis pas ce dernier. Les 12 et 17 juillet 2013, il a procédé dans les locaux de la société ECOSIXT à la description et la prise de photographies de trois cartons présentés comme livrés en exécution des commandes passées au site www .re-shop.com.

Les défendeurs soutiennent qu’il y aurait une absence manifeste de loyauté dans l’administration de la preuve et le recours à des stratagèmes en ce que l’intervention de l’huissier aurait été effectué à la demande de Monsieur L agissant en réalité en qualité d’expert informatique rémunéré par les sociétés demanderesses et dans les locaux d’expert en informatique, ce qui n’est nullement indiqué dans le procès-verbal. Elle font valoir par ailleurs au soutien de la demande de nullité que les procès-verbaux constitueraient une saisie-contrefaçon déguisée et non autorisée par ordonnance du président du tribunal en ce qu’ils ont été réalisés par l’entremise et dans les locaux d’un expert informatique appointé par les sociétés demanderesses, que les colis livrés ont été placés sous scellés et que l’huissier a procédé à une description du matériel ainsi livré qui constitue une saisie-descriptive au sens de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, ce que confirme l’utilisation de ces procès-verbaux au soutien d’une action en contrefaçon et pour en déterminer le préjudice. Elles contestent la validité des constatations faites sur les colis en relevant qu’il n’est pas établi, au moins pour l’un deux qu’il a été ouvert en présence de l’huissier de sorte que son contenu a pu être modifié avant les constatations de ce dernier. Les demanderesses opposent que l’huissier de justice a décrit ce qu’il constatait et qu’il n’est pas tenu de procéder à la description de l’environnement périphérique à ses constatations, qu’il n’est pas démontré que Monsieur L soit un expert informatique, ni qu’il ait guidé l’huissier lors des opérations de constat, que celles-ci ont bien eu lieu dans un local loué par la société ECOSIXT et que l’adresse où se sont déroulés les constats est exactement mentionnée dans les procès-verbaux, que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les colis livrés aient été ouverts puis refermés ayant l’arrivée de l’huissier, l’attestation d’un préposé de la société IB REMARKETING au sujet de la manière dont sont conditionnées les colis envoyés par celte société n’étant pas probant d’une part car il provient d’une personne dépendante de la partie et d’autre part parce qu’il procède par déclaration générale sans que son attestation ne porte sur le conditionnement des colis en cause. Enfin, elles soutiennent que les opérations de constat ne constituent pas une saisie- contrefaçon déguisée dans la mesure où l’huissier n’a pas opéré de saisie cl n’a pas exercé les prérogatives qui sont conférées aux huissiers dans le cadre d’une saisie- contrefaçon. Il résulte de l’article premier de l’ordonnance du n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice que ceux-ci peuvent "commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de faite ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles sont valeurs de simple renseignements, ces constations font foi jusqu’à preuve contraire". Il est en outre constant que l’administration de la preuve doit répondre à un principe de loyauté. Ce principe impose également que les constatations de l’huissier soient claires, précises et dépourvues d’ambiguïtés. Or en l’espèce plusieurs éléments des procès-verbaux de constat apparaissent contrevenir à ces exigences :

— l’absence d’indication que la société ECOSIXT agissait pour effectuer des vérifications pour le compte des sociétés demanderesses pour lesquelles de ce l’ait les constatations étaient en réalité faites, ce qui a pour effet de masquer les conditions exactes de réalisation des constats.

- la circonstance qu’une partie des opérations informatiques ayant conduit à la commande a été effectuée en dehors de la présence de l’huissier, notamment l’ouverture d’un compte client auprès du fournisseur et l’envoi d’une première commande, ce qui ne permet pas au constat de retracer l’intégralité du déroulement de la commande :

- le lait que alors que les colis ont été livrés hors de sa présence, l’huissier de justice s’est borné à indiquer dans les procès-verbaux des 12 et 17 juillet 2013 qu’il a ouvert les cartons sans préciser clairement si ceux-ci se présentaient dans un emballage dont l’intégrité paraissait avoir été respectée ou au contraire avaient déjà été ouverts axant son arrivée, ce qui génère une incertitude sur le contenu des cartons avant l’arrivée de l’huissier qui est particulièrement préjudiciable dans la présente instance puisque les produits litigieux argués de contrefaçon sont des produits authentiques produits par les demanderesses mais qui selon elles auraient été commercialisés dans l’espace économique européen sans l’autorisation du titulaire des marques, ce qui serait démontré par les codes portés sur les étiquettes de chacun des articles en cause. En outre les photographies prises au cours des opérations du constat ne permettent pas d’éclaircir ce point qui aurait dû être clairement et précisément décrit par l’huissier. Il s’ensuit que les quatre procès-verbaux de constats d’huissier des 5. 8, 12 et 7 juillet 2013 établis par Maître Pascal M doivent être annulés de sorte qu’il n’y a pas lieu au surplus de les écarter de débats, lin revanche il y lieu d’écarter la pièce n°10 constituée d’un tableau récapitulatif d’éléments provenant des constats d’huissier. b) sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 octobre 2013 Les défendeurs soulèvent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que :

- l’ordonnance et la requête n’ont pas été signifiées à une personne habilitée.

-le délai entre la signification et le début des opérations a été trop court pour permettre à la personne habilitée de prendre connaissance du contenu de l’ordonnance.

-l’huissier a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la saisie-contrefaçon en étant accompagné par une préposée de son étude d’huissier, en transmettant aux requérantes les noms des fournisseurs alors que ces données devaient rester couvertes par la confidentialité que l’huissier était chargé d’assurer aux termes de l’ordonnance, et enfin en réalisant deux copies différentes sur trois supports des données recueillies au lieu d’une seule copie sur deux supports comme il était autorisé. Les demanderesses concluent au rejet de l’ensemble des moyens de nullité. Il est constant que le principe du contradictoire impose que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et la requête doivent être notifiées à la personne qui lait l’objet de la saisie avant le début des opérations en lui laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance de manière à lui permettre d’être informée des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées afin notamment de pouvoir contrôler pendant l’exécution de la mission si le cadre en était respecté.

Il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue sur requête du 17 octobre 2013 que l’ordonnance et la requête ont été signifiées à 9h40 à Madame G Sandrine responsable comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’ordonnance et de la requête. L’huissier indique dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’il a lu l’ordonnance à haute voix à Madame G et s’est assuré qu’elle en comprenait les termes.

En outre, le procès-verbal mentionne que Monsieur D, PDG des sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP est arrivé sur les lieux à 10h15, que l’ordonnance et la requête lui ont été remises, et que l’huissier a passé en revue avec lui ces documents, et lui a expliqué les termes de l’ordonnance et de ceux de sa mission, que ce dernier a pu téléphoner au Président du conseil de surveillance. Il s’ensuit que l’ordonnance et la requête ont été notifiées aux sociétés saisies en la personne du responsable comptable puis du PDG et qu’un délai raisonnable a été laissé pour prendre connaissance de leur contenu, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La présence au côté de l’huissier de sa secrétaire Madame Clémence COTTI pour l’assister dans les opérations de saisie-contrefaçon n’était certes pas explicitement autorisée dans l’ordonnance, toutefois l’huissier autorisé à procéder à la saisie- contrefaçon peut se faire assister par des préposés de son élude qui lui sont subordonnés comme un clerc d’huissier ou comme dans le cas d’espèce une secrétaire, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés. En outre il n’est pas démontré que la présence de cette personne ait causé un grief aux sociétés qui subissent la saisie-contrefaçon, l’atteinte au secret professionnel invoquée n’étant pas constituée par la simple présence sur les lieux d’un préposé de l’étude d’huissier. En relevant et faisant copie d’un fichier comportant le nom des fournisseurs, l’huissier n’a pas excédé les limites de sa mission fixées par l’ordonnance, laquelle l’autorise à faire copie de toute donnée ou de tout document informatique pouvant établir notamment l’origine de la contrefaçon alléguée. Il ne saurait non plus lui être fait grief de ne pas avoir conservé la confidentialité de ces noms de fournisseurs en copiant ces données dans la clé usb remis aux requérantes dès lors que Monsieur D. PDG des sociétés saisies, qui a indiqué au cours du déroulement de la mesure les données qu’il estimait confidentielles, lesquelles ont été copiées sur une clé USB placée sous séquestre à l’étude d’huissier et non remise aux requérantes, n’a pas indiqué que les noms des fournisseurs relevaient de cette confidentialité. Par ailleurs en effectuant deux copies remises aux requérantes des fichiers expurgés des données couvertes par la confidentialité invoquée par le responsable des sociétés saisies, et en conservant sous séquestre une copie placée sous scellés des fichiers complets contenant les données confidentielles, l’huissier s’est conformé aux termes de l’ordonnance en préservant la confidentialité des données. Ainsi l’ensemble des moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 octobre 2013 est rejeté et celui-ci est déclaré valide.

Sur les rejet des pièces n°11, 11bis 12-1, 12-1, 12-2, 13, 1.3-1, 13-2, 13-3, 14 et 15

La demande de rejet de ces pièces exclusivement fondée sur la nullité de la saisie- contrefaçon du 17 octobre 2017, sera en conséquence également rejetée.

Sur les actes de contrefaçon L’article 9-1 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2000 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée …" Toutefois l’article du règlement n°207-2009 du 26 février 2000 précité énonce également que : « - Épuisement des droits conférés par la marque communautaire – le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d »interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement " En outre il résulte de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle que la violation des interdictions prévues à l’article 0-1 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Les sociétés ORACLE soutiennent qu’il résulte des photographies de produits prises par l’huissier de justice que nombre d’entre eux sont revêtus des marques semi- figuratives Sun microsystems n° 564815 et Sun n° 8163362. Par ailleurs les demanderesses énoncent que pour déterminer la provenance des produits listés dans les fichiers remis lors de la saisie-contrefaçon, du fait de l’absence des numéros de série qui auraient permis de connaître directement leur lieu de première commercialisation des produits, elles ont, ainsi que l’explique dans une attestation versée aux débats. Monsieur S directeur de la protection des marques dans le monde d’ORACLE CORPORATION, croisé les données des fichiers de l’état des stocks et des produits déjà vendus et livrés comportant une mention succincte et abrégée du fournisseur ne permettant pas de l’identifier, avec les données relatives aux noms des fournisseurs des sociétés défenderesses de produits ORACLE et SUN ainsi que le résultats de recherches opérées auprès du fichier des clients et de divers sites internet, pour identifier précisément les fournisseurs afin d’établir si les produits axaient une provenance extracommunautaire. Il a ainsi détermine que sur les 26.300 produits analysés « plus de 10.000 » auraient été achetés par les défenderesses en dehors de l’espace économique européen (ci-après l’EEE) puis importés dans l’EEE sans le consentement de sociétés demanderesses. En outre, à partir des 282 photographies de produits stockés dans l’entrepôt des sociétés défenderesses, il indique avoir pu identifier 172 produits portant un numéro de série permettant de connaître le lieu où ces produits avaient été mis en vente pour la première fois. Or, sur ces 172 produits, 41 auraient été mis en vente pour la première fois par Oracle Corporation hors de l’EEE.

Les sociétés ORACLE l’ont valoir que les produits revêtus des marques invoquées qui ont été mis en vente pour la première fois hors l’EEE, ont été commercialisés par la suite dans cette zone sans leur accord et qu’il n’y a pas épuisement de leurs droits sur les marques apposées sur ces produits.

Elle précise en outre que l’épuisement des droits doit être prouvé par celui qui l’invoque, sauf situation prévue par la Cour de Justice de Union européenne dans l’arrêt VAN DOREN du 8 avril 2003 justifiant l’inversion de la charge de la preuve. Or elles soutiennent qu’en l’occurrence les défendeurs n’établissent pas que les conditions du renversement de la charge la preuve de l’épuisement des droits soient réunies et échouent à démontrer que leurs droits sur les marques concernées, pour les produits que les défendeurs ont acquis, soient épuisés. Dès lors selon elles, l’acquisition et la revente des produits SUN et ORACLE qui ont été initialement vendus par les sociétés ORACLE hors de l’EEE constituent des actes de contrefaçon. Les défendeurs opposent que la preuve de la première commercialisation de ces produits hors de L’EEE résulte d’un document, l’attestation de Monsieur O qui est une preuve faite à soi-même. Ils relèvent en outre des erreurs de localisation de certains fournisseurs présentés à tort selon elle comme extérieurs à l’EEE, alors qu’il s’agit de société relevant de cette zone, de sorte qu’il ne peut être déduit que la première commercialisation serait hors de l’EEE. Par ailleurs, ils font valoir que les sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP procèdent à la revente de matériels d’occasion pour lesquels la première vente à un consommateur, lorsqu’il était neuf, a épuisé les droits des sociétés ORACLE qui ne seraient pas fondées à restreindre les droits de propriété de ces clients sur l’objet acheté, notamment celui de le revendre d’occasion. Elles font valoir également que leur activité se situe dans le cadre du recyclage des équipements électriques et électroniques qui fait l’objet de la directive 2012/09/UE du 4 juillet 2012 obligeant les États à prendre des mesures appropriées notamment pour faciliter le réemploi et le traitement des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) et pour que les producteurs n’empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulière ou des procédés de fabrication particuliers, mesures qui devraient prévaloir selon eux sur les considérations tirées du droit de la propriété intellectuelle.

Sur ce. Il n’est pas contesté que les sociétés IB-REMARKETING et RE-S1IOP ont fait l’acquisition et revendu des articles informatiques produits à l’origine par les sociétés ORACLE et qui sont revêtus de leurs marques.

Il est soutenu qu’en raison des conditions de commercialisation de ces produits, les sociétés demanderesses auraient épuisé leur droit de s’opposer à l’usage de leur marque de sorte que la contrefaçon ne serait pas établie.

La circonstance que les produits seraient acquis et revendus d’occasion, dont il n’est au demeurant pas démontré par les défendeurs autrement que par des affirmations que tel serait systématiquement le cas, est indifférente et n’induit pas en soi l’épuisement de droits sur la marque. En effet, si les produits acquis ont été commercialisés en premier lieu dans l’EEE ou y ont été importés avec le consentement du titulaire de la marque, cela induit que les droits de ce dernier sur la marque ont été épuisés. En revanche, si tel n’est pas le cas, l’usage de la marque dans la vie des affaire sans le consentement du titulaire, notamment pour la commercialisation de produits revêtus des marques, qu’ils soit vendus ou neuf ou d’occasion, est constitutif d’actes de contrefaçon. Par ailleurs, les défendeurs n’établissent pas que le commerce que pratiquent les sociétés IB-REMARKETING et RE-SHOP sur les produits revêtus des marques en cause, s’inscrive dans le cadre du traitement des déchets des équipements électriques et électroniques. En outre, il ne résulte pas de la directive invoquée à ce titre que les droits de propriété intellectuelle sur les marques seraient suspendus ou s’effaceraient devant l’objectif écologique de recyclage. Ainsi, il importe en réalité de déterminer si les droits des sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION sur leurs marques qu’elles opposent sont épuisés. Il convient de rappeler que c’est aux sociétés défenderesses qui l’invoquent de rapporter la preuve de l’épuisement des droits, sauf si, aux termes de l’arrêt VAN DOREN de la CJUE, elles parviennent à démontrer un risque réel de cloisonnement des marchés si elles-mêmes supportent la charge de la preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’EEE au moyen d’un système de distribution exclusive. C’est alors au titulaire de la marque d’établir que les produits ont initialement été mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’EEE. Toutefois en l’espèce, les sociétés défenderesses ne démontrent nullement qu’il existe un risque de cloisonnement des marchés, ni que les sociétés demanderesses chercheraient à tarir les sources de commerce parallèle pour protéger un tel cloisonnement. Hormis de simples affirmations, les défendeurs ne versent au débat qu’une copie d’un article paraissant provenir d’un site internet dont le nom n’est pas mentionné qui ne saurait suffire à justifier d’une situation imposant de renverser la charge de la preuve de l’épuisement des droits.

Pour établir l’épuisement des droits, les détendeurs doivent démontrer que les produits qu’elles commercialisent ont été mis sur le marché initialement dans l’EEE ou y ont été importés avec le consentement du titulaire des marques, ce qui peut être l’ait notamment en reconstituant pour chaque produit concerné, factures à l’appui, son cheminement commercial jusqu’à son acquisition par elle.

Ils relèvent que certains fournisseurs classés dans le tableau de Monsieur O (pièce 14) comme étant hors l’EEE seraient en réalité des fournisseurs français ou de pays de l’EEE et produisent des renseignements sur ces sociétés tirés de site internet reprenant les renseignements du registre du commerce et des sociétés, pour démontrer leur domiciliation en France ou dans des pays de l’EEE et en concluent que le tableau établi par Monsieur O comporte de nombreuses inexactitudes et n’est pas probant. A l’inverse les demanderesses soutiennent que les erreurs soi-disant relevées par les défendeurs, concernent des sociétés dont la dénomination sociale est homonyme d’autres sociétés effectivement basées hors zone EEE, et versent aux débats une liste de ces sociétés avec leur adresse complète et leur site internet. Au demeurant, la contestation par les défendeurs de la validité du tableau établi par Monsieur O ne vaut pas démonstration suffisante qui leurs incombe de la provenance dans l’EEE des produits listés. En effet les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir sans ambiguïtés la provenance des produits ORACLE et SUN qu’elles ont acquis et commercialisés. Ils s’abstiennent notamment de produire des factures qui auraient permis d’établir ce point. Ils établissent certes que les sociétés ORACLE ont l’ail appel à au moins quelques reprises à la société IB MARKETING pour qu’elle récupère sur leurs sites en France du matériel informatique en vrac, mais ils ne démontrent pas que les produits litigieux répertoriés dans les fichiers proviennent de celle source. Au demeurant, si tel était le cas, ces produits ORACLE, pour lesquels le droit exclusif des sociétés ORACLE sur leurs marques serait évidemment épuisé, ne représenteraient, au vu des pièces produites, qu’une partie très minime et marginale des produits listés dans les fichiers trouvés lors de la saisie-contrefaçon. En conséquence, les défendeurs ne démontrent pas l’épuisement du droit des sociétés ORACLE sur ses marques pour les produits litigieux. Aussi, la contrefaçon des marques verbales « SUN » n° 124610. « SUN MICROSYSTEMS » n° 124669 et « ORACLE » n°2843019 et des marques semi- figuratives « sun »' n°8163362 et « sun microsystems' » 564815 est constituée.

Sur les mesures réparatrices L’article L.716-14 dans sa version antérieure à la loi du 2 mars 2014 applicable en l’espèce puisque les actes de contrefaçon générateur du préjudice sont antérieurs à la promulgation de celle-ci, dispose que : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie

lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " Ces dispositions sont applicables en vertu de l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire. Les sociétés ORACLE font valoir au titre des conséquences économiques négatives que la contrefaçon de leurs marques a porté atteinte à la valeur patrimoniale de celles- ci en altérant leur distinctivité et réclament de ce chef une somme de 80.000 euros pour la société ORACLE AMERICA. INC. et une somme de 20.000 euros pour la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION. Elles sollicitent également à titre provisionnel une somme de 1.000.000 d’euros en réparation du préjudice commercial. Au litre du préjudice moral caractérisé selon elles par l’altération de l’image des marques et l’atteinte portée à leur réputation de sociétés mondialement connues, elles sollicitent pour la société ORACLE AMERICA. INC., une somme de 40.000 euros et une somme de 10.000 euros pour la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION. Elles demandent également pour évaluer le préjudice que soit ordonné sous astreinte aux défendeurs de communiquer tous éléments permettant d’identifier l’origine, le nombre, la description et le numéro de série des produits contrefaisant les marques, importés, stockés et vendus par les sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP pour la période comprise entre trois ans avant l’assignation jusqu’à la signification du présent jugement, ainsi que les bénéfices réalisés, et que soit désigné un expert qui serait destinataire de ces informations. Cela étant les sociétés défenderesses font valoir à juste titre que la contrefaçon en cause concerne des articles informatiques dont il n’est pas contesté qu’ils sont produits par les sociétés ORACLE.

Dès lors l’atteinte aux marques se limite à ce que des produits marqués ont été commercialisés dans l’EEE sans être autorisés par les titulaires des marques. Il existe ainsi un préjudice résultant de l’atteinte au droit exclusif sur la marque. En revanche les demanderesses n’expliquent pas en quoi l’usage ainsi fait des marques porterait atteinte à leur caractère distinctif ou à leur image de marque ou encore à la réputation des sociétés titulaires, alors que les articles ainsi vendus sont fabriqués par elles.

De même le préjudice économique n’est nullement démontré. En effet, les articles contrefaisants ont été initialement commercialisés hors de l’EEE par les sociétés défenderesses de sorte qu’elles ne subissent directement aucun manque à gagner et que les conséquences indirectes ne sont pas invoquées.

Le bénéfice retiré par les sociétés défenderesses de la vente des produits contrefaisants n’est pas connu, d’une part parce que l’étendue de la masse contrefaisante reste indéterminé et d’autre part parce que les données relatives aux prix de vente, considérées comme confidentielles, ont été placées sous séquestre chez l’huissier. Toutefois, en l’absence de préjudice économique démontré pour les titulaires des marques, le bénéfice réalisé par les contrefacteurs ne saurait être pris en compte que marginalement. Ln outre il y a lieu de tenir compte de ce que une partie de l’activité des sociétés défenderesses consiste en la vente de matériels d’occasion remis en état, de sorte que les marges pratiquée sont nécessairement plus réduite que pour la vente de matériel neuf et qu’une autre partie porte sur le recyclage pour vendre les produits en pièces détachées sans mention de marque. Sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées puisqu’il ne résulte pas de la saisie-contrefaçon pratiquée que des informations utiles à l’établissement du préjudice aient été retenues ou dissimulées à l’huissier, ni d’ordonner une expertise, il convient de condamner in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur Bruno D es-qualités de liquidateur de la société RE- SHOP à payer une somme de 20.000 euros à la société ORACLE AMERICA. INC et une somme de 10.000 euros à la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION au titre de l’atteinte aux droits qu’elles détiennent sur les marques. Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, et ce dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société IB REMARKETING et Monsieur Bruno D es-qualités de liquidateur de la société RE-SHOP, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud M en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre ils doivent être condamnés à verser aux sociétés ORACLE, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droit, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10.000 euros. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- PRONONCE la nullité des procès-verbaux d’huissier de justice de constat des 5.8, 12 et 17 juillet 2013 réalisés par Maître M :

— REJETTE les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 octobre 2013 ;

- ECARTE des débats la pièce des demanderesses n°10 ;

- REJETTE la demande d’écarter des débats les pièces des demanderesses n° 11 à 15 :

-DIT que les sociétés IB REMARKETING et RE-SHOP ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales « SUN » n°124610, « SUN MICROSYSTEMS » n° 124669 et des marques communautaires semi-figuratives « sun » n°8163.362 et « sun microsystems » 564815 au préjudice de la société ORACLE AMERICA INC. et de la marque communautaire verbale « ORACLE » n°2843019 au préjudice de la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION :

-CONDAMNE in solidum la société IB REMARKETING et Monsieur Bruno D es- qualités de liquidateur de la société RE-SHOP à payer au titre du préjudice résultant de l’atteinte aux marques, une somme de 20.000 euros à la société ORACLE AMERICA INC. et une somme de 10.000 euros à la société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION :

- INTERDIT à la société IB REMARKETING d’importer, de vendre, d’offrir à la vente d’exporter, de détenir à ces fins, des produits revêtus des marques communautaires verbales « SUN » n° 124610. « SUN MICROSYSTEMS » n° 124669. « ORACLE » n°2843019 et des marques semi-figuratives « sun » n°816.3.362 et « sun microsystems » 564815 qui n’ont pas été mis dans le commerce de l’espace économique européen par les sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION ou avec leur consentement, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes :

— CONDAMNE in solidum la société IB MARKETING et Monsieur Bruno D es-qualités de liquidateur de la société RE-SHOP aux dépens dont distraction au profit de Maitre Arnaud M en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :

- CONDAMNE in solidum la société IB REMAKETING et Monsieur Bruno D es- qualités de liquidateur de la société RE-SHOP à payer aux sociétés ORACLE AMERICA INC. et ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION une somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- REJETTE le surplus des demandes ;

- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.