Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2017, n° 17/58556

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
N° RG : 17/58556 N° : 1/MP Assignation du : 24 Août 2017	ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 novembre 2017 par F-G H, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier.

DEMANDEURS

Société SUBWAY IP INC

[…]

[…]

[…]

représenté par M^e Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS – #D0114

Société SUBWAY INTERNATIONAL B.V

Prinsengracht 13

[…]

[…]

représentée par M^e Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS – #D0114

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SUBMAX

[…]

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice Présidente, assistée de D E, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE.

La société SUBWAY IP Inc, société de droit américain, a acquis de la société DOCTOR’S ASSOCIATES Inc, société de droit américain, le “système d’exploitation” des restaurants SUBWAY et les marques SUBWAY le 1^er janvier 2016.

La cession des marques a été inscrite au Registre National des Marques tenu par l’INPI le 29 juin 2016 et auprès du Registre National des Marques tenu par l’EUIPO alors dénommé OHMI le 29 février 2016.

Elle est désormais propriétaire des marques suivantes :

*la marque française verbale SUBWAY déposée le 5 juillet 1985 sous le numéro 1 315 257 visant notamment les services de la restauration en classe 43,

*la marque française verbale SUBWAY déposée le 7 juillet 1989 sous le numéro 1 540 225 visant notamment les services de la restauration en classe 43,

*la marque française verbale SUBWAY déposée le 23 février 1996 par la société XELDES limited et acquise par la société DOCTOR’S ASSOCIATES Inc, sous le numéro 96 612 445 visant notamment les services de la restauration en classe 43,

*la marque européenne verbale SUBWAY déposée le 1^er avril 1996 sous le numéro 76 778 visant notamment les services de la restauration en classe 43,

*la marque française semi-figurative et en couleurs SUBWAY déposée le 3 mai 2005 sous le numéro 3 357 222 visant notamment les services de la restauration en classe 43,

*la marque européenne semi-figurative et en couleurs SUBWAY déposée le 28 mars 2006 sous le numéro 498 2476 visant notamment les services de la restauration en classe 43.

La société DOCTOR’S ASSOCIATES Inc avait conclu avec la société SUBWAY INTERNATIONAL BV deux contrats de licence non exclusive l’un daté du 26 novembre 1998 et enregistré à l’INPI sous le n° 270292 et l’autre daté du 14 mars 2001 enregistré à l’INPI le 6 août 2001 sous le n° 327989.

La société SUBWAY IP Inc indique que la cession des marques a emporté à son profit la cession des licences consenties par la société DOCTOR’S ASSOCIATES Inc et citées supra.

La société SUBMAX a été créée le 1^er décembre 2010 par monsieur Y Z et madame A Z aux fins d’exploiter une activité de restauration rapide sous l’enseigne SUBWAY; elle a été immatriculée le 9 décembre 2010.

Son établissement principal est situé à Perpignan au sein du centre commercial “el centre el mon”.

Le 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société SUBMAX en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mai 2016. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 17 mai 2017 et la SELARL X, prise en la personne de monsieur B C, a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.

Monsieur Y Z a signé le 7 janvier 2011 avec la société SUBWAY INTERNATIONAL BV un contrat de franchise sous la référence #51605 pour exploiter un restaurant à l’enseigne SUBWAY.

Il a également signé un contrat d’usage des marques avec la société SUBWAY INTERNATIONAL BV et la société DOCTOR’S ASSOCIATES Inc.

Monsieur Y Z n’ayant pas acquitté les redevances et les frais publicitaires de son contrat de franchise #51605, une procédure d’arbitrage a été engagée conformément à l’article 10 du contrat de franchise, la notification d’introduction de cette procédure ayant été reçue le 24 août 2015 par monsieur Y Z.

Un accord approuvé par l’arbitre a été signé en septembre 2015 prévoyant un apurement des dettes de monsieur Y Z.

Celui-ci n’ayant pas respecté le plan d’apurement, la procédure d’arbitrage a repris et la résiliation du contrat de franchise est intervenue au 11 août 2015 selon décision de l’arbitre du 25 mars 2016.

Une ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 1^er septembre 2016. Elle a été signifiée à monsieur Y Z le 27 septembre 2016. Il n’en a pas été fait appel.

Le 29 juillet 2016, la société SUBWAY INTERNATIONAL BV a mis en demeure monsieur Y Z à l’adresse de son restaurant, siège social de la société SUBMAX, de procéder à la suppression des signes distinctifs, marques et décor SUBWAY.

Monsieur Y Z n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception.

La société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ont fait dresser un procès-verbal de constat le 17 juillet 2017 montrant que la société SUBMAX continuait à faire usage des marques verbales et semi-figuratives SUBWAY.

C’est dans ces conditions que, par assignation du 24 août 2017, la société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ont fait assigner en référé la société SUBMAX au visa des articles L 716-6 et L713-2 du code de la propriété intellectuelle aux fins de :

Ordonner sous astreinte toute mesure de nature à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon à savoir :

— au “sic”dépôt de l’enseigne figurant sur le restaurant du centre commercial “El Centre El Mon” à Perpignan,

— au “sic” retrait et à la restitution ou destruction des signes distinctifs détachables des marques SUBWAY qui permettent de les identifier sous les marques françaises SUBWAY et la marque européenne SUBWAY sur tout support figurant sur et dans le restaurant situé au sein du centre commercial El Centre El Mon à Perpignan,

— au “sic” retrait de tout packaging portant le nom SUBWAY (sac plastique, paille, plaquette d’information, gobelet de boisson, serviette en papier…) Présent dans le restaurant situé dans le centre commercial El Centre El Mon à Perpignan,

— assortir ces mesures d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

dire que le Président du tribunal de grande instance de Paris se réservera la liquidation des astreintes prononcées.

Condamner la société SUBMAX à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société SUBMAX, assignée en la personne de monsieur Y Z, gérant, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience, une ordonnance réputée contradictoire sera rendue conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le restaurant exploité par la société SUBMAX à l’enseigne SUBWAY bénéficiait de la franchise obtenue par monsieur Y Z en son nom propre et du droit d’usage des marques également accordé à monsieur Y Z en son nom propre, que le contrat de franchise a été déclaré résilié le 11 août 2015 à la suite d’une procédure arbitrale dont la sentence a été rendue le 25 mars 2016 ; que l’exequatur de cette sentence est intervenue le et qu’il n’en a pas été fait appel par monsieur Y Z, après sa signification le 29 septembre 2016.

Cependant, il convient de constater que la société SUBMAX a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2016 par jugement du tribunal de commerce de Perpignan et qu’un plan de redressement a été arrêté par jugement du 17 mai 2017, la SELARL X, prise en la personne de monsieur B C, ayant été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.

Si les sociétés demanderesses forment à titre principal une demande d’interdiction d’usage du signe SUBWAY du fait de la reproduction des signes dans l’enseigne et sur les gobelets, menus et autres objets du restaurant, demande qui n’implique pas nécessairement la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan de redressement qui défend les intérêts collectifs des créanciers (article L 626-25 du code de commerce) et non les intérêts de la société SUBMAX, elles forment cette demande à peine d’astreinte de sorte que le passif de la société SUBMAX ne pourrait que s’aggraver du fait de cette astreinte.

La société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ne peuvent donc valablement assigner la société SUBMAX même en interdiction d’user des marques et des signes dont elles sont titulaires sans mettre en cause, le commissaire à l’exécution du plan, car cette demande aura nécessairement un impact sur les intérêts collectifs des créanciers.

En conséquence, la demande formée par la société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV est irrecevable devant le juge des référés faute d’avoir mis en cause le commissaire à l’exécution du plan.

L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

— Déclare irrecevables les demandes d’interdiction formées par la société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV à l’encontre de la société SUBMAX.

— Déboute la société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

— Condamne la société SUBWAY IP Inc et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à Paris le 21 novembre 2017

Le Greffier, Le Président,

D E F-G H

1:

Copies exécutoires

délivrées le: