TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 juillet 2017

3^e chambre 3^e section N° RG : 17/04544

Assignation du 22 mars 2017

DEMANDERESSES S.A.R.L. FILM FACTORY […] 75018 PARIS

S DAVID L prise en la personne de M^e David L ès-qualité d’administrateur judiciaire 4 place de Wagram 75017 PARIS

SELAFA MJA prise en la personne de M^e Frédérique L ès-qualité de mandataire judiciaire […] 75479 PARIS CEDEX 10 représentées par M^e Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818

DÉFENDEUR Monsieur Philippe A représenté par Maître François-pascal GERY de la SELEURL S GERY. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0997

COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS À l’audience du 13 juin 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE :

La société FILM FACTORY, créée en 1995, a pour activité la production de films publicitaires, clips vidéo, musique, production et post-production de longs métrages, coproduction de longs métrages,

production de films publicitaires. Elle se présente, sur son site internet comme une société « de post-production cinématographique qui allie un savoir-faire de près de 20 ans aux technologies cinématographiques et audiovisuelles de pointe ». M. Philippe A qui était gérant de cette société depuis le 16 mars 2011, a été révoqué de son mandat au cours d’une assemblée générale qui a eu lieu le 28 octobre 2016, laquelle a désigné M^me Christine A en qualité de seule gérante. M. Philippe A demeure associé de la société FILM FACTORY. Cette dernière a été placée le 1^er février 2017 en redressement judiciaire. La société FILM FACTORY expose avoir constaté que M. Philippe A avait déposé en son nom propre, le 25 octobre 2016, soit trois jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société, une marque verbale française « FILM FACTORY » auprès de l’INPI sous le n°4309802, pour désigner des produits et services en classes 9,41 et 42 en lien direct avec le secteur de la production et de la post- production cinématographique. La mise en demeure adressée à cet égard par la société à M. Philippe AKOKA le 12 décembre 2016 par pli recommandé d’avoir à transférer au profit de la société FILM FACTORY, dans les plus brefs délais, la marque déposée frauduleusement est demeurée sans suite. C’est dans ces conditions que la société FILM FACTORY, la S David L, nommée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1^er février 2017 en qualité d’administrateur judiciaire de la société FILM FACTORY et la SELFA MJA, prise en la personne de M^e Frédérique L, nommée par le même jugement en qualité de mandataire judiciaire, ont, suivant autorisation donnée par ordonnance sur requête du 15 mars 2017, assigné M. Philippe A, par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2017, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant à jour fixe, à l’audience du 13 juin 2017, pour demander au tribunal de : Vu les articles L. 711-4 b), L. 714-3 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

À TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la marque française verbale « FILM FACTORY », enregistrée à l’INPI sous le numéro 4309802 a été déposée par Monsieur Philippe A en fraude des droits de la société FILM FACTORY, CONSTATER que le dépôt de la marque française verbale « FILM FACTORY » enregistrée à l’INPI sous le numéro 4309802 par Monsieur Philippe A engendre un risque de confusion dans l’esprit du public avec les droits antérieurs détenus par la société FILM FACTOR

Y sur sa dénomination sociale FILM FACTORY et son nom de domaine <filmfactory.fr>, FAIRE DROIT à la société FILM FACTORY quant à sa revendication de propriété de la marque française verbale « FILM FACTORY » sous le numéro 4309802, EN CONSÉQUENCE : ORDONNER la restitution de la marque française verbale « FILM FACTORY» sous le numéro 4309802 à la société FILM FACTORY,

À TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la marque française verbale « FILM FACTORY» enregistrée à l’INPI sous le numéro 4309802 a été déposée de mauvaise foi par Monsieur Philippe A, en fraude des droits antérieurs de la société FILM FACTORY et de prononcer en conséquence la nullité du dépôt et de l’enregistrement de cette marque. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : FAIRE INJONCTION à Monsieur Philippe A de procéder à l’arrêt immédiat de l’exploitation sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la marque française verbale « FILM FACTORY, enregistrée sous le numéro 4305136 et ce, sous astreinte de 1000 €par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; FAIRE INTERDICTION à Monsieur Philippe A, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de faire usage dans ses opérations commerciales de la dénomination « FILM FACTORY » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ; CONDAMNER Monsieur Philippe A à payer à la société FILM FACTORY la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; La demanderesse fait essentiellement valoir que :

- le dépôt de la marque « FILM FACTORY» a été effectué par M. Philippe A de façon frauduleuse, ce qui justifie la restitution de la propriété de cette marque à la société en application des dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle
- l’intention maligne de M. A se déduit des circonstances de l’espèce, la jurisprudence retenant qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité, ce qui est le cas puisque la société FILM FACTORY fait usage de sa dénomination sociale dans la vie des affaires depuis sa création et qu’elle est titulaire d’un nom de domaine reprenant ces termes.

- le risque de confusion est patent, les services visés par la marque sont tous liés à l’industrie cinématographique.

- le fait que ce dépôt de marque ait été effectué par M. A en son nom propre trois jours seulement avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de cette société, dont il pouvait supposer qu’elle lui serait

défavorable, eu égard aux erreurs de gestion qui lui étaient reprochées, dénote une intention de nuire manifeste,
- à titre subsidiaire, pour le cas où l’intention maligne n’était pas retenue, il faut annuler l’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle : le dépôt de la marque litigieuse porte atteinte à ses droits antérieurs et engendre un risque de confusion,
- elle sollicite une indemnisation au titre des frais irrépétibles entraînés par cette procédure. L’assignation a été placée au greffe du tribunal le 27 mars 2017. M. Philippe A a constitué avocat le 12 juin 2017. À l’audience du 13 juin 2017, le conseil de M. A fait part oralement, conformément aux dispositions de l’article 792 du code de procédure civile, des observations suivantes :

- M. A a créé la société FILM FACTORY en 1995 et a mis ses compétences et ses moyens au service de la société ; il a post-produit de nombreux films,
- il existe un conflit entre associés, né à la suite de l’entrée dans le capital de M^me A,
- M. A a senti, en octobre 2016 qu’il allait être évincé de la société et a déposé la marque FILM FACTORY, ce que la société savait,
- il n’entendait pas exercer de chantage contre la société et ne s’oppose pas à l’attribution de la marque à celle-ci ; il ne revendique aucun usage de cette marque,
- M. A n’a pas reçu de mise en demeure suite à ce dépôt de marque ; il se serait soumis à l’injonction,
- les demandes d’interdiction ne sont pas fondées puisque M. A n’entendait pas exploiter la marque ; il n’existe aucune preuve d’une exploitation de la marque, les astreintes réclamées ne sont pas justifiées,
- l’article 700 réclamé est sans rapport avec l’enjeu du litige,
- il demande au tribunal de prendre en compte sa bonne foi, de prendre acte de ce qu’il accepte la rétrocession de la marque, et de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FILM FACTORY a adressé au tribunal par voie électronique, le 13 juin 2017, après l’audience de plaidoirie, une note en délibéré accompagnée de deux pièces :

- la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 12 décembre 2016 qui montre que le destinataire a été avisé du dépôt de la lettre mais qu’il ne l’a pas retiré dans les délais prévus (pièce n°10), ainsi que le tribunal l’avait autorisée à le faire,
- la copie d’un message électronique du 13 janvier 2017 (pièce n°11). Par courrier du 13 juin 2017 communiqué par voie électronique, le conseil de M. A souligne que le tribunal avait autorisé la

demanderesse à communiquer le récépissé de dépôt de la lettre de mise en demeure et l’accusé de réception. Il demande au tribunal d’écarter la pièce nc11 jointe à la note de la demanderesse qui est communiquée au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il relève que la lettre de mise en demeure n’a pas été remise au destinataire de sorte qu’il est établi que M. A n’en a pas eu connaissance. MOTIVATION : Sur la demande de rejet de la pièce n°11 : Il résulte des dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile que lorsqu’une partie est autorisée à assigner son adversaire à jour fixe eu égard à l’urgence, les pièces dont elle entend taire état doivent être visées dans la requête soumise au président puis versées au dossier du tribunal afin que le défendeur puisse en prendre connaissance avant l’audience. En l’espèce, si le tribunal a expressément autorisé la société FILM FACTORY à transmettre au cours du délibéré la justification des modalités de remise de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. A, il n’a nullement autorisé la demanderesse à communiquer d’autres pièces. Dans ces conditions, la pièce n°11 transmise par la demanderesse en cours de délibéré doit être écartée des débats. Sur la demande en revendication de la marque : L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (…) ».

Il résulte en outre de l’article L. 711 -4 du même code que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; ». Enfin, comme le relève la demanderesse, le réservataire d’un nom de domaine peut mettre en cause la disponibilité d’une marque postérieure sur le fondement de ce même texte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FILM FACTORY fait usage de sa dénomination sociale « FILM FACTORY » depuis sa création, soit depuis 1995, pour exercer une activité de post- production de films cinématographiques comme cela ressort de ses statuts et des mentions du registre du commerce et des sociétés

(pièces n°2 et 4). Elle établit en outre être titulaire du nom de domaine filmfactory.fr depuis octobre 2000 (pièce n°9 fiche « WHOIS »). M. A a déposé, le 25 octobre 2016, en son nom personnel, la marque française « Film Factory' » enregistrée sous le numéro 4309802, publiée le 18 novembre 2017 (et enregistrée sans modification le 17 février 2017), pour viser les produits et services suivants :

- en classe 9 : appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
- en classe 41 : mise à disposition d’installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
- en classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; maintenance de logiciels ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données. La société FILM FACTORY établit avoir envoyé, le 12 décembre 2016, à M. A à l’adresse à laquelle il a été assigné – à savoir […] 18^e – une lettre de mise en demeure par pli recommandé qui n’a pas été réclamé par l’intéressé qui a été régulièrement avisé de la présentation de la lettre le 14 décembre 2016. M. A reconnaît, par la voix de son conseil à l’audience, qu’il a déposé cette marque lorsqu’il a senti qu’il serait évincé de la société ; il affirme que la société était informée de cette démarche et soutient qu’il n’entendait pas exercer de chantage sur la société. Il accepte de rétrocéder cette marque à la société FILM FACTORY. Ce dépôt, quelles que soient les circonstances et les motivations du défendeur, a donc été fait en toute connaissance de cause par le déposant, et au mépris des droits antérieurs de la société demanderesse. Dans ces conditions, et dans la mesure où le dépôt de la marque vise des produits et service directement liés à son objet social et à son activité, il convient de faire droit à la demande de revendication de la marque formulée par la société FILM FACTORY. La mesure d’interdiction sollicitée par la société FILM FACTORY n’est pas justifiée en l’état du fait de l’acceptation de M. A de restituer la marque litigieuse à la société, M. A indiquant, sans être contredit sur

ce point, n’avoir fait aucune exploitation de cette marque depuis son enregistrement. Sur les autres demandes : M. Philippe A, qui succombe, supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce. M. A ne peut pas se contenter de soutenir qu’il aurait accepté de rétrocéder la marque litigieuse si la demande lui en avait été faite pour s’opposer à la demande présentée au titre des frais irrépétibles. En effet, il est établi par la demanderesse qu’une mise en demeure lui a été régulièrement adressée par voie postale le 12 décembre 2016 et qu’il s’est abstenu de retirer ce pli. Il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre à la société demanderesse. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, y compris pour la décision de transfert de la marque au regard de l’absence de contestation sur l’attribution du titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Écarte des débats la pièce n°11 transmise au tribunal en cours de délibéré par la société FILM FACTORY ; Dit que la marque n°4309802 « FILM FACTORY» déposée le 25 octobre 2016 par M. Philippe A porte atteinte aux droits antérieurs de la société FILM FACTORY ; Ordonne la restitution à la société FILM FACTORY de la marque française n°4309802 «FILM FACTORY» déposée le 25 octobre2016 par M. Philippe A, pour l’ensemble des produits et services visés, à savoir :

- en classe 9 : appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son : appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques : équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;

— en classe 41 : mise à disposition d’installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
- en classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; maintenance de logiciels ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données. Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, par la partie la plus diligente ; Rejette la demande d’interdiction formulée par la société FILM FACTORY;

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions.

Condamne M. Philippe A aux dépens: Condamne M. Philippe A à payer à la société FILM FACTORY une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros. Ordonne l’exécution provisoire.