COUR D’APPEL DE CAEN ARRÊT DU 04 AVRIL 2013

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 10/03294

ORIGINE ; DECISION en date du 09 août 2010 du Tribunal de grande instance de Cherbourg – RG n° 08-0789

APPELANTE : LA SAS DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS - SAMAG- N° SIRET : 309 433 571 […] 50580 PORTBAIL prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN, assistée de M^e Bertrand E, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE : LA SA DISTRIBUTION CASINO FRANCE N° SIRET : 428 268 023 […] 42000 ST ETIENNE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN, assistée de M^e C, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur, Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Février 2013 Rapport oral de M. CHRISTIEN, Président

GREFFIER : M^me LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et M^me LE GALL, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société anonyme de magasinage, administration et gros (la SAMAG) a déposé le 12 avril 1999 à l’Institut national de la propriété industrielle la marque verbale 'même pas peur’ pour désigner des vêtements.

Prétendant que la société Distribution Casino France (la société Casino) commercialisait dans ses hypermarchés exploités sous l’enseigne 'Géant’ des vêtements pour garçonnets arborant l’expression 'même pas peur', la SAMAG l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007, mise en demeure de cesser ces actes de contrefaçon et de retirer les produits de la vente.

Puis, elle obtint du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne une ordonnance en date du 9 avril 2008 faisant injonction à la société Casino de communiquer sous astreinte l’ensemble des factures d’achat relatives aux articles contrefaisants.

C’est alors que, par acte du 2 juin 2008, la société Casino fit assigner la SAMAG devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en déchéance de la marque 'même pas peur’ pour défaut d’usage sérieux.

La SAMAG s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par jugement du 9 août 2010, les premiers juges ont statué en ces termes :

'Prononce la de la marque 'même pas peur’ enregistrée le 12 avril 1999 à l’Institut national de la propriété industrielle dans la classe 25 sous le numéro 99-787061, pour l’intégralité des produits visés sous son enregistrement, soit 'tous vêtements’ ;

Ordonne la radiation. de la marque du registre de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Déboute la SAMAG de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la SAMAG aux dépens de l’instance'.

La SAMAG a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2010 en demandant à la cour de :

'Dire et juger que la marque 'même pas peur’ est exploitée de façon sérieuse et continue ;

Débouter la société Casino de sa demande de déchéance de marque et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

À titre reconventionnel, principalement, dire et juger qu’en fabriquant ou faisant fabriquer, en présentant à la vente et en commercialisant, directement et indirectement les articles litigieux, la société Casino France a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque 'même pas peur’ ;

Subsidiairement, dire et juger qu’en fabriquant ou faisant fabriquer, en présentant à la vente et en commercialisant, directement et indirectement les articles litigieux, la société Casino a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'même pas peur’ ;

Par conséquent, interdire à la société Casino, dès la signification de l’arrêt à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, d’offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement et indirectement par tout moyen, et notamment la vente en ligne, tout modèle de T-shirt ou de vêtement reproduisant la marque 'même pas peur', ceci sous astreinte non comminatoire et définitive de 1 000 euros par infraction constatée, la cour devant se réserver le droit de liquider directement cette astreinte ;

Ordonner, dès la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, la confiscation et la destruction de tout modèle de T-shirt ou de vêtement portant la mention 'même pas peur’ qui serait en la possession de ainsi que de tous documents, notamment catalogues, brochures, publicités, sur lesquels serait reproduite ladite mention, ceci par huissier et aux frais de C, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;

Ordonner, dès la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, la suppression de toute reproduction de la marque 'même pas peur’ de son site Internet accessible à l’adresse www.groupe-casino.fr, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;

Condamner la société Casino France à payer à la SAMAG la somme de 150 000 Euros à titre de dommages intérêts pour contrefaçon ;

Condamner la société Casino à payer à la SAMAG la somme de 180 000 Euros en réparation des préjudices subis du fait de ses actes de concurrence déloyale ;

Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues françaises ou étrangères au choix et frais de la SAMAG sans que le coût de chaque insertion n’excède 4 000 euros, ainsi que sur la page de garde du site Internet de la société Casino accessible à l’adresse www.groupe-casino.fr pendant une

durée de 10 jours de façon visible, et en caractères « times new roman », de taille 18, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales, de taille 20, sans italique, de couleur noire sur fond blanc ;

Condamner la société Casino à payer à la SAMAG une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux dépens qui comprendront les frais des opérations de saisie contrefaçon et de constat'.

La société Casino conclut quant à elle en ces termes :

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque 'même pas peur' n° 99-787061 pour les produits visés à son enregistrement, soit 'tous vêtements', en a ordonné la radiation au registre national des marques et a en conséquence débouter la SAMAG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, concernant le grief de contrefaçon de marque, la débouter de ses demandes au titre de la reproduction de la marque faute d’atteinte aux fonctions de celle-ci, ainsi que de ses demandes au titre de l’imitation faute de risque de confusion et d’atteinte à la fonction d’indication d’origine ;

À titre plus subsidiaire, la débouter de sa demande de dommages et intérêts puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

En tout état de cause, la débouter de sa demande de publication du jugement à intervenir ;

La débouter aussi de ses demandes d’interdiction, confiscation, destruction et suppression ;

Concernant le grief de concurrence déloyale, débouter la SAMAG de ses demandes puisqu’elle ne fait pas la preuve de faits de concurrence déloyale qui soient distincts de ceux soi disant constitutifs de contrefaçon ;

En tout état de cause, la débouter de sa demande de dommages et intérêts puisqu’elle n’établit pas un préjudice qui soit distinct de celui résultant des prétendus actes de contrefaçon ;

Infirmant le jugement entrepris, condamner la SAMAG à :

•rembourser à la société Casino la somme de 1 000 euros que cette dernière avait été condamnée à lui verser par monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

•verser à la société Casino une somme de 10 000 euros au titre de ce même article, au titre des frais irrépétibles de première instance (…) ;

La condamner à payer à la société Casino une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens'.

Par conclusions de procédure du 19 février 2013, la société Casino a en outre sollicité le rejet d’une pièce adverse communiquée le jour même, ce à quoi la SAMAG s’est opposée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la SAMAG le 19 février 2013, et pour la société Casino le 18 février 2013.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l’incident de communication de pièce

Alors que les parties avaient été avisées dès le 11 octobre 2012 que l’audience était fixée au 21 février 2013 et que la clôture de la mise en état, initialement prévue au 19 décembre 2012, avait déjà due être successivement reportée aux 6, 13 et 20 février 2013, la SAMAG a communiqué le 19 février une pièce nouvelle constituée de 68 prospectus commerciaux.

Ce faisant, l’appelante a placé la société Casino dans l’impossibilité de répondre utilement avant la clôture, fixée au lendemain sans report possible eu égard à la date de l’audience, à cette communication de pièce nouvelle incluant de multiples documents dont la SAMAG connaissait pour l’essentiel l’existence depuis longtemps puisqu’il s’agissait de documents publicitaires afférents aux années 2009 à 2013.

Cette communication de pièce de dernière heure sera donc écartée des débats en application de l’article 135 du Code de procédure civile.

Sur la déchéance de la marque

La société Casino soutient que la SAMAG, qui n’aurait pas fait d’usage sérieux de sa marque pour les produits désignés au dépôt pendant une période ininterrompue de 5 ans, serait déchue de ses droits en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Il résulte toutefois de ces dispositions que, même inexploitée pendant 5 ans ou plus, une marque ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire en a repris un usage sérieux de plus de 3 mois avant la demande de déchéance, peu important que cette reprise d’usage n’ait pas été ininterrompue durant cinq ans.

À cet égard, étant rappelé que l’assignation en déchéance de marque a été délivrée le 2 juin 2008, il ressort suffisamment des pièces produites que la SAMAG a commercialisé à tout le moins entre 2005 et 2007 des vêtements pour enfants arborant l’inscription 'même pas peur'.

D’abord, les attestations des sociétés ACE et Jade International confirment la fabrication et la livraison de produits pour enfants sur lesquels figure l’expression 'même pas peur’ depuis 2003.

Si l’attestation de la société jade est rédigée en anglais sans avoir été traduite, celle de la société ACE n’a certes pas été délivrée dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile, mais elle n’est pas pour autant dépourvue de toute valeur probante dès lors que les faits qu’elle décrit sont corroborés par d’autres éléments de preuve.

Ainsi, cette commercialisation est attestée par le prospectus relatif à l’offre promotionnelle du 28 septembre au 8 octobre 2005, la facture de commande de ce prospectus, les bons de commandes et factures justifiant de la distribution des prospectus ainsi que par les factures justifiant de la commande de T-Shirt comportant l’inscription 'même pas peur'.

Contrairement à ce que la société Casino prétend, l’absence de toute référence à la marque sur les documents produits n’est pas de nature à priver ceux-ci de toute valeur probante relativement à l’usage de le marquei, les références portées sur les divers documents suffisants à les relier aux T-shirt litigieux.

De même, le prospectus relatif à l’offre promotionnelle proposée du 15 au 25 mars 2006 dans les magasins Distri-Center exploités par la

SAMAG ou d’autres sociétés de son groupe démontre suffisamment la commercialisation à cette époque d’une liquette arborant l’inscription 'même pas peur’ puisque le lien entre le prospectus, la création de celui-ci et la commercialisation du vêtement est établi par la facture de commande du prospectus décrivant partiellement celui- ci, les factures justifiant de la distribution des prospectus par la société Mediapost ainsi que les factures justifiant de la commande du produit litigieux commercialisé à cette période.

Le prospectus commercial relatif à l’offre promotionnelle proposée dans les magasins Distri-Center du 14 au 26 août 2007 atteste pareillement de la commercialisation d’un T-shirt pour enfant avec l’inscription 'même pas peur', les factures de création du prospectus décrivant partiellement celui-ci ainsi que celles relatives à sa diffusion faisant le lien avec la commercialisation du produit litigieux.

Le prospectus relatif à l’offre promotionnelle des magasins Distri- Center du 8 au 18 août 2007 (la mention de l’année figurant en dernière page de ce document) révèle l’offre à la vente durant cette période de vêtements pour enfant arborant l’inscription 'même pas peur', les factures de création du prospectus et de diffusion de celui- ci faisant le lien avec la commercialisation des produits litigieux par ailleurs attestée par le constat d’huissier du 14 juin 2008.

Ce constat est certes postérieur à l’assignation en déchéance de marque, mais il contribue néanmoins à établir que les magasins Distri-Center commercialisaient bien le produit figurant dans le prospectus afférent à l’offre promotionnelle du mois d’août 2007, étant à cet égard observé qu’une exposition à la vente en juin 2008 suppose que le produit ait été conçu, commandé et fabriqué depuis plusieurs mois.

Enfin, le prospectus commercial relatif à l’offre promotionnelle du 10 au 20 octobre 2007 présente deux vêtements pour enfant arborant l’inscription 'même pas peur', la diffusion de ce document étant démontré par l’attestation de la société Mediapost, laquelle porte au demeurant sur l’ensemble de la période de commercialisation évoquée par l’appelante.

Bien qu’établie dans des formées ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, cette attestation doit être regardée comme probante, dès lors qu’elle ne fait que corroborer les factures de la société Mediapost également produites.

Cependant, pour empêcher la déchéance de la marque, il doit en avoir été fait, sur le marché et aux yeux du public pertinents, un usage sérieux à titre de marque supposant l’utilisation de celle-ci conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

À cet égard, interprétant les dispositions de la directive européenne transposées à l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Silberquelle du 15 janvier 2009 que la

protection de la marque ne saurait perdurer si, bien qu’apposée sur les produits en cause, celle-ci 'ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci, ni même à les distinguer, dans l’esprit du consommateur, des produits d’autres entreprises'.

Or, les pièces produites par la SAMAG révèlent que le signe litigieux a été utilisé à titre de décor de collections de vêtements pour garçonnet, et non de marque.

En effet, il résulte des vêtements et des constats d’huissier versés aux débats par l’appelante elle-même que les produits comportent certes, sur leur devant, la reproduction de l’expression enfantine 'même pas peur', mais aussi qu’ils sont commercialisés sous la marque 'Charlie et Prune’ figurant sur l’étiquette cousue au revers postérieur du col ainsi que sur l’étiquette en carton solidarisée au vêtement.

La cour ne méconnaît pas le fait qu’un signe puisse à la fois constituer l’élément décoratif de vêtements et remplir la fonction d’indication d’origine du produit.

Cependant, le consommateur auquel s’adresse la SAMAG lorsqu’elle commercialise des vêtements dans ses magasins recherchera l’origine du produit en consultant l’étiquette cousue sur le col et ne percevra un élément de décor du produit comme une marque que dans la mesure où celle-ci présente une certaine notoriété.

Or, en l’occurrence, le consommateur perçoit d’autant moins l’inscription 'même pas peur’ comme une marque qu’elle est dépourvue de notoriété en tant que telle et qu’il s’agit d’une expression enfantine utilisée comme élément de décor d’une collection de vêtements, souvent en association avec un arrière plan évocateur de sports extrêmes ou d’animaux féroces avec lequel l’inscription forme un tout, exploitant par ailleurs à cette même fin ornementale les expressions d’inspiration analogue 'no problemo', 'ça roule ma poule', 'basta la vista', 'abracadabra’ ou 'objet volant non identifié’ relevés dans les prospectus publicitaires produits,

Ainsi, en présence d’une telle collection composée de vêtements pour jeunes garçons décorés par la reproduction d’expressions enfantines, le consommateur tiendra l’étiquetage cousu au revers du col comme l’unique indication de l’origine commerciale du produit susceptible de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.

En effet, ces inscriptions exclusivement décoratives ne renvoient qu’à elles-mêmes et non à des signes propres à établir, dans l’esprit du public, des correspondances entre ceux-ci et leur fonction d’indication d’origine.

De même, l’utilisation de l’expression 'même pas peur’ sur des cartonettes de prix ou des boîtes à chaussures ne sauraient être regardée comme la manifestation d’usage de ce signe à titre de marque, dès lors que celui-ci n’a été enregistré que pour désigner des vêtements, et non leur support promotionnel ou l’emballage de chaussures.

Au demeurant, ces documents ne comportent aucune date certaine et ne peuvent donc être rattachés à un usage antérieur de 3 mois à l’assignation en déchéance de marque.

Il s’évince donc de ce qui précède que, si le signe 'même pas peur a bien été utilisé antérieurement aux trois mois précédant l’assignation, cet usage n’a pas été sérieusement fait à titre de marque.

Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la déchéance des droits de la SAMAG sur la marque verbale 'même pas peur'.

Sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale

Déchue de ses droits sur la marque 'même pas peur', la SAMAG ne saurait évidemment soutenir que la société Casino se serait livrée à des actes de contrefaçon de son signe en le reproduisant ou en l’imitant.

Elle n’invoque par ailleurs au soutien de son action en concurrence déloyale aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

En effet, la SAMAG fait grief à la société Casino de s’être appropriée son signe sans autorisation 'pour en faire un facile commerce’ et de l’avoir parasitée en utilisant la marque 'même pas peur’ sans 'supporter aucun frais de recherche (…) auprès d’une clientèle cible qui est identique'.

Or, ces faits seraient, s’ils étaient établis, constitutifs d’une atteinte au monopole du titulaire de la marque et, dès lors que ce dernier a été déchu de ses droits sur cette marque, ils ne peuvent pas davantage être invoqués au soutien d’une action en concurrence déloyale ou parasitaire que d’une action en contrefaçon.

Sur les frais irrépétibles

Les premiers juges ont, par une exacte appréciation de l’équité, rejeté la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société Casino au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel initiée à tort par la SAMAG, en sorte qu’il lui sera alloué à ce stade de la procédure une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En outre, la déchéance des droits de la SAMAG sur sa marque et le rejet par le juge du fond des demandes reconventionnelles formées par celle-ci au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale privent nécessairement la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne faisant injonction à la société Casino de communiquer sous astreinte l’ensemble des factures d’achat relatives aux articles contrefaisants de tout fondement.

Il convient dès lors de condamner la SAMAG à rembourser à la société Casino l’indemnité de 1 000 euros au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée par l’ordonnance en date du 9 avril 2008 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Écarte des débats la pièce n° 68 communiquée le 19 février 2013 par la Société anonyme de magasinage, administration et gros ;

Confirme le jugement rendu le 9 août 2010 par le tribunal de grande instance de Cherbourg en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société anonyme de magasinage, administration et gros à rembourser à société Distribution Casino France l’indemnité de 1 000 euros au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée par l’ordonnance en date du 9 avril 2008 ;

Condamne la Société anonyme de magasinage, administration et gros à payer à la société Distribution Casino France une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société anonyme de magasinage, administration et gros aux dépens d’appel.