COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 30/04/2013

*** CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 12/01192

Jugement (N° 09/10006) rendu le 12 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE Société NEXTIDEA SASU ayant son siège social […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par son représentant légal Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI Assistée de Maître CASEY J, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES SAS NEXTIDEA UNE IDEE D’AVANCE ayant son siège social […] 59100 ROUBAIX représentée par ses dirigeants légaux

SAS ALTIMA ayant son siège social […] 59100 ROUBAIX représentée par ses dirigeants légaux Représentées par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI Assistées de la SCP FAURE & DEUDON, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2012 après rapport oral de l’affaire par Martine ZENATI

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013 après prorogation du délibéré en date du 06 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2012

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :

— mis hors de cause la société Altima,

— débouté la société Nextidea, anciennement Nextedia, de sa demande formée sur le fondement de la contrefaçon,

— débouté la société Nextidea Une Idée d’Avance de sa demande de déchéance de marque,

— déclaré nul l’enregistrement de la marque française Nextidea n° 367 9874 déposée par la société Nextidea, ancien nement Nextedia,

— ordonné l’inscription du jugement au registre national des marques,

— fait injonction à la société Nextidea, anciennement Nextedia, de cesser toute utilisation, quelle qu’elle soit, du signe Nextidea dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,

— condamné la société Nextidea, anciennement Nextedia, à payer à la société Nextidea Une Idée d’Avance la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société Nextidea, anciennement dénommée Nextedia, à payer à la société Altima la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouté la société Nextidea, anciennement Nextedia, de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles,

— condamné la société Nextidea, anciennement Nextedia, à payer à la société Nextidea Une Idée d’Avance, la somme de 8.000 euros et à la société Altima la somme de 1.000 euros de ce chef,

— ordonné la publication du jugement sur le site internet de la société Nextidea anciennement Nextedia pendant une durée de un mois, à compter de la signification du jugement, ainsi que dans trois journaux

au choix de la société Nextidea Une Idée d’Avance, dans la limite de 4.000 euros par insertion,

— condamné la société Nextidea, anciennement Nextedia, aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société par actions simplifiée à associé unique (sasu) Nextidea,

Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2012 par l’appelante,

Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2012 par la sas Nextidea Une Idée d’Avance et la sas Altima,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il convient de donner acte à la société Nextidea de son désistement d’appel à l’égard de la sas Altima et à cette dernière de son acceptation, mais qui maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Nextedia a commencé son activité de communication dans le domaine de l’internet et de la communication interactive, prise de participation, gestion, assistance, le 15 mai 2005 ; qu’elle s’est enregistrée sous cette dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2005; qu’elle a réservé le nom de domaine nextedia.com le 11 mars 2005 ; qu’elle a déposé sa marque à l’Inpi le 27 février 2008 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;

Attendu qu’à l’occasion d’une réorganisation de ses agences, la société Nextedia a modifié ses statuts le 30 novembre 2009 et modifié sa dénomination sociale en Nextidea ; que le 29 septembre 2009, elle a déposé la marque Nextidea dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ; qu’intéressée par la réservation du nom de domaine nextidea.fr elle s’est adressée à la société Altima par le biais de son conseil en propriété industrielle pour le rachat de ce nom ne renvoyant pas à un site internet actif par courrier du 25 septembre 2009 ;

Attendu que la société Nextidea, Une Idée d’Avance a commencé son activité dans le domaine de la création, le développement, le référencement, l’édition, l’exploitation marketing et commerciale de tout site internet le 26 février 2008 ; qu’elle s’est enregistrée sous cette dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés le 3 mars 2008 ; qu’elle a réservé son nom de domaine auprès de la

société Altima, hébergeur de sites, le 19 février 2008 sous le nom nextidea.fr ; que ses statuts ont été mis à jour le 15 décembre 2009 afin d’étendre son objet social à l’exploitation des jeux en ligne autour de paris sur le sport, la bourse, les médias et l’actualité ;

Attendu que par assignation du 23 novembre 2009 la société Nextidea anciennement Nextedia a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lille la société Nextidea, Une Idée d’Avance afin de voir dire qu’elle aurait commis des actes de contrefaçon de la marque Nextedia et obtenir réparation notamment par la fermeture de son site internet nextidea.fr et le transfert à son profit de ce nom de domaine ;

Attendu que par assignation du 28 décembre 2009, la société Nextidea, Une Idée d’Avance a fait citer la société Nextidea anciennement Nextedia devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater le caractère frauduleux du dépôt de marque Nextidia le 29 septembre 2009, et à titre subsidiaire de voir déclarer nul l’enregistrement de cette marque et en obtenir le transfert ainsi que réparation ;

Attendu que la société Nextidea anciennement Nextedia a interjeté appel du jugement qui a fait droit à son adversaire sur le fondement de la nullité de l’enregistrement de la marque ; que la société Nextidea, Une Idée d’avance demande son infirmation en ce qu’il n’a pas retenu sa demande indemnitaire au titre de la déchéance de la marque sur le fondement du dépôt frauduleux ;

1 – sur la contrefaçon de la marque Nextedia :

Attendu que des pièces produites aux débats par la société Nextidea anciennement Nextedia il ressort qu’elle a déposé sa marque Nextedia le 27 février 2008 alors que l’enregistrement de la dénomination sociale de la société Nextidea, Une idée d’avance au registre du commerce date du 3 mars 2008 ; que l’incrimination invoquée par l’appelante porte sur l’usage par son adversaire du seul vocable Nextidea dans nextidea.fr, nom de domaine réservé le 19 février 2008 ;

Attendu que ces deux sociétés interviennent dans le secteur du media internet, la société Nextidea, dans la communication et la communication interactive, et la société Nextidea, Une Idée d’Avance dans l’exploitation commerciale et marketing de tout site internet, ainsi que cela ressort de leurs statuts respectifs ; que si la société Nextidea, Une Idée d’Avance s’est orientée depuis 2009 plutôt vers l’exploitation de jeux en ligne, la société Nextidea développe par l’inscription de sa marque en classe 41 une activité de divertissement sur support électronique ;

Attendu que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ;

Attendu que sur le plan conceptuel, Nextedia représente la contraction entre les termes 'Next’ et 'Media', renvoyant à une définition fonctionnelle, alors que Nextidea, Une Idée d’Avance, fait référence aux termes anglais 'Next’ et 'Idea', renvoyant à la notion d’avant-gardisme ; que de ce fait la phonétique diffère également;

Attendu que si sur le plan visuel des similitudes existent par le nombre de lettres identiques, seul l’emplacement de deux d’entre elles, 'e’ et 'i’ étant différent, il n’en demeure pas moins que l’impression d’ensemble produite par ces signes ne conduit pas à considérer qu’il existe un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine ;

Attendu en conséquence, par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Nextidea anciennement Nextedia de ce chef de demande ;

2 – sur le dépôt frauduleux :

Attendu que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits des tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice’ ;

Attendu que la société Nextidea, Une Idée d’Avance fait grief à la société Nextidea d’avoir enregistré la marque Nextidea alors qu’elle utilise la dénomination sociale depuis son immatriculation en 2008 ainsi que son nom de domaine depuis le 19 février 2008 ;

Attendu que les parties s’opposent sur la date d’activation du nom de domaine ; que le constat d’huissier dressé le 4 février 2010 à la demande de la société appelante tend à démontrer que le nom de domaine n’aurait pas été exploité en 2008 et 2009 ; que toutefois la force probante de cette constatation à partir d’un service d’archivage exploité par un tiers à la procédure sans autorité légale est contestable ; qu’en outre la pièce n° 6 produite pa r la société intimée indique que le nom de domaine est activé et que la dernière mise à jour date du 15 juin 2009 ;

Attendu qu’il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2009 par la société Mark Plus International à la société Altima, hébergeur du site, que la société appelante connaissait l’existence du nom de domaine convoité ; que contrairement à ce qui y est indiqué le nom était à

cette date activé mais non exploité ; que d’ailleurs elle offrait à son propriétaire le rachat, qui lui a été refusé ;

Attendu que par courrier postérieur du 16 octobre 2009 le même conseil en propriété imputait à la société Nextidia, Une Idée d’Avance, des actes de contrefaçon par la dénomination sociale et le nom de domaine avec sa marque Nextedia, lui demandant de procéder sous huitaine à un changement de dénomination sociale et au transfert de son nom de domaine ;

Attendu que la cour relève que nonobstant sa connaissance du nom de domaine, mais surtout de l’antériorité de la dénomination sociale de son adversaire qui est révélée par ces deux courriers, la société Nextidea n’a pas hésité à déposer sa marque le 29 septembre 2009 ;

Attendu que le courrier du 16 octobre 2009 permet également de retenir que la société Nextidea anciennement Nextedia avait conscience du risque de confusion pour le public entre son activité et celle de la société Nextidia, Une Idée d’Avance ;

Attendu que l’intention frauduleuse est ainsi démontrée dès lors que le déposant ne pouvait ignorer l’existence de la dénomination sociale identique à la marque déposée ;

Attendu en conséquence, qu’infirmant la décision entreprise, il convient de faire droit à la demande de la société Nextidea, Une Idée d’Avance sur ce fondement ; qu’il devient sans objet de statuer sur la demande subsidiaire formée par l’intimée sur le fondement de la nullité de l’enregistrement sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle étant fondée, il convient de faire droit à l’action en revendication formée par la société Nextidea, Une Idée d’Avance et d’ordonner le transfert de propriété de la marque Nextidea n° 3 679 874 déposée par la société Nextid ea anciennement Nextedia ;

Attendu par voie de conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul l’enregistrement de la marque Nextidea sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ; que néanmoins les mesures accessoires seront confirmées dès lors qu’elles sont destinées à sanctionner l’usage de la marque transférée et à en ordonner la publicité ;

Attendu que le comportement imputé à la société Nextidea anciennement Nextedia qui a déposé sa marque en connaissant l’existence de la société Nextidea, Une Idée d’Avance dans un secteur d’activité à tout le moins voisin, créant une confusion dans l’esprit de la clientèle comme le démontre les règlements adressés

par une entreprise avec laquelle elle n’entretenait aucune relation commerciale, tout en organisant une campagne de communication sur son changement de dénomination, a nécessairement causé à la société intimée Nextidea un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ;

Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la société Nextidea, Une Idée d’Avance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que la sas Altima qui a été contrainte de se constituer et de conclure.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la sasu Nextidea anciennement Nextedia de son désistement d’appel à l’égard de la sas Altima qui l’a accepté,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— débouté la société Nextidea, Une Idée d’Avance de sa demande de déchéance de marque,

— déclaré nul l’enregistrement de la marque française Nextidea n° 367 9874 déposée par Nextidia anciennement Nexte dia

— condamné la société Nextidea anciennement Nextedia à payer à la société Nextidea, Une Idée d’Avance la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le dépôt de la marque Nextidea n° 3 679 874 par la société Nextidea le 29 septembre 2009 est frauduleux,

En conséquence,

Ordonne le transfert de propriété de la marque Nextidea n° 3 679 874 déposée par la société Nextedia nouvel lement dénommée Nextidea le 29 septembre 2009 à la société Nextidea, Une Idée d’Avance,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par la sas Nextidea, Une Idée d’Avance en nullité de l’enregistrement de cette marque,

Condamne la sasu Nextidia anciennement Nextedia à verser à la sas Nextidea, Une Idée d’Avance la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la sasu Nextidea anciennement Nextedia à verser à la sas Nextidea, Une Idée d’Avance la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sasu Nextidea anciennement Nextedia à verser à la sas Altima la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sasu Nextidea anciennement Nextedia aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.