COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 septembre 2019

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/04036 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GHQU Décision déférée à la Cour : 22 juin 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT : Société DR. ING. H.C.F PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal Porscheplatz 1 STUTTGART (ALLEMAGNE) Représentée par M^e Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e B, avocat à PARIS INTIMEE : SARL ULTRAGROUP, anciennement dénommée SARL ULTRA TUNIN G.COM prise en la personne de son représentant légal […], Parc économique de la Sauer 67360 ESCHBACH Représentée par M^e Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e L, avocat à STRASBOURG INTIMEE et APPELANTE INCIDEMMENT Société ACACIA SRL Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal Località Pezzagrande Zona Industriale 84025 EBOLI SALERNO (ITALIE) Représentée par M^e Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e M, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport M. ROUBLOT, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M Sabrina D, faisant fonction

ARRET :
-Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M^me Corinne PANETTA, présidente et M Régine V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société DR. ING. H.C.F PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT est titulaire de plusieurs modèles internationaux de jante visant notamment la France :

— le modèle DM/052059 du 03/05/2000, commercialisé sous la dénomination TECHNO SPORT.

- le modèle DM/060195 du 05/06/2002, commercialisé sous la dénomination GT3. La société de droit italien ACACIA SRL fabrique et commercialise des jantes automobiles en alliage sur son propre site internet « wspitaly.com », qui est disponible en plusieurs langues. Elle propose notamment sous la dénomination WSP une jante dénommée CAYENNE, et une jante dénommée CORSAIR.

En France, ces jantes étaient également importées et revendues par la SARL ULTRA TUNING.COM, aujourd’hui désignée ULTRA GROUP, sur le site « ultratuning.com ».

Par acte d’huissier du 5 mars 2013, la société PORSCHE a fait citer la société ACACIA et la société ULTRA TUNING.COM devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de la voir condamner pour actes de contrefaçon de la partie française des modèles internationaux susvisés, d’interdire la commercialisation des jantes litigieuses.

Par un jugement rendu le 22 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les demandes formées par la société PORSCHE, condamné la société PORSCHE à payer à la société ACACIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société ULTRA GROUP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il a retenu que la société ACACIA n’avait pas commis d’actes de contrefaçon en imitant les modèles SPORT TECHNO et GT3 dont était titulaire la société PORSCHE.

La société PORSCHE a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 12 août 2016.

La société ULTRA GROUP (anciennement dénommée ULTRA TUNING.COM) s’est constituée intimée le 24 août 2016.

La société ACACIA s’est constituée intimée le 31 août 2016.

Par ordonnance du 14 juin 2017, le Juge de la mise en état de la Cour d’appel de Colmar a ordonné le sursis à statuer, jusqu’à ce que la cour de justice de l’union européenne ait statué sur les questions préjudicielles qui lui ont été posées dans le cadre d’actions en contrefaçon de modèles communautaires de jantes intentées par la société AUDI et PORSCHE, contre la société ACACIA.

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la deuxième chambre de la cour de justice de l’union européenne a conclu "que l’article 110 §1, ou autrement dénommé « clause de réparation » s’applique uniquement aux pièces d’un produit complexe qui sont visuellement identiques aux pièces d’origine. Ainsi, elle exclut du bénéfice de la « clause de réparation », toute pièce de rechange qui ne correspondrait pas, par des caractéristiques de lignes, contours, couleurs, textures ou dimensions, à la pièce d’origine" (propos repris dans l’analyse de la décision faite par un cabinet d’avocat).

Par des dernières conclusions du 25 janvier 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société PORSCHE demande l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a admis que la preuve de la commercialisation en France des jantes litigieuses par la société ACACIA est rapportée. Elle demande l’interdiction faite aux sociétés ACACIA et ULTRA GROUP de commercialiser les jantes litigieuses et toutes jantes reproduisant les caractéristiques des modèles internationaux TECHNO SPORT et GT3 de la société PORSCHE, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle demande que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le bénéfice manqué par la société PORSCHE à partir du nombre de jantes litigieuses vendues par la société ACACIA à des acheteurs établis en France depuis le 5 mars 2010, ainsi que la publication de la décision à intervenir dans trois supports au choix de la société PORSCHE dans la limite de 30 000 euros HT et la publication d’un extrait de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site « wspitaly.com » pendant trois mois dans la limite d'1/8^e de la page d’accueil.

Elle sollicite :

— la condamnation de la société ACACIA à lui payer une indemnité prévisionnelle de 100 000 euros.

- la condamnation de la société ULTRA GROUP à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- la condamnation de la société ACACIA à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- la condamnation de la société ULTRA GROUPE à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- la condamnation de la société ACACIA et ULTRA GROUP aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, sur la contrefaçon, elle affirme que le juge de première instance a méconnu l’article 16 du code de procédure civile en retenant un moyen non débattu contradictoirement, que ce même juge a confondu le droit des marques et le droit des dessins et modèles, que la contrefaçon de modèle doit s’apprécier par rapport au modèle tel que déposé et non au produit tel que commercialisé, qu’il existe une identité d’aspect entre les jantes litigieuses et les jantes déposées par PORSCHE, qu’il ne faut pas se préoccuper des marques, que la société ACACIA a donc commis des actes de contrefaçon de la partie française des modèles internationaux de la société PORSCHE.

Sur l’appel incident de la société ACACIA, elle soutient que les procès- verbaux sont valables et suffisent à établir la contrefaçon des jantes, qu’ils démontrent l’attribution des jantes à la société ACACIA, que l’huissier a constaté l’achat des jantes litigieuses par un tiers, que les colis portaient les mentions « WSP ITALY » et « ACACIA », il est indifférent que l’huissier n’est ouvert qu’une partie des colis.

Elle soutient également que les modèles de la société PORSCHE sont valables, que la société ACACIA se contredit au détriment d’autrui en formant une demande d’annulation en modèles tardive, que les deux modèles PORSCHE présentent avec les autres modèles de la société des différences qui empêchent d’y voir des modèles identiques ou sans nouveauté.

Elle prétend que la société ACACIA était consciente d’avoir enfreint les dispositions du code de la propriété intellectuelle, que l’action en contrefaçon de la société PORSCHE n’est pas une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, que ladite action ne paralyse pas la libre circulation des marchandises, que les sociétés ACACIA et ULTRA GROUP n’ont pas respecté les conditions posées par la CJUE leur permettant de se prévaloir de la clause de réparation, que la mention « NOT OEM » qui accompagne les jantes litigieuses ne saurait justifier leur commercialisation et exonérer la société ACACIA de sa responsabilité, que la société ACACIA est poursuivie pour contrefaçon et non pour tromperie sur l’origine des jantes.

Sur la défense de la société ULTRA GROUP, elle estime que la bonne foi invoquée par la société ULTRA GROUPE est inopérante devant les juridictions civiles, que la bonne foi lui permet uniquement de demander la garantie de son fournisseur, que la société ULTRA GROUP engage malgré tout sa responsabilité envers la société PORSCHE, qu’elle a revendu les jantes litigieuses, qu’il convient de minimiser les sanctions sollicitées à l’encontre d’ULTRA GROUP car elle a cessé de vendre les jantes dès qu’elle a été assignée.

Par des dernières conclusions du 26 mars 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ACACIA demande, sur l’appel principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société ACACIA n’avait pas commis d’actes de contrefaçon et débouter la société PORSCHE.

Sur l’appel incident, elle soutient que les procès-verbaux de constats d’huissier des 22 juillet et 5 septembre 2011, 8 novembre 2012 sont nuls, que les actes de dépôt des demandes de modèles internationaux commercialisés sous les noms TECHNO SPORT et GT3 sont nuls, que leur publication est nulle également, que les modèles internationaux invoqués par la société PORSCHE constituent des « res nullius ».

Au surplus, elle soutient que la société PORSCHE n’apporte aucune preuve d’actes de commercialisation des modèles de jantes incriminés en France.

Subsidiairement, elle prétend que la société PORSCHE ne saurait interdire la commercialisation des modèles de jante CORSAIR et CAYENNE en France sur fondement des articles du code de propriété intellectuelle, qu’une telle interdiction viole le principe de libre circulation des marchandises au sein de l’UE consacrée aux articles 34 et suivants TFUE, qu’une telle interdiction constituerait l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 102 TFUE.

Le cas échéant, elle demande de soumettre une question préjudicielle à la CJUE (voir page 38 conclusion).

En tout état de cause, elle demande la condamnation des sociétés PORSCHE et ULTRA GROUP à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens.

Par des dernières conclusions du 22 décembre 2016, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ULTRA GROUP demande que la société PORSCHE soit déboutée de ses demandes, la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société ACACIA à

garantir la société ULTRA GROUP de toute condamnation intervenant à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, indemnité de procédure et tous accessoires.

Elle demande également la condamnation de la société PORSCHE et/ou ACACIA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle prétend avoir peu vendu les modèles de jantes litigieuses (deux factures), qu’elle ignorait le risque de poursuite pour contrefaçon jusqu’à ce qu’elle soit assignée, qu’elle est de bonne foi, qu’elle a retiré immédiatement les produits en cause de son site internet dès réception de l’assignation, qu’elle s’est laissée trompée par la société ACACIA, que c’est la société ACACIA qui a pris contact avec elle pour vendre les jantes sur son site internet. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

MOTIFS DE LA DECISION :

I / Sur la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier :

La société ACACIA conteste en premier lieu la régularité des constats d’huissier produits par la société PORSCHE afin de prouver la contrefaçon alléguée.

Il convient avant toute chose de rappeler que la preuve en matière de contrefaçon est libre et qu’il ne peut être reproché à la société appelante de n’avoir pas fait procéder à une saisie-contrefaçon.

1/ Concernant le constat du 22 juillet 2011 :

L’intimée reproche à l’appelante d’avoir contourné les règles de la saisie-contrefaçon. Elle rappelle que dans le cas d’un constat simple, l’huissier doit se borner à effectuer des constations purement matérielles et doit s’abstenir de toute démarche active. Elle considère qu’au cas d’espèce, le procès-verbal étant rédigé à la forme impersonnelle, il est impossible de déterminer qui, de l’huissier ou du personnel de la société K67 (concessionnaire PORSCHE), a procédé à l’achat par internet des jantes litigieuses. Elle avance que les imprécisions du procès-verbal laissent planer le doute sur la nature des diligences effectuées, et conteste en outre le fait que l’huissier ne

se soit pas identifié sur le site marchand avant de procéder à la commande. Elle en déduit que le procès-verbal ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence, l’huissier ne s’étant pas borné à des constatations, mais ayant procédé à un achat sans décliner sa qualité.

Néanmoins, il ressort de l’examen du document litigieux, ainsi que le rétorque à raison la société appelante, qu’il indique clairement la mission de l’huissier, qu’il permet de constater toutes les étapes des opérations qui sont décrites à la forme impersonnelle lorsque l’huissier, conformément à ses obligations, se borne à constater les actes des employés de la société K67, qu’au contraire, les actes effectués en propre par l’huissier sont décris à la forme active employant le pronom « je », et se limitent à la constatation et à la rédaction du procès-verbal, et qu’enfin, s’abstenant de toute démarche active, l’huissier s’est contenté d’observer l’opération d’achat, réalisée par M. K, représentant de la société K67, ainsi que l’admet d’ailleurs l’intimée, et qu’à ce titre, l’huissier n’avait pas à décliner sa qualité.

Dans ces conditions, la nullité du procès-verbal du 22 juillet 2011 n’est pas encourue.

2/ Concernant le constat du 5 septembre 2011 :

L’intimée conteste encore la validité du second procès-verbal, auquel elle reproche également son imprécision dans le constat de l’ouverture des colis censés contenir les jantes litigieuses. Elle argue que l’huissier n’était pas présent lors de la livraison des colis, que l’origine et l’identité de l’expéditeur des colis ne sont pas avérées, et qu’enfin, en mettant les colis sous scellés, l’huissier a détourné la procédure de saisie-contrefaçon.

Cependant, il est à remarquer que le procès-verbal de constat permet de vérifier, sans équivoque, que les colis livrés présentés à l’huissier étaient fermés et cerclés, leur ouverture ayant été réalisée sous ses yeux, que lesdits colis mentionnent sans ambiguïté l’expéditeur comme étant la société ACACIA, et portent en outre sa marque « WSP Italy », que l’ouverture des colis permet d’y constater la présence des jantes litigieuses, précisément identifiées par leur numéro de référence, qu’enfin, le placement sous scellés est une diligence valable dans le cadre d’un constat d’achat et ne constitue en rien un dévoiement de la procédure de saisie-contrefaçon ; par ailleurs, le fait que l’intégralité des colis n’a pas été ouvert est indifférent, ceux qui l’ont été s’étant avérés suffisants pour constater la présence des objets litigieux.

Il en résulte que la nullité de ce procès-verbal n’est pas encourue.

3/ Concernant le constat du 8 novembre 2012 :

La société ACACIA conteste pareillement la validité de ce troisième procès-verbal, estimant qu’il est nul en ce qu’il est adossé aux deux procès-verbaux précédents, auquel il se réfère, lesquels sont nuls selon l’intimée.

Toutefois, la cour ayant écarté les demandes en nullité visant des deux procès-verbaux précédents, il n’y a pas lieu de considérer que la validité du constat du 8 novembre 2012 est affectée. Cette demande sera pareillement rejetée.

Il se déduit de ces éléments que les constats d’huissier qu’a fait réaliser la société PORSCHE ont été régulièrement établis. Il est donc valablement démontré que la société ACACIA a commercialisé en France les jantes litigieuses.

II / Sur la nullité des dessins et modèles :

L’intimée conteste la validité des modèles de jantes litigieux, estimant qu’ils ne sont pas nouveaux et qu’ils sont dépourvus de caractère propre.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne peut être déduit du silence de la société ACACIA à ce propos, devant des juridictions étrangères, qu’elle aurait implicitement admis la validité des modèles en cause. La société ACACIA est donc recevable à se prévaloir de la nullité de ces derniers.

Sont en cause deux modèles internationaux détenus par la société PORSCHE, le DM/052059 du 3 mai 2000 pour la jante nommée « Sport techno » et le DM/060195 du 5 juin 2002 pour la jante nommée « GT3 ».

Il importe de rappeler que la nouveauté et le caractère propre d’un modèle s’apprécient en vertu des règles posées par les articles L. 511- 2 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui disposent respectivement que « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » et que « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

Il convient en outre de relever qu’en l’espèce, comme le souligne l’intimée, les modèles attaqués se rapportent à des jantes automobiles, ce qui implique, d’une part, que la liberté du créateur est limitée par des contraintes techniques, ainsi que par le grand nombre de modèles aux caractéristiques similaires existant sur le marché, nécessitant une recherche du détail pour se démarquer, et d’autre part, que l’observateur averti, qui est au fait de cette profusion de modèles aux caractéristiques générales analogues, sera attentif aux détails et petites variations suffisant à créer chez lui une impression visuelle d’ensemble différente. En outre, la jurisprudence a eu l’occasion d’apprécier que l’observateur averti est celui doté d’une vigilance particulière, du fait par exemple de sa connaissance précise du secteur considéré. Un tel observateur averti est donc à même d’être attentif à des détails ou des légères différences, permettant de distinguer deux modèles de jantes.

1/ la nouveauté et la distinctivité du modèle DM/052059 du 3 mai 2000 :

La société ACACIA prétend tout d’abord que le modèle litigieux serait antériorisé par plusieurs modèles de jantes qu’elle décrit (pièces 6, 7, 8 et 9). Elle avance également que le modèle litigieux est dépourvu de caractère propre en comparaison aux mêmes modèles de jantes.

L’appelante rétorque, par une description précise visant cinq caractéristiques de son modèle et leur comparaison aux modèles argués d’antériorité, qu’existent des différences nettes les distinguant.

S’agissant de la nouveauté, il convient de constater que la comparaison réalisée par l’appelante permet d’établir que les caractéristiques distinctives ne sont pas des détails insignifiants, et qu’en conséquence, en l’absence d’exacte identité entre les modèles argués d’antériorité et le modèle litigieux, ce dernier doit être considéré comme nouveau.

S’agissant du caractère propre, la société PORSCHE établit pertinemment dans sa comparaison des modèles que la jante litigieuse se distingue nettement, par de nombreuses caractéristiques, notamment par la « présence d’un »effet 3D« , conféré par une impression de profondeur conférée par l’angle très marqué entre les deux parties de chaque rayon ». Cet effet n’est présent que sur le modèle CM/023498-1, mais ce dernier se distingue par d’autres aspects, notamment « un moyeu bombé vers l’extérieur » et la présence de quatre trous de fixation au lieu de cinq ; ainsi que sur le modèle DM/028063 – 11, mais celui-ci se distingue par son aspect « trapu et futuriste aux rayons très épais. »

Il en résulte que l’impression visuelle d’ensemble, du point de vue d’un observateur averti, diffère très nettement entre la jante litigieuse et celles invoquées à titre de comparaison.

En conséquence, n’étant pas dépourvu de nouveauté ni de caractère propre, le modèle en cause n’encourt pas la nullité, l’intimée étant déboutée de ses demandes à ce titre.

2/ la nouveauté et la distinctivité du modèle DM/060195 du 5 juin 2002 :

La société ACACIA prétend tout d’abord que le modèle litigieux serait antériorisé par plusieurs modèles de jantes qu’elle décrit (pièces 10, 11 et 12). Elle avance également que le modèle litigieux est dépourvu de caractère propre en comparaison aux mêmes modèles de jantes.

L’appelante rétorque, par une description précise visant cinq caractéristiques de son modèle et sa comparaison aux modèles argués d’antériorité, qu’existent des différences nettes les distinguant.

S’agissant de la nouveauté, il convient de constater que la comparaison réalisée par l’appelante permet d’établir que les caractéristiques distinctives ne sont pas des détails insignifiants, et qu’en conséquence, en l’absence d’exacte identité entre les modèles argués d’antériorité et le modèle litigieux, ce dernier peut être considéré comme nouveau.

S’agissant du caractère propre, la société PORSCHE établit pertinemment dans sa comparaison des modèles, que la jante litigieuse se distingue nettement, par de nombreuses caractéristiques, notamment par « une impression d’ensemble de courbes épaisses, arrondies et douces et d’une répartition harmonieuse et équilibrée des espaces ». Cet effet n’est présent sur aucun des autres modèles évoqués à titre de comparaison, alors que le DM/048485-1 se distingue par une « impression d’éléments géométriques aux contours fins, anguleux et saillants » ; et que le DM/044406-1 présente aussi « des contours saillants et anguleux » ; tandis que le DM/039046-1 montre « une série de trous tout autour de la roue et des rayons aux grandes formes en V ».

Il en résulte que l’impression visuelle d’ensemble, du point de vue d’un observateur averti, diffère très nettement entre la jante litigieuse et celles invoquées à titre de comparaison.

En conséquence, n’étant pas dépourvu de nouveauté ni de caractère propre, le modèle en cause n’encourt pas la nullité, l’intimée étant déboutée de ses demandes à ce titre.

III/ Sur les actes de contrefaçon :

La commercialisation des jantes ayant été établie, de même que la validité des modèles déposés par la société PORSCHE, il convient de

rappeler que la société ACACIA ne conteste pas, puisqu’au contraire elle le revendique, que les jantes « Cayenne » (DM/052059) et « Corsair » (DM/060195), qu’elle commercialise, sont des copies conformes des jantes Porsche DM/052059 « Sport techno » et DM/060195 « GT3 ». Le litige ne porte donc pas sur l’appréciation des ressemblances entre les deux modèles, dont il est admis qu’ils sont identiques. Le fait que la société ACACIA appose sa marque « WSP ITALY » ainsi que la mention « NOT OEM » sur les jantes litigieuses n’est pas de nature à permettre d’écarter la contrefaçon, dès lors que l’appréciation d’une contrefaçon d’un modèle doit porter uniquement sur l’apparence visuelle de ce dernier. Le risque de confusion, qui n’est un critère d’appréciation que dans le domaine de la contrefaçon de marque, est donc indifférent en l’espèce.

Il importe en premier lieu de remarquer que les droits de la société PORSCHE sont protégés par des dépôts de modèles internationaux. En vertu de l 'Arrangement de la Haye (modifié en dernier lieu par l’Acte de Genève conclu en 1999, ratifié par la loi du 2 mars 2006), ces dépôts confèrent la protection prévue par le droit national du pays concerné, soit en l’occurrence les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français.

La société ACACIA, pour défendre son droit à commercialiser de telles copies de modèles, se prévaut de dispositions de droit européen, lequel tendrait selon elle à faciliter le libre exercice de la concurrence en ce qui concerne les pièces de rechange automobiles. Elle n’invoque néanmoins aucune disposition de droit de l’Union qui serait d’application directe au litige. Elle n’est pas fondée à solliciter la mise en œuvre du mécanisme relatif aux pièces détachées prévu au Règlement sur les dessins et modèles communautaires du 12 décembre 2001, dès lors que celui-ci ne s’applique, par définition, qu’aux dessins et modèles communautaires. Ceci implique que les dispositions de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 20 décembre 2017, rendu sur la question des pièces détachées en matière de modèles communautaires, ne sont pas davantage applicables au présent litige.

Ensuite, pour écarter les dispositions du droit français des dessins et modèles, qui prohibent la commercialisation d’une reproduction d’un modèle bénéficiant d’une protection au titre de son dépôt, la société intimée demande à ce que la cour les écarte, comme étant contraires au droit européen. Elle considère en effet que lesdites dispositions du droit français violent les articles 34 et 36, d’une part, et 102, d’autre part, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Il convient d’examiner ces deux violations alléguées à la lumière des principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union européenne, qui peuvent conduire le juge à écarter l’application du droit national contraire.

Il convient de rappeler que la jurisprudence, tant nationale qu’européenne, a déjà statué à plusieurs reprises sur l’articulation des droits nationaux de la propriété industrielle avec les dispositions issues des traités européens. En particulier, la CJUE s’est prononcée en 1988 dans les arrêts « Renault » et « Volvo » sur la compatibilité des droits privatifs conférés par la propriété industrielle avec les articles 34 et 36, d’une part, et 102, d’autre part, du TFUE (CJCE, 5 oct. 1988, aff. 53/87, Maxicar c/ Renault : Rec. CJCE 1988, p. 6039. -CJCE, 5 oct. 1988, aff. 238/87, AB Volvo c/ Erik V : Rec. CJCE 1988, p. 6235). Étaient en litige, comme en l’espèce, des modèles concernant des pièces automobiles. En ce sens, il convient d’ores et déjà d’écarter la demande de question préjudicielle formée par la société ACACIA, dans la mesure où la CJUE s’est déjà prononcée sur la question en cause et où la cour se considère suffisamment informée en la matière.

1/ Sur la violation des articles 34 et 36 TFUE :

L’intimée argue en premier lieu que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, invoquées par la société PORSCHE pour s’opposer à l’importation des jantes litigieuses, sont contraires à l’article 34 TFUE, qui pose le principe de la libre circulation des marchandises. Elle ajoute que l’application de ces dispositions, en l’espèce, constituerait une restriction à liberté de circulation non justifiée par l’article 36 TFUE. Elle considère en outre que la société PORSCHE ne se prévaut que d’un intérêt purement économique pour prétendre apporter une restriction à la libre circulation des jantes, ce qui aurait un effet préjudiciable pour les consommateurs, privés selon elle de libre choix et du bénéfice de prix déterminés par le libre jeu de la concurrence.

Pour répliquer, la société appelante rappelle que la règle de la libre circulation des marchandises ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence même des droits nationaux de la propriété industrielle. Elle souligne que l’exception à la libre circulation prévue par l’article 36 TFUE s’applique dès lors que le titulaire des droits de propriété industrielle n’a pas consenti à la mise en circulation du produit litigieux et en déduit que, dans cette hypothèse, l’action en contrefaçon ne constitue pas une restriction déguisée au principe de la libre circulation des marchandises.

L’article 34 TFUE prévoit que « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. », tandis que l’article 36 dispose : "Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de […] protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres."

Afin d’apprécier dans quelles conditions l’exercice des droits de propriété industrielle sont compatibles aux deux articles susvisés, la CJUE a déterminé que l’objet spécifique, autrement qualifié de substance, du droit de propriété industrielle détenu par le titulaire d’un modèle, réside dans la faculté de s’opposer à la fabrication ou à l’importation de produits incorporant le modèle, qui auraient été fabriqués sans son consentement dans d’autres États membres. Elle en a déduit qu’empêcher l’application de la législation nationale dans pareilles conditions reviendrait donc à remettre en cause l’existence même du droit de propriété industrielle ; et que le principe de la libre circulation des marchandises ne s’oppose pas à la faculté, pour le titulaire du modèle, d’empêcher la vente ou l’importation, depuis d’autres États membres, de pièces protégées qui y auraient été fabriquées sans son consentement.

La Cour de Cassation a pareillement, dans la suite de cette jurisprudence, jugé que la sauvegarde de l’objet spécifique du droit de propriété industrielle justifie qu’il soit dérogé au principe de libre circulation des marchandises.

Dans ce cadre, les seules limites posées à la mise en œuvre des droits privatifs consistent, premièrement, en l’éventuel épuisement de ces droits, et deuxièmement, en l’interdiction des discriminations arbitraires ou restrictions déguisées du commerce entre les États membres.

Premièrement, la jurisprudence vérifie si le titulaire a épuisé ses droits, auquel cas il ne pourra pas bénéficier de l’exception posée à l’article 36 TFUE. Néanmoins, en l’espèce, l’épuisement des droits de la société PORSCHE n’est pas allégué par son adversaire. Il est en effet constant que l’appelante n’a jamais commercialisé ou donné son accord pour la commercialisation des jantes « Cayenne » et « Corsair » produites par la société ACACIA.

Deuxièmement, il convient de rappeler que la CJUE a analysé que les restrictions déguisées au commerce entre les États membres, que la société ACACIA reproche à l’appelante, sont celles qui reviendraient à ce que les « les restrictions aux échanges fondées sur les motifs indiqués à la première phrase de l’article 36 ne soient détournées de leur fin et utilisées de manière à établir des discriminations à l’égard des marchandises originaires d’autres États membres ou à protéger indirectement certaines productions nationales » (CJCE, 14 déc. 1979, aff. 34/79, Henn et Darby : Rec. CJCE 1979, p. 3795). Or, sur ce point, il faut remarquer que la protection des modèles de jantes n’établit aucune discrimination, les droits privatifs de la société PORSCHE s’imposant tant aux producteurs de jantes français, qu’italiens ou issus d’autres États membres. En ce sens, la CJUE a rappelé dans l’affaire « Renault » que "le droit exclusif accordé par la législation nationale aux titulaires de brevets pour modèles ornementaux, relatifs à des éléments carrosserie de voitures automobiles, est indifféremment

opposable tant à ceux qui fabriquent les pièces de rechange sur le territoire national qu’à ceux qui les importent d’autres États membres et cette législation ne vise pas à favoriser les produits nationaux par rapport aux produits originaires" (CJCE, 5 oct. 1988, aff. 53/87, Maxicar c/ Régie Renault, préc.)

En conclusion, au regard de l’interprétation faite par la jurisprudence tant européenne que nationale en la matière, il y a lieu de retenir que l’action de la société PORSCHE, fondée sur les dispositions françaises protectrices de la propriété industrielle, ne viole pas les articles 34 et 36 TFUE. Le moyen soulevé à ce titre par la société intimée n’est pas fondé et ne peut être accueilli.

2/ Sur la violation de l’article 102 TFUE :

Il est à rappeler que l’article 102 TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante. L’intimée allègue que le fait d’accorder à la société PORSCHE le bénéfice de la protection qu’elle revendique, au titre des règles de la propriété industrielle, conduirait à permettre un abus de position dominante. Elle considère en effet que son adversaire, se trouverait de facto en situation dominante sur le marché français pour la commercialisation des jantes litigieuses, du fait de la protection garantie au titre du droit des dessins et modèles. Elle reproche à son adversaire d’abuser de cette position en pratiquant des prix prohibitifs, trois à quatre fois plus élevés que les siens.

La société appelante conteste que les conditions susceptibles de caractériser un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, soient réunies en l’espèce, se prévalant notamment de la jurisprudence de la CJUE.

Il importe de souligner qu’avant d’envisager tout abus commis par une société, il est nécessaire de caractériser sa situation de position dominante. Selon la société ACACIA, cette situation se déduirait directement de la protection au titre du droit de dessins et modèles sur les jantes litigieuses. Toutefois, la CJUE a décidé à plusieurs reprises que la protection offerte par les droits de propriété industrielle nationaux ne conférait pas nécessairement, en elle-même, une position dominante. Elle a ainsi considéré que « le seul fait d’obtenir le bénéfice d’un droit exclusif accordé par la loi, droit dont la substance consiste à pouvoir empêcher la fabrication et la vente des produits protégés par des tiers non autorisés, ne peut pas être regardé comme une méthode abusive d’élimination de la concurrence. » (CJCE, 5 oct. 1988, aff. 238/87, Sté AB Volvo c/ Sté Erik Veng, préc.) Accorder à la société PORSCHE la protection au titre des modèles de jantes déposés ne peut donc, en soi, lui conférer une position dominante. En effet, la position dominante ne peut être caractérisée que si l’intéressé est en mesure, par son pouvoir économique, d’empêcher le maintien d’une concurrence effective sur une partie importante du marché considéré, en bloquant la diffusion de produits substituables à ceux

protégés par son droit. Or l’intimée ne démontre nullement que la société PORSCHE se trouverait dans une telle position, étant relevé que la protection des modèles de jantes Porsche n’empêche en aucun cas la concurrence sur marché français de la jante, par la commercialisation de produits de ce type non-contrefaisants.

Le moyen tiré de la violation de l’article 102 TFUE doit dès lors être écarté.

La société ACACIA sera déboutée de ses demandes fondées sur la violation alléguée des articles 34, 36 et 102 TFUE. En conséquence, il convient d’appliquer à la cause les dispositions de l’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibent notamment la fabrication, la mise sur le marché et l’importation d’un produit incorporant un modèle déposé. En vertu de texte, la commercialisation en France, par la société ACACIA, des modèles de jantes « Cayenne » et « Corsair », identiques aux modèles détenus par la société PORSCHE, est constitutive d’actes de contrefaçon. La société ACACIA se verra ordonner de cesser tout acte de contrefaçon et devra être condamnée à indemniser le préjudice éventuellement subi par la société PORSCHE.

IV/ Sur l’indemnisation et les mesures complémentaires :

1/ l’indemnisation du préjudice de la société PORSCHE : Pour l’indemnisation de son préjudice causé par les actes de contrefaçon commis par la société ACACIA, la société PORSCHE expose qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le manque à gagner commercial qu’elle a pu subir, et sollicite en conséquence que soit ordonnée une expertise visant à déterminer le nombre de jantes vendues en France par l’intimée, afin de pouvoir en déduire le bénéfice manqué par l’appelante.

L’intimée s’oppose à cette demande, soulignant qu’une expertise ne saurait être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la société PORSCHE dans l’administration de la preuve.

Cependant, la demande de la société PORSCHE doit être admise, dès lors que la cour et l’appelante ne disposent pas de tous les éléments utiles et nécessaires à la détermination de l’étendue et de la valeur du préjudice éventuellement subi. L’avance de frais sera assurée par la demanderesse à l’expertise. La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision. La date de point de départ avancée par la société PORSCHE ne peut être retenue. Le préjudice devra être évalué à partir de la date à laquelle la commercialisation sur le marché français des marchandises contrefaites est attestée, à savoir celle du premier constat d’huissier, soit le 22 juillet 2011.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société PORSCHE, dans l’attente de la communication du rapport d’expertise.

En revanche, il n’a pas lieu de faire droit à la demande d’une provision de 100 000 euros, dès lors que la société PORSCHE n’apporte aucun élément de nature à établir un préjudice éventuel d’une ampleur qui justifierait une telle provision.

2/ les mesures complémentaires :

La société PORSCHE demande également que soient ordonnées des mesures complémentaires visant à faire cesser les actes de contrefaçon dont elle est victime. Il convient d’y faire droit.

La cour fait en conséquence interdiction à la société ACACIA de commercialiser les modèles de jantes « Cayenne » et « Corsair » sur le marché français, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et pendant une durée de deux mois.

En outre, la cour ordonnera la publication de la décision à intervenir selon les modalités détaillées au dispositif.

V/ Sur la mise en cause de la société ULTRA GROUP :

La société ULTRA GROUP a commercialisé les jantes contrefaites en France. L’appelante sollicite sa condamnation à une somme de 5 000 euros en réparation de ces actes de contrefaçon.

Par sa défense, la société ULTRA GROUP argue de sa bonne foi, soulignant qu’elle est restée, jusqu’à l’assignation, dans l’ignorance du fait qu’elle s’exposait à des poursuites pour contrefaçon en commercialisant les jantes litigieuses.

Néanmoins, la société ULTRA GROUP se contente de seules affirmations et n’apporte aucun élément de nature à établir sa bonne foi. Or, en matière de contrefaçon, la bonne foi n’est pas présumée. Au contraire, le professionnel, y compris revendeur, est censé avoir procédé aux vérifications nécessaires à lui permettre de s’assurer qu’il ne commercialise pas un produit contrefait. Ceci d’autant plus que, au cas d’espèce, la société ULTRA GROUP ne pouvait ignorer que les modèles litigieux étaient des reproductions des modèles déposés PORSCHE, puisqu’elle s’en prévalait sur son site internet. Il lui appartenait donc de s’assurer de la licéité de la commercialisation de ces produits. La bonne foi ne peut dès lors être retenue, et la société ULTRA GROUP devra être condamnée à indemniser la victime de la contrefaçon.

La société ULTRA GROUP demande par ailleurs à ce que la société ACACIA soit condamnée à la garantir de sa condamnation au profit de la société PORSCHE. Elle n’invoque cependant aucun fondement juridique sur lequel une telle garantie serait due. Elle ne se prévaut notamment d’aucune clause de garantie. Elle sera par conséquent déboutée sur ce point.

La cour ayant ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par la société PORSCHE du fait des actes de contrefaçon, il conviendra de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ULTRA GROUP, dans l’attente de la communication du rapport d’expertise.

VI/ Sur les demandes accessoires :

Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente qu’il soit statué sur l’indemnisation de la société Porsche.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, REJETTE les demandes, formées par la société ACACIA, tendant à la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier des 22 juillet 2011, 5 septembre 2011 et 8 novembre 2012, REJETTE les demandes, formées par la société ACACIA, tendant à la nullité des modèles DM/052059 « Sport techno » et DM/060195 « GT3 », REJETTE les demandes, formées par la société ACACIA, fondées sur la violation alléguée des articles 34, 36 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, y compris la demande de soumission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne,

DECLARE que la société ACACIA a commis des actes de contrefaçon par la fabrication et la commercialisation des jantes « Cayenne » (DM/052059) et « Corsair » (DM/060195), en violation des droits de la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE sur les modèles DM/052059 « Sport techno » et DM/060195 « GT3 »,

DECLARE que la société ULTRA GROUP, en commercialisant les jantes « Cayenne » (DM/052059) et « Corsair » (DM/060195), s’est également livrée à des actes de contrefaçon,

INTERDIT aux sociétés ACACIA et ULTRA GROUP de commercialiser les jantes « Cayenne » et « Corsair », ainsi que toute jante reproduisant les modèles DM/052059 et DM/060195, sur le marché français, sous délais d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction, pendant une durée de deux mois, CONDAMNE les sociétés ACACIA et ULTRA GROUP, chacune en ce qui la concerne, à indemniser le préjudice éventuellement subi par la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE, du fait des actes de contrefaçon,

SURSEOIT à statuer sur les éventuels préjudices de la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, REJETTE la demande de provision à hauteur de 100 000 euros formée par la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE,

ORDONNE une expertise confiée à : Roland E, expert-comptable, demeurant : […]

qui recevra pour mission de :

"- convoquer les parties,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- procéder à l’étude de ces pièces,
- s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment en matière automobile,
- déterminer le bénéfice manqué par la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE à partir du nombre de jantes litigieuses, modèles « Cayenne » et « Corsair », vendues par la société ACACIA à des acheteurs établis en France, et ce depuis le 22 juillet 2011, jusqu’au 18 septembre 2019,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige"

ORDONNE la consignation par la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE d’une somme de 8 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Délégation de Strasbourg, […], ce avant le 30 décembre 2019, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

FIXE à huit mois à compter de sa saisine le délai dont dispose l’expert pour déposer son rapport et DIT que l’expert pourra déposer un pré- rapport,

DIT que les parties devront respecter les délais donnés par l’expert pour déposer leurs dires, à peine d’irrecevabilité de ceux-ci,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :

VENDREDI 25 septembre 2020, à 9 HEURES, SALLE 31

afin que les parties déposent leurs conclusions après le dépôt du rapport d’expertise, et exclusivement sur l’indemnisation des préjudices qu’aurait subi la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

DEBOUTE la société ULTRA GROUP de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société ACACIA,

ORDONNE la publication de la présente décision dans trois supports au choix de la société DR. ING. H.C.F. PORSCHE et aux frais de la société ACACIA, dans la limite de 5 000 euros HT, ainsi que la publication d’un extrait de la présente décision sur la page d’accueil du site « wspitaly.com », pendant une période de trois mois dans la limite d'1/8^e de la page d’accueil,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.