FAITS ET PROCEDURE Madame S est titulaire de la marque TRANSULOSE déposée le 22 février 1990 sous le n 190 060, enregistrée sous le n 1 576 788 pour désigner dans la classe 5 des « produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygièniques, substances diététiques à usage médical. » Monsieur Pierre M PRIVAT a déposé le 30 juillet 1993 la marque TRANSIDOSE enregistrée sous le n 93 479 688 pour désigner dans les classes 3 et 5 les produits suivants "parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
- Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygièniques, substances diététiques à usage médical". Madame S s’estimant victime de contrefaçon, avait assigné les laboratoires MARTIN P et Monsieur Pierre M PRIVAT par acte du 22 mars 1995. Elle priait le tribunal de constater la contrefaçon ou l’imitation illicite de sa marque TRANSULOSE par la marque TRANSIDOSE, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, d’ordonner la radiation de la marque TRANSIDOSE ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. Les défendeurs avaient conclu au débouté, contestant la contrefaçon et soutenant que Madame S n’établissait pas l’existence d’un préjudice. Le jugement a :

- dit que Monsieur M PRIVAT et la société Laboratoires MARTIN PRIVAT ont commis des actes contrefaçon par imitation de la marque TRANSULOSE,
- interdit aux défendeurs d’utiliser sous quelque forme que ce soit le terme TRANSIDOSE, sous astreinte, et prononcé des mesures de publication,
- condamné solidairement les défendeurs à payer à Madame S 80 000 francs à titre de dommages-intérêts,
- prononcé la nullité du dépôt de la marque TRANSIDOSE,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Monsieur M PRIVAT et les L MARTIN PRIVAT poursuivent la réformation de cette décision et, à titre reconventionnel, prient la Cour de prononcer la déchéance de la marque TRANSULOSE pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans. Ils sollicitent également que Madame S soit condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

Madame S prie la Cour de déclarer irrecevable la demande de déchéance et conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite également que les appelants soient condamnés un solidum à lui payer la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

DECISION I – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DE LA MARQUE : Considérant que les appelants soutiennent que Madame S n’a pas exploité la marque TRANSULOSE pendant cinq ans et sollicitent en conséquence le prononcé de la déchéance de cette marque ; qu’ils indiquent que la marque TRANSULOSE a été déposée le 20 février 1990 et que son lancement sur le marché date de septembre 1996 ; qu’ils précisent que la demande d’autorisation de mise sur le marché présentée en 1994 par les Laboratoires SCHWARZ PHARMA ne constitue pas un juste motif au sens de l’article 714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que Madame S réplique que l’exploitation de la marque en 1996 est antérieure à la demande en déchéance formée pour la première fois par conclusions du 30 décembre 1996 ; qu’elle indique que l’attente des Autorisations de Mise sur le Marché nécessaires pour l’exploitation d’un produit pharmaceutique constitue un juste motif au sens de l’article 714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’il importe peu que ce soit les Laboratoires SCHWARZ PHARMA et non elle-même qui aient sollicité la délivrance de l’A.M. M. ; Considérant qu’il résulte des documents versés aux débats, que, dès 1993, des essais cliniques portant sur le produit TRANSULOSE étaient réalisés et que le 15 mars 1994 une demande d’autorisation de mise sur le marché du produit TRANSULOSE a été présentée ; que l’A.M. M. a été délivrée le 5 mai 1995 et a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel du 28 octobre 1995 ; que c’est dans c’est conditions que le produits a été distribué courant 1996 ; Considérant qu’il ne peut être sérieusement contesté que la procédure de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché à laquelle, était subordonné le produit TRANSULOSE, constitue une excuse légitime au sens de l’article 714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle, s’agissant d’un empêchement qui n’est pas imputable au titulaire de la marque ; Considérant qu’il importe peu que la demande d’A.M. M. ait été présentée par les laboratoires SCHWARZ PHARMA et non par Madame S, l’exploitation de la marque pouvant être réalisée aussi bien par le titulaire que pour le compte de celui-ci ;

Considérant dès lors que la demande de déchéance de la marque TRANSULOSE doit être rejetée. II – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que les appelants indiquent qu’il ne sauraient être retenu une contrefaçon par imitation au motif que les termes TRANSULOSE et TRANSIDOSE seraient suffisamment distincts pour que le public les différencie clairement et que la présence de deux lettres différentes aboutirait à une prononciation phonétiquement différente ; qu’ils ajoutent que, s’agissant de produits relatifs à la santé, le risque de confusion doit s’apprécier non pas au regard du client moyen, mais d’un consommateur plus attentif ; qu’ils soutiennent qu’en l’espèce il n’existait aucun risque de confusion puisque, lorsque TRANSIDOSE a été distribué, TRANSULOSE n’était pas encore sur le marché ; Considérant qu’ils concluent à l’inexistence d’un préjudice et ce d’autant que le produit aurait été retiré très rapidement du marché ; Considérant que Madame S soutient que la contrefaçon est établie ; qu’elle indique qu’il s’agissait de produits ayant le même objet puisque, même si l’un était un produit diététique et l’autre un produit pharmaceutique, ils étaient tous deux destinés à faciliter le transit intestinal ; Que Madame S indique qu’elle a subi un préjudice consistant en l’affaiblissement du pouvoir distinctif de sa marque et que l’existence du produit TRANSIDOSE sur le marché a gêné le lancement de son produit TRANSULOSE ; Considérant que le risque de confusion des marques doit s’apprécier au regard de l’acheteur d’attention moyenne, s’agissant même de produits pharmaceutiques ou diététiques ; Qu’en l’espèce, les marques TRANSULOSE et TRANSIDOSE présentent des similitudes tant visuelles que phonétiques de nature à entraîner un risque de confusion ; que le risque de confusion est aggravé par la similitude des produits couverts par les marques ; qu’il s’ensuit que la marque TRANSIDOSE constitue l’imitation illicite de la marque TRANSULOSE ; Considérant que l’imitation affaiblit le pouvoir distinctif de la marque et cause en elle- même un préjudice, accru en l’espèce par le trouble résultant de la présence sur le marché de TRANSIDOSE au moment où TRANSULOSE obtenait son autorisation de mise sur la marché ; Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur les mesures réparatrices, sauf en ce qui concerne les publications qui n’apparaissent pas nécessaires, la marque incriminée n’étant plus exploité ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à Madame S la somme de 10 000 francs pour ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les mesures de publication ; Réformant de ce chef, Dit n’y avoir lieu à mesures de publication, Condamne in solidum la Société LABORATOIRES MARTIN P et Monsieur Pierre M PRIVAT à payer à Madame S la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum la société LABORATOIRES MARTIN PRIVAT et Monsieur Pierre M PRIVAT aux dépens ; Admet Maître M, avoué, au bénéfice des disposition de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.