COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 DECEMBRE 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 302, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09001.

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° Réf 8043 96 NT.

DECLARANTE AU RECOURS : Société anonyme de droit suisse SOCIETE DES PRODUITS NESTLE prise en la personne de son président, ayant son siège social VEVEY, 1800, ENTRE DEUX VILLE (SUISSE), représentée par Maître Valérie PERRICHON associée de la SEP Bardehle Pagenberg, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390.

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur N.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 4 février 2013 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a refusé la protection en France de la marque internationale figurative n° 804 396 de la société de droit suisse SOCIETE DE S PRODUITS NESTLE, enregistrée le 6 juin 2013 pour les produits 'barres chocolatées' en classe 30, ayant fait l’objet d’une désignation postérieure de la France le 18 novembre 2005, et ainsi reproduite :

Vu le recours contre cette décision formé par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE le 3 mai 2013, son mémoire adressé au greffe le 3 juin 2013 et ses dernières écritures du 22 octobre 2013 ;

Vu les observations du Directeur de l’INPI adressées à la Cour le 27 août 2013 ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE,

Sur la demande de rejet des pièces n° 33 à 43 de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE :

Considérant que l’INPI fait valoir que les pièces numérotées 33 à 43 de la société NESTLE ont été produites pour la première fois devant la Cour doivent être déclarées irrecevables dans le cadre du présent recours ;

Que la société NESTLE ne conteste pas le motif allégué ;

Considérant ceci exposé que dans le cadre d’un recours exercé contre une décision du directeur de l’INPI se prononçant sur un enregistrement de marque, les documents non mis aux débats au cours de la procédure administrative ne peuvent être pris en compte ;

Que dès lors les pièces numérotées 33 à 43 de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE produites pour la première fois devant la Cour, qui n’avaient pas été communiquées dans le cadre de l’opposition formée contre la décision de l’INPI contestée, doivent être rejetées des débats ;

Sur le refus d’enregistrement de la marque :

Considérant que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE conteste l’appréciation du Directeur de l’INPI qui a refusé à l’enregistrement la partie française de la demande d’enregistrement international n° 804396 aux motifs principaux que ce dernier est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature et la fonction des produits proposés à l’enregistrement, que cette forme est en outre usuelle pour de tels produits et en conséquence dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits d’une autre entreprise ;

Que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE fait en premier lieu valoir au soutien de son recours que si le signe demandé à l’enregistrement est effectivement constitué par la forme du produit qu’elle commercialise, cette forme peut en elle-même être distinctive, seule une forme exclusivement imposée par la nature ou la fonction du produit n’étant pas éligible à la protection ; que ce signe, outre son utilisation en tant que forme des produits, est présent sur ses emballages, et est donc visible, contrairement à ce que soutient le Directeur général de l’INPI ;

Qu’elle indique en l’espèce qu’au terme d’une étude des formes de barres chocolatées, celle de sa propre barre ne reprend aucun des éléments communément adoptés, à savoir une barre lisse présentant des reliefs irréguliers ou deux barres disposées individuellement ; que les caractéristiques de sa barre sont dès lors propres et arbitraires et permettent l’identification des produits désignés ainsi qu’il ressort d’un sondage réalisé en septembre 2008 ; qu’elle rappelle enfin que cette marque a déjà fait l’objet d’un enregistrement en France à titre de marque figurative le 10 janvier 2010 sous le n°3 001 334 pour la même catégorie de produits, et que de nombreuses autres marques tridimensionnelles constituées par la forme d’une barre chocolatée existent en France ; qu’elle en déduit que la forme choisie est bien distinctive et éligible à la protection ;

Qu’elle fait ensuite valoir que la forme déposée n’est pas exclusivement imposée par la nature ou la fonction de son produit, et estime inopérant l’argument du Directeur de l’INPI ayant assimilé la forme déposée à celle d’une tablette de chocolat dont la forme est imposée par le sectionnement de la tablette en carrés, étant donné que les barres chocolatées et les tablettes de chocolat sont des produits distincts et non substituables, les premières comportant d’autres ingrédients que le seul chocolat ;

Qu’elle se prévaut d’une décision de la Chambre de Recours de l’OHMI du 19 décembre 2012 ayant reconnu valable une variante de la marque objet du présent litige, aux motifs que cette forme n’était pas imposée par la nature ou la fonction du produit et que le caractère sécable ne rendait pas la forme exclusivement fonctionnelle, d’autres moyens de rendre la barre sécable existant, et ajoute que le signe comporte des caractéristiques ornementales indépendantes de toute considération technique, à savoir : deux barres de forme trapézoïdale et plate sur le dessus, dotées d’arrêtes légèrement inclinées et comportant des côtés droits, jointes l’une à l’autre par un socle large et plat mais séparées par une profonde cannelure ; qu’elle en conclut que la forme déposée n’est pas exclusivement constituée par la nature ou la fonction du produit et est en conséquence éligible à la protection ;

Qu’enfin, la requérante revendique la protection du signe du fait de l’usage intensif effectué préalablement au dépôt et souligne à cet égard sa position de troisième fabricant mondial de chocolats avec un chiffre d’affaires mondial d’environ 909 millions d’euros en 2008 pour les barres 'KIT KAT'; qu’elle indique réaliser d’importants investissements publicitaires en France pour les barres chocolatées, à hauteur de 2.600.000 euros en 2007, que le taux de reconnaissance de cette forme est de 85% pour les moins de 50 ans et de 93% pour les moins de 35 ans, selon un sondage réalisé en France au mois d’août 2008 ; qu’enfin cette notoriété a été reconnue par un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 11 janvier 2002 et par la décision précitée de la Chambre de Recours de l’OHMI ;

Considérant que le Directeur général de l’INPI estime pour sa part qu’on ne peut déduire de la comparaison réalisée par la requérante entre la forme de sa barre et celles présentes sur le marché que la dite forme se démarque significativement des autres ; que ces barres partagent un format 'de poche', une faible hauteur et une longueur représentant plusieurs fois leur largeur, et se présentent soit seules soit par paire ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la forme déposée, principalement composée de figures géométriques simples reprend cette forme générale et les proportions habituelles du secteur ; que les éléments ornementaux invoqués ne sont que de simples variantes des formes de base communément utilisées pour des barres chocolatées ainsi que le montrent les pièces produites par la requérante ; que la forme déposée n’est donc pas distinctive per se ;

Qu’il ajoute que la requérante ne peut pas plus se prévaloir de l’acceptation par le passé de marques constituées par des formes de confiserie, ces marques étant anciennes, divergentes des habitudes du secteur, ne reprenant pas la forme du produit lui-même ou étant des marques communautaires, hors de l’appréciation de l’INPI ; que sur le caractère exclusivement fonctionnel ou naturel de la forme, il indique qu’une forme peut être fonctionnelle quand bien même le résultat peut être atteint par d’autres formes ; qu’en l’espèce la forme pour désigner des barres chocolatées procède exclusivement de la nature du produit, à savoir une confiserie chocolatée sous forme de barre, et de la fonction de ce produit, à savoir la présence d’un sillon central et d’un socle fin permettant une séparation propre et facile des barres, et ajoute qu’il ressort d’ailleurs des campagnes de communication de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE que cet effet technique est recherché et vanté et qu’il ne s’agit pas de savoir si ce résultat est une contrainte pour le consommateur, la seule possibilité offerte à ce dernier de séparer les barres pouvant caractériser un résultat technique ;

Qu’il indique que autres éléments de forme n’étant ni des caractéristiques essentielles ni fortement perceptibles, sont

dépourvus de pertinence ; que la comparaison opérée avec les tablettes de chocolat est en revanche pertinente, les produits étant voisins et leurs formes dictées par la recherche des mêmes résultats techniques ; qu’ainsi octroyer protection à la forme revendiquée reviendrait à bloquer l’usage de formes utilitaires non seulement pour les barres chocolatées objets du dépôt mais également pour des produits similaires, telles les tablettes de chocolat ;

Que sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, le Directeur général de l’INPI fait valoir que les pièces numérotées 33 à 43 de la requérante sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ; que les autres pièces produites ne démontrent pas un usage continu, intense et de longue durée du signe envisagé sur le territoire français, les documents produits étant soit généraux au lieu d’être spécifiques à la forme concernée, soit ne comportent pas la dite forme, soit encore ne concernent à tout le moins pas uniquement la France ; que dans ces circonstances, seul le sondage réalisé en 2008 constitue une pièce pertinente, mais insuffisante à elle seule pour démontrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif;

* Sur l’absence de caractère distinctif

Considérant qu’aux termes de l’article L.711-1, alinéa 1^er du Code de la Propriété Intellectuelle, 'la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale' ;

Que la portée de cet article doit être appréciée au regard des exigences de la directive 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 dont il réalise la transposition ;

Que selon l’article 2 de la directive peuvent constituer des marques les signes (…) propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, et selon l’article 3 a) et b) sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne peuvent constituer une marque et les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

Que la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit, notamment dans ses arrêts Lloyd et Windsurfing, que pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, la juridiction nationale doit apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises ;

Qu’elle a en outre indiqué, notamment dans ses arrêts Henkel KgaA, Storck et Lindt & Sprungli que ce caractère distinctif doit être

apprécié d’une part par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et d’autre part par rapport à la perception que le public pertinent en a, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Considérant que s’agissant d’une marque tridimensionnelle qui est indissociable de la représentation du produit visé, cette exigence sera satisfaite si la forme déposée se différencie de façon significative de celle adoptée par les opérateurs sur le marché, c’est à dire si cette différence de présentation est suffisante pour permettre au consommateur d’y voir l’indication d’une origine distincte ;

Or considérant en l’espèce que la forme tridimensionnelle demandée à l’enregistrement est celle, selon la requérante de 'deux barres parallèles allongées, de forme trapézoïdales, dotées d’arrêtes légèrement inclinées, comportant des côtés droits, jointes l’une à l’autre, un socle large et plat sur lequel sont présentées les deux barres parallèles, une profonde cannelure séparant les barres l’une de l’autre, une largeur d’angle et une forme de sillons très spécifiques, une surface de dessus plate' ;

Que cette forme, certes finalement assez simple comme le relève l’INPI, se distingue des nombreuses barres chocolatées présentes sur le marché français dont elle n’adopte pas la forme générale constituée en majorité d’une barre unique, de surface non lisse comportant des éléments en relief ou de deux barres individuelles, de forme arrondie et comportant une surface non lisse ;

Qu’en effet les exemples de représentations produits par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE conduisent à constater que les barres chocolatées présentes sur le marché français sont constituées de formes diverses et variées, et notamment de carrés accolés les uns aux autres (Kinder Country), d’un socle rectangulaire surmonté de demi-sphères dans lesquelles sont dessinées des lignes courbes dans le sens de la largeur, conférant un aspect non lisse à la barre ( Ferrero Duplo), d’un rectangle large, de surface non lisse laissant apparaître un relief irrégulier et dont les pourtours sont arrondis (Balisto), de petits rectangles présentés en alternance en partie pleine et partie évidée avec un certain relief et formant une barre unique (Kinder), d’une barre unique de forme rectangulaire, plutôt large, de surface non lisse et aux contours arrondis (Snickers), d’une barre unique de forme rectangulaire et large, de surface non lisse et au relief irrégulier constitué par une ligne en son centre dans le sens de la longueur coupée au niveau horizontal de lignes plus courtes en relief, aux contours irréguliers et d’aspect général arrondi (Bounty), d’une barre unique de forme rectangulaire, large, lisse et aux contours arrondis (Nougatti), de petits carrés striés accolés les uns aux autres et formant une barre unique non lisse (Milka), d’une

barre unique de forme rectangulaire, large, de surface non lisse avec des éléments en relief irréguliers et aux contours arrondis (Mars), de deux barres individuelles non reliées l’une à l’autre de forme demi-cylindrique, allongées et de surface non lisse (Twix), d’une barre unique de forme rectangulaire, large, de surface non lisse et aux contours légèrement arrondis (Start), d’une barre unique de forme cylindrique, large et de surface non lisse comportant des reliefs irréguliers (Lion), d’une barre unique de forme rectangulaire, large et sur laquelle sont dessinées des lignes diagonales formant des losanges (Milkyway), d’une barre unique de forme rectangulaire, large, de surface non lisse et aux contours arrondis (Carrefour), d’une barre unique de forme de forme demi-cylindrique, allongée et de surface légèrement irrégulière et d’une barre rectangulaire présentant à la surface une juxtaposition de céréales en forme de cercles donnant un aspect en relief prononcé (Nesquik), de prismes droits à base triangulaire accolés les uns aux autres, apposés sur un socle de forme rectangulaire et allongé et constituant une barre unique (Toblerone), de deux barres individuelles séparées l’une de l’autre, chacune étant constituée d’un socle de forme rectangulaire, allongé et surmonté de demi-cylindres accolés les uns aux autres (Kinder Bueno), de demi-cercles accolés les uns aux autres et formant une barre unique de forme rectangulaire (Delight), d’une barre unique de forme rectangulaire, large et de surface non lisse laissant apparaître un contraste de couleurs et de matières (Sundy), ou d’une barre unique de forme rectangulaire, large et de surface non lisse (Nuts), et qu’aucune d’entre elles n’associe les éléments caractéristiques de la forme déposée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE ;

Que cette forme est ainsi aisément mémorisable par le public concerné, ce d’autant qu’il est établi qu’elle figure en tout ou partie sur les emballages des barres chocolatées KIT KAT commercialisées par le groupe NESTLE ;

Qu’elle est donc intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque et doit être reconnue comme valable au sens des dispositions susvisées, le fait que son enregistrement permette à son titulaire d’interdire à un tiers d’en faire usage sur le territoire français pour des produits identiques ou similaires constituant non pas un détournement, mais une simple application du droit des marques ;

* Sur la forme imposée par la nature ou la fonction du produit

Considérant que selon l’article 711-2c) du Code de la Propriété Intellectuelle sont dépouvus de caractère distinctif 'les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit' ;

Que la portée de ces dispositions doit également être appréciée au regard des exigences de l’article 3 e) de la directive 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 dont il réalise la transposition et selon lequel 'sont refusés à l’enregistrement (…) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit et par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique' ;

Qu’en l’espèce l’INPI a considéré que la forme déposée était imposée par la fonction des produits concernés et qu’elle permettait l’obtention d’un résultat technique en ce qu’il permet de la rendre facilement sécable ;

Que cependant il apparaît des barres chocolatées présentes sur le marché français que celle déposée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, dont les caractéristiques ont été ci-dessus énoncées, n’est pas imposée par la nature ou la fonction du produit mais au contraire est propre à l’identifier de par les choix arbitraires qui ont été effectués ;

Qu’enfin si le fait que les deux barres sont alignées et reliées par une base plus fine peut contribuer à faciliter le fractionnement du produit, le caractère sécable ne rend pas pour autant la forme déposée exclusivement fonctionnelle dès lors qu’il existe d’autres moyens de rendre la barre fractionnable et cette solution n’est par conséquent ni technique ni essentielle dans la forme de la barre chocolatée ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que le signe déposé n’est pas dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits figurant dans la demande et peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits ;

Que la décision rendue par le Directeur de l’INPI qui a refusé l’enregistrement doit en conséquence être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire tiré de l’acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage qui devient sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Écarte des débats les pièces les pièces numérotées 33 à 43 de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE.

Annule la décision rendue le 4 février 2013 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.