COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 juin 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°120/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25384 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 10/14370

APPELANTE SAS LOGISTIQUE FRET (LOGFRET) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 301 589 784 Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Bois du Coudray […] 93600 AULNAY SOUS BOIS Représentée par M^e Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de M^e Alexandre G de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

INTIMÉES Société SD-3C LLC Société de droit de l’État du Delaware – États Unis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Wilmington New Castle Country 19801 DELAWARE ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE Représentée et assistée de M^e Annette S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

SARL CELLNET IMPORT EXPORT Société de droit algérien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] El Harrach (16) ALGER (ALGERIE) Représentée par M^e Sandra OHANA de l’AARPI O ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de M^e Adrien E de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque K123

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

14/25284 Logfret

La société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) SD-3C LLC indique avoir été créée dans le but de donner des licences sur les cartes mémoire, tant en ce qui concerne les marques que les brevets.

Elle est titulaire notamment de la marque communautaire semi- figurative

(ci-après Micro SD) n° 8204901, déposée le 07 avril 2009 et enregistrée le 28 décembre 2009, pour désigner notamment en classe 9, les « supports de stockage de données, à savoir cartes à mémoire à circuits intégrés ».

Par télécopies des 23 et 29 septembre 2010, la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret a informé la société SD-3C LCC qu’elle procédait à la retenue de 55 000 cartes mémoires présumées contrefaire la marque Micro SD d’une capacité de 1Gb et 2Gb portant la marque Micro SD, ce qui lui a été confirmé par cette société, lui a précisé que ces marchandises avaient, selon le déclarant DHL, pour expéditeur la société Asia Tai Tung T, établie à Hong Kong, et pour destinataire la société Logfret (pour le compte de Lounis M), […] (10^e).

Par acte du 6 octobre 2010, après avoir identifié la société Logfret comme étant en la société Logistique Fret, détenant un établissement au […], mais dont le siège social est situé […] à Alnay-sous-Bois (93), la société SD-3C LLC a fait assigner cette société (ci-après Logfret) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque communautaire précitée.

Niant avoir la qualité d’importateur des produits litigieux et affirmant que la société de droit algérien Cellnet, dont M. Mustapha L serait gérant, serait la seule destinataire des marchandises litigieuses, la société Logfret a, par acte du 11 octobre 2011, fait assigner cette société en intervention forcée.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 22 juin 2012, à la demande de la société Cellnet, se prévalant d’un certificat de conformité de la société Dynacar, licenciée de la société SD-3C LLC, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, aux fins de déterminer l’authenticité des cartes mémoire litigieuses.

Au terme de son rapport du 17 mai 2013, déposé le 24 mai 2013, l’expert a conclu à l’absence de preuve de non-authenticité des cartes.

Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal a : • écarté des débats les pièces n°15 et 16 produites par la société SD-3C LLC, • dit que la société Logfret, en important sur le territoire français, 55 000 cartes mémoire revêtues de la marque appartenant à la société SD-3C LLC, sans l’autorisation du titulaire de la marque, a commis des actes de contrefaçon, • ordonné la destruction, aux frais de la société Logfret, des 55 000 cartes mémoire, se trouvant dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret, sous contrôle d’un huissier, •condamné la société Logfret à payer à la société SD-3C LLC la somme de 9 700 € en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon et la somme de 5 000 € pour atteinte à la marque, •débouté la société Cellnet de l’intégralité de ses prétentions, • rejeté la demande en garantie formée par la société Logfret à l’encontre de la société Cellnet, • débouté les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné la société Logfret à payer à la société SD-3C LLC d’une part et à la société Cellnet d’autre part, la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles, • condamné la société Logfret aux dépens, • autorisé M^e Annette S et la Selarl HM Galimidi, à recouvrer directement, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance.

La société Logfret a interjeté appel de cette décision.

Vu ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2015, par lesquelles elle demande à la cour, au-delà des demandes de

constatations ou de 'dire et juger’qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, de : •infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

•dire et juger que la preuve de la contrefaçon alléguée n’est pas rapportée par la société SD-3C LLC faute de démontrer que les cartes mémoires saisies par la douane le 29 septembre 2010 ne sont pas authentiques, • débouter la société SD-3C LLC de l’ensemble des demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

•dire et juger que les cartes mémoires litigieuses n’étaient pas destinées à être commercialisées au sein de la Communauté Européenne, le véritable importateur étant la société de droit algérien Cellnet, appelée en garantie, et qu’elle n’a commis aucun acte d’usage des marchandises arguées de contrefaçon ou à tout le moins, qu’aucun usage n’a été réalisé pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de SD-3C a été déposée, •débouter la société SD-3C LLC de l’ensemble des demandes à son encontre,

à titre plus subsidiaire,

•dire et juger la société Logfret recevable et bien fondée en ses demandes de garantie formelle contre la société Cellnet, •lui substituer la société Cellnet et dire et juger que celle-ci est la partie principale contre laquelle les demandes de la société SD-3C LLC doivent être dirigées,

à titre encore plus subsidiaire,

•condamner la société Cellnet à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause, • débouter la société SD-3C LLC de sa demande incidente visant à obtenir la majoration de la condamnation financière prononcée par la décision entreprise, • débouter la société SD-3C LLC de sa demande de publication judiciaire,

• limiter le montant de l’hypothétique condamnation à intervenir à la somme symbolique de 1 €, • débouter la société Cellnet de sa demande reconventionnelle à son encontre de la société Logfret au titre de préjudice prétendument causé par la saisie des marchandises litigieuses par la douane, • – condamner la société SD-3C LCC à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la société SD-3C aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 13 mai 2015, la société SD-3C LLC, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

•confirmer le jugement, sauf sur l’absence de condamnation de la société Cellnet, le montant des sommes allouées et le rejet de la mesure de publication, statuant à nouveau de ces chefs, • interdire à la société Logfret et à la société Cellnet l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination 'micro SD', et ce sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, • condamner in solidum la société Logfret et la société Cellnet à lui à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 11 200 € au titre du manque à gagner et 10 000 € à titre de l’atteinte à sa marque, • l’autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des sociétés Logfret et Cellnet, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 € H.T., •condamner in solidum la société Logfret et à la société Cellnet à lui payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner in solidum la société Logfret et à la société Cellnet en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions transmises le 18 mai 2015 par la société Cellnet, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

•infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié de contrefaisantes les 55 000 cartes mémoire revêtues de la marque appartenant à la société Sd-3C LCC et ordonné leur destruction et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, •débouter la société SD-3C LCC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, •à titre principal au motif qu’elle est bien propriétaire des 55 000 cartes mémoires portant la marque communautaire Micro SD, à titre subsidiaire au motif qu’elles n’étaient pas destinées à être commercialisées au sein de l’Union européenne et n’y ont pas été

importées, et qu’elle ne s’est rendue coupable, dans les deux cas, d’aucun acte de contrefaçon,

à titre reconventionnel,

•condamner la société Logfret et la sociéé SD-3C LCC in solidum à lui payer la somme de 383 479 € au titre du préjudice subi majoré des intérêts au taux légal, capitalisés par année, à compter du 23 septembre 2010 date de la retenue en douane, •condamner la société SD-3C LCC à lui payer 20 000 € au titre de la légèreté blâmable, •condamner in solidum la société Logfret et la sociéé SD-3C LCC à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéficie des dispositions de l’article 699 du même code,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la contrefaçon de la marque 'MicroSd’ est établie,

•débouter la société Logfret de sa demande en garantie à son encontre ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue 5 janvier 2016 ;

SUR CE, LA COUR,

— sur l’irrecevabilité des pièces n°15 et 16 produites par la société SD-3C LLC : Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté des débats ces pièces, dont la validité est contestée par la société Cellnet ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter, s’agissant de la pièce n°16 intitulée 'attestation de la société Dynacard + traduction’ que, contrairement à ce qu’expose la société SD-3C LLC dans ses conclusions, la pièce n°22 censée comporter la traduction de la carte d’identité du vice-président de la société Dynastar, ne consiste en réalité qu’en la copie recto-verso de celle-ci, en caractères chinois, laquelle, dépourvue de signature, ne permet toujours pas d’identifier le témoin ;

— sur le transit des marchandises :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu’il résultait des documents de transport relatifs aux marchandises litigieuses – et spécialement du bordereau d’expédition BHL vu par les douanes – que celles-ci, expédiées par la société Asia Tai Tung Technology, établie à Hong Kong, avait pour seule destinataire la société Logfret, domiciliée à Paris, de sorte que les sociétés Logfret et Cellnet ne peuvent

sérieusement soutenir qu’il s’agit de marchandises en transit, à destination de la société Cellnet en Algérie ;

Qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’à cet égard, il ne peut qu’être constaté que le certificat de conformité du 18 septembre 2010 de la société Dynacard d’exportation de marchandises Micro SD provenant de la société Asia Tai Tung Technology à Hong Kong vers la société Cellnet en Algérie dont se prévalent les sociétés poursuivies ne contient aucune précision permettant de le rattacher aux cartes mémoires litigieuses ; qu’au demeurant, la société Cellnet ne peut sans contradiction l’invoquer pour soutenir que les marchandises litigieuses étaient en transit, tout en soutenant, pour se défendre de l’appel en garantie de la société Logfret, que seule cette dernière en est l’importateur, en contestant les déclarations faites spontanément par M. Abdelkrim L devant les douanes ;

Considérant qu’en définitive, il résulte des documents produits que seule la société Logfret a la qualité d’importateur des cartes mémoires litigieuses en France et ce, sans que celle-ci puisse utilement opposer son activité déclarée de prestataires de service commissionnaire en transports ;

— sur l’authenticité des cartes mémoires :

Considérant qu’il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Logfret et Cellnet – et étant observé que celles-ci n’invoquent pas dans leurs écritures l’épuisement des droits
- il appartient à la société Logfret, dès lors que celle-ci est poursuivie en contrefaçon, de démontrer l’authenticité des produits revêtus de la marque dont il lui est reproché d’avoir fait usage sans autorisation ;

Qu’à cet égard, il ne peut qu’être constaté que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de conclure à l’authenticité des cartes mémoires ; qu’au surplus les hypothèses privilégiées par l’expert, selon lesquelles les cartes 1Gb seraient authentiques et les codes qui y sont trouvés seraient ceux d’une société licenciée autre que Dynacard et les cartes 2 Gb seraient en attente de leurs codes définitifs, sont contraires aux assertions des sociétés Logfret et Cellnet, qui en attribuent l’origine à la société Dynacard ;

Qu’il en est de même des autres pièces produites par la société Cellnet ;

Qu’en particulier, si celle-ci s’abstient de produire en cause d’appel une facture du 28 septembre 2010 de la société Dynacard à la société Asia Tai Tung Technology, portant sur 45 000 cartes mémoire de 1 Gb et 10 000 cartes mémoires de 2 Gb, dont le tribunal avait relevé le caractère contradictoire relativement au nombre et à la répartition des cartes de 1 et 2 Gb avec une facture de la société Asia Tai Tung Technology à la société Logfret de 2010 (le mois, écrit en chinois, n’est

pas traduit en français) portant sur 45 000 cartes de 2 Gb et 10 000 cartes de 1 Gb, les mêmes contradictions apparaissent avec le certificat d’origine du 28 septembre 2010 émanant de la chambre de commerce de Taiwan faisant état d’exportation de cartes mémoire de la société Dynacard vers la société Asia Tai Tung Technology, étant observé que ces deux derniers documents ont été produits plus de trois ans après le début de la procédure ;

qu’au final, aucune facture de la société Dynacard à la société Asia Tai Tung Technology ou à la société Cellnet n’est produite ;

Que de plus, outre que les marchandises litigieuses ont, de façon peu usuelle, été transportées en vrac dans des sacs plastiques, les prix de vente figurant sur la facture de la société Asia Tai Tung Technology (0,30 $ US pour les cartes 1 Gb et 0,50 $ US pour les cartes 2 Gb, représentant un montant total de 25 500 $) sont largement inférieurs aux prix pratiqués par les sociétés licenciées de la société SD-3C LLC et dont celle-ci justifie (soit des prix allant de 2,55 $ à 3,80 $ pour les cartes 1Gb et de 5,10 $, pour les cartes 2 Gb, ce qui, dans l’hypothèse basse, représenterait un total minimum de 140 250 $, excluant un prix de revente de 25 500 $) ;

— sur la contrefaçon par reproduction ou imitation :

Considérant que l’article 9 §1 a) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que 'la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Que l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité ;

Qu’un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ;

Que tel est le cas en l’espèce, où la société SD-3C LLC établit que la marque reproduite sur les cartes saisies constitue la reproduction quasi-servile de la marque Micro SD, seule la position de la lettre S apparaissant légèrement décalée sur la droite ;

Qu’il doit en être déduit que ce signe constitue la reproduction à l’identique du signe protégé ;

Que les produits revêtus de la marque, soit les cartes mémoires, sont identiques à ceux visées à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, soit les cartes mémoires à circuit intégré ;

Que la contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée, l’importation par la société Logifret des marchandises litigieuses en France induisant leur mise sur le marché dans ce pays ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Logifret a, en important sur le territoire français, 55 000 cartes mémoires revêtues de la marque appartenant à la société SD-3C LLC, sans l’autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon ;

— sur les mesures réparatrices :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société Logfret à payer à la société SD-3C LLC la somme de 9 700 € en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, sans inclure la somme correspondant à la redevance annuelle et la somme de 5 000 € pour atteinte à la marque, ordonné une mesure de destruction et rejeté la mesure de publication ;

Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

— sur les autres demandes : Considérant que c’est encore par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Cellnet et la demande en garantie de la société Logfret ;

Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Logfret et Cellnet et condamne à la société Logfret à payer à la société SD-3C LLC la somme de 4 000 €,

Condamne la société Logfret aux dépens,

Accorde à Maître Annette S le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.