COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 mai 2017

3^e Chambre Commerciale

R.G : 15/00812

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : M^me Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : M^me Claire LE BONNOIS, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 24 février 2017,

GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l’audience publique du 14 mars 2017

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT : SARL ILE DE LA HOUGUE, inscrite au RCS de Cherbourg sous le n° 491 266 631, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Christian L, Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, […], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 09/02/2015 […] 50630 QUETTEHOU/ FRANCE Représentée par M^e Barbara BADO, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Bastien MASSON de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANT : S BRUNO C, inscrite au RCS de Cherbourg sous le n° D 504 384 504 intervenant par M^e Bruno C liquidateur judiciaire de la Société ILE DE LA HOUGUE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 9 février 2015, […] 50105 CHERBOURG Représentée par M^e Barbara BADO, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Bastien MASSON de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ : Monsieur Christian M Représenté par M^e Marie BLANDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par M^e Sophie CONDAMINE, plaidant, avocat au barreau de CAEN FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 1999, Monsieur Christian M, propriétaire d’un fonds de commerce ayant pour objet une activité de pâtisserie, chocolaterie et glacerie situé à V, a déposé auprès de l’INPI la marque semi- figurative 'BONBONS DE CHOCOLAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER’ en classe 30. Le dépôt a été renouvelé le 26 mai 2010.

Le 4 juillet 2006, Monsieur M a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE et est devenu salarié de cette société en qualité de responsable de fabrication du laboratoire, de l’encadrement du personnel et des apprentis. Il a été licencié par la S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE le 7 février 2009.

Le 17 mai 2010, Monsieur M a proposé à la société ILE DE LA HOUGUE de lui concéder un contrat de licence d’exploitation de la marque déposée et a établi un projet de contrat qui n’a jamais été signé par la société ILE DE LA HOUGUE.

Par acte en date du 7 mars 2012, Monsieur M a fait assigner la S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE devant le tribunal de grande instance de RENNES en contrefaçon de sa marque BONBONS DE CHOCOLAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER et en parasitisme, demandant la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 25 000 € au titre des droits de la marque, 15 000 € en indemnisation du préjudice résultant des agissements parasitaires et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2012, Monsieur M et la S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE ont signé un protocole transactionnel relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur M suite à l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de CHERBOURG en date du 8 septembre 2010 statuant sur le caractère réel et sérieux du licenciement.

Suivant jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal a dit que la S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE avait commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence parasitaire et l’a condamnée à verser à Monsieur M la somme de 32 000 € au titre de dommages- intérêts outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a cessé la commercialisation des produits 'reviens- y', 'l’écume de mer', les 'pierres d’Evrecy’ et plus généralement les tuiles aux chocolats aux éclats de caramel.

La S.A.R.L. ILE DE LA HOUGUE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2015.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 15 février 2017 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mars 2017.

A l’appui de leur appel, par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2015, la société ILE DE LA HOUGUE et maître C intervenant volontaire en qualité de liquidateur, soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur M pour défaut de qualité à agir du fait du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre en 2006, de l’acte de cession du fonds de commerce entraînant nécessairement transmission du droit d’exploiter la marque et d’un accord transactionnel conclu entre les parties le 4 avril 2012.

Sur le fond, la société ILE DE LA HOUGUE et maître C soulèvent la nullité de la marque pour défaut de distinctivité, la dénomination ' Pierre de Valognes’ faisant référence pour le consommateur à un type de pierre de construction connu dans la région concernée et faisant référence à une provenance géographique. Ils invoquent en outre le caractère déceptif de la dénomination, le choix de la ville de Valognes renvoyant les consommateurs au savoir-faire particulier à cette localité en matière de collecte de lait de grand cru, et rappellent l’évolution de la législation en matière d’indications de provenance géographiques. Par ailleurs, ils soutiennent que la marque est purement descriptive et devrait être aussi annulée au vu de ce constat. Subsidiairement, ils invoquent la déchéance de la marque pour défaut de preuve de son usage sérieux dans le délai de cinq ans, rappel étant fait notamment que cet usage doit pouvoir être imputé à l’auteur de la marque, en l’espèce Monsieur M et lui seul.

Plus subsidiairement, la société ILE DE LA HOUGUE et maître C invoquent la forclusion prévue par l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur M ayant toléré son usage durant plus de cinq ans, et en toute hypothèse la prescription triennale prévue par ce même article.

Enfin, sur le fond, la société ILE DE LA HOUGUE et maître C contestent la moindre contrefaçon de la marque semi figurative, rappel étant fait que celle-ci n’est pas la marque PIERRE DE VALOGNES, mais la marque LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER, et excipent de l’absence de préjudice, Monsieur M ayant notamment cédé ses droits sur le nom commercial MORISSET et n’établissant être en mesure de reprendre l’exploitation de la marque déposée. Ils contestent de même tout acte de parasitisme, faisant observer que Monsieur M ne dispose d’aucun droit privatif sur les recettes des confiseries visées dans son assignation, recettes au demeurant cédées avec le fonds de commerce.

Au terme de ces conclusions, la société ILE DE LA HOUGUE et maître C concluent à l’infirmation de la décision et demandent à la Cour de déclarer les demandes irrecevables, d’annuler la marque revendiquée et subsidiairement de débouter au fond Monsieur M de l’intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, maître C conclut à la condamnation de Monsieur M à lui verser la somme de 40 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur M, par conclusions signifiées le 29 juin 2015, soutient que la marque déposée ne faisait pas partie des éléments incorporels cédés avec le fonds de commerce, ni des éléments visés dans le protocole transactionnel du 4 avril 2012 et conclut en conséquence au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Il affirme que la marque PIERRE DE VALOGNES est parfaitement distinctive, que la déchéance de l’article L 716-5 ne peut bénéficier qu’au titulaire d’une marque seconde, et qu’enfin la prescription ne peut être invoquée lorsque, comme dans le cas d’espèce, la contrefaçon continue à être pratiquée. Sur le fond, Monsieur M soutient que les pièces versées aux débats démontrent l’utilisation par la société ILE DE LA HOUGUE de la marque LA PIERRE DE V, l’utilisation de ces termes distinctifs occasionnant manifestement une confusion dans l’esprit des consommateurs, et ce quand bien même la totalité de la marque semi figurative déposée ne serait pas reprise. Il estime à 25 000 € la somme que la société ILE DE LA HOUGUE aurait dû lui verser pour exploiter cette marque. Il invoque par ailleurs des actes parasitaires imputables à l’appelante, celle-ci ayant continué d’exploiter les recettes de chocolat par lui conçues après son licenciement, et ce sous les mêmes dénominations commerciales. Il fait observer que ces agissements l’empêchent de reprendre son activité et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 15 000 € au titre de dommages- intérêts. Au terme de ces écritures, il conclut à une réformation partielle de la décision, demandant à la Cour de condamner la société ILE DE LA HOUGUE au paiement des sommes de 25 000 € et 15 000 € de dommages-intérêts, de lui faire interdiction sous astreinte de 250 € par jour de retard de poursuivre ces agissements parasitaires, d’ordonner la publication de la décision dans trois journaux et sa diffusion par un service de communication et de lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir

L’article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son auteur un droit de propriété ; ce droit de propriété est personnel et est attaché à la personne à l’origine de l’enregistrement ; en l’espèce, il résulte du justificatif de dépôt versé aux débats que la marque semi-figurative

BONBONS DE CHOCOLAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER a été déposée par Monsieur M en son nom propre le 22 novembre 1999, et non en qualité de commerçant ; dès lors, Monsieur M n’a pas perdu le droit de défendre son droit de propriété du fait du jugement plaçant son entreprise en redressement judiciaire.

L’acte de cession du fonds de commerce en date du 4 juillet 2006 conclu entre le mandataire liquidateur de Monsieur M et la société ILE DE LA HOUGUE mentionne au titre des éléments incorporels cédés la clientèle et achalandage, l’enseigne et nom commercial et le droit au bail, et non la marque litigieuse ; c’est dès lors à tort que la société ILE DE LA HOUGUE soutient que Monsieur M a cédé cette marque avec le fonds de commerce, rappel étant fait que cette marque est une propriété attachée à la personne de l’intéressé distincte de son activité commerciale.

Le protocole d’accord en date du 10 avril 2012 a expressément pour objet, décrit dans l’exposé des motifs puis en ses articles 2 et 4 de mettre fin au contentieux prud’homal opposant les parties et pendant devant la Cour d’appel de RENNES, Monsieur M renonçant à toute demande relative à son contrat de travail conclu avec la société ILE DE LA HOUGUE, que ce soit en ce qui concerne son exécution, sa rupture ou sa cessation contre paiement de diverses sommes, dont une indemnité forfaitaire de 7 500 € ; cet acte ne prévoit aucune stipulation en ce qui concerne les droits tirés par Monsieur M du dépôt de sa marque ; en application de l’article 2048 du Code Civil, qui édicte que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, il y a lieu dès lors de constater que Monsieur M n’a nullement renoncé à agir pour faire valoir ses droits tirés du dépôt de la marque à l’encontre de la société ILE DE LA HOUGUE.

Sur la nullité de la marque BONBONS DE CHOCOTAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER

L’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblages de noms, noms patronymiques et géographiques peuvent constituer une marque ; concernant les noms géographiques, l’article L 711-2 dispose toutefois que sont dépourvus de caractère distinctif les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment sa provenance géographique ; enfin, les articles L 711- 3 et L 711-4 prohibent les signes de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou du service ou portant atteinte à une appellation d’origine contrôlée ou à une indication géographique.

La marque semi figurative BONBONS DE CHOCOLAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER contient une indication géographique, à

savoir le nom de la ville de VALOGNES située dans la presqu’île du COTENTIN ; la ville de VALOGNES n’est ni une appellation d’origine contrôlée, ni une indication géographique protégée, et il ne peut en conséquence être reproché à Monsieur M d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; il existe par ailleurs une marque VALOGNES, déposée le 5 avril 1996, mais cette marque a été enregistrée en classe 29, produits laitiers, et ne peut en conséquence malgré son antériorité être opposée à la marque litigieuse déposée, elle, en classe 30, eu égard au principe de spécialité régissant le droit des marques ; enfin, il n’est pas contesté que les confiseries commercialisées sous la marque sont bien fabriquées à V, et qu’en conséquence le public n’est pas trompé sur la provenance des produits.

La dénomination Pierre de Valognes, si elle rappelle un matériau de construction semblant jouir d’une certaine renommée régionale, est totalement arbitraire dès lors qu’elle est utilisée pour décrire une variété de chocolat ; elle présente dès lors un caractère distinctif, et c’est à tort que la société ILE DE LA HOUGUE conclut à sa nullité sur le fondement des articles L 711-2 et L 711-3 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la déchéance de la marque

Monsieur M verse aux débats un sachet, des prospectus, un emballage et des tarifs portant la mention BONBONS DE CHOCOLAT LA PIERRE DE V M CHOCOLATIER, et établissant en conséquence l’usage de la marque telle qu’elle a été par lui déposée ; le tarif porte la date du 1^er mars 2006 ; il résulte par ailleurs d’une télécopie adressée par Monsieur L le 10 juillet 2010 que l’intéressé s’est renseigné sur le prix demandé par Monsieur M pour l’exploitation de la marque, ce qui permet d’en déduire qu’à cette date la dite marque était toujours sérieusement exploitée ; Monsieur M établit ainsi avoir fait un usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans précédant l’exception de déchéance soulevée par la société ILE DE LA HOUGUE.

Sur la prescription de l’action

L’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle disposait dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014 que l’action en contrefaçon de marque se prescrit par trois ans ; le point de départ de ce délai part du dernier jour constaté d’un acte contrefaisant ; en l’espèce, Monsieur M verse plusieurs copies d’écran d’un site de vente par correspondance datées du 23 septembre 2011 justifiant qu’à cette date, la société ILE DE LA HOUGUE commercialisait des chocolats sous la marque PIERRE DE VALOGNES ; en outre, figure aux débats un sachet commercialisé par la société ILE DE LA HOUGUE portant la mention PIERRE DE V et comportant comme date limite de consommation, et donc de commercialisation, le 16 septembre 2009 ;

l’action en contrefaçon ayant été introduite le 7 mars 2012, la prescription ne peut être considérée comme acquise.

Sur la forclusion par tolérance

Le délai de cinq ans prévu par l’article L 716-5 s’applique expressément à l’action en contrefaçon d’une marque postérieure dont l’usage a été toléré, et non à l’action en contrefaçon par l’usage d’un signe reproduisant une marque déjà déposée ; la société ILE DE LA HOUGUE n’est dès lors pas fondée à exciper de la forclusion tirée du dépassement de ce délai.

Sur la contrefaçon

L’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement constitue en application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle une contrefaçon de marque dès lors qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la reproduction de sachet et des captures d’écran analysées plus haut que postérieurement au licenciement de Monsieur M intervenu le 7 février 2009, et donc de l’acceptation tacite par ce dernier de l’utilisation de sa marque, la société ILE DE LA HOUGUE a commercialisé des chocolats en utilisant le signe ' la pierre de Valognes’ ; cette utilisation de l’élément verbal essentiel de la marque semi-figurative déposée par Monsieur M était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public sur la provenance du produit, et ce d’autant plus que comme l’ont relevé les premiers juges, non seulement le dit produit était le même, mais de surcroît provenait du même fonds de commerce ; les différences existant entre la marque déposée et les éléments figuratifs utilisés en second plan par la société ILE DE LA HOUGUE apparaissent secondaires et ne sont pas de nature à dissiper cette confusion ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’une contrefaçon de la marque.

Sur l’évaluation du préjudice

Monsieur M a été privé par la société ILE DE LA HOUGUE du bénéfice tiré du contrat d’exploitation de sa marque du fait du refus par la société ILE DE LA HOUGUE de signer ce contrat, refus qui ne l’a pas dissuadé d’exploiter commercialement la marque ; en outre, en qualité de propriétaire et auteur, Monsieur M a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la contrefaçon ; le montant des droits d’exploitation avait été fixé par Monsieur M lui-même dans son projet de contrat à la somme forfaitaire de 5 000 € par an ; à tort, le tribunal a retenu que cette indemnité était due à compter de l’année 2006, alors qu’à cette époque Monsieur M était salarié de l’entreprise et avait en conséquence tacitement accepté l’utilisation de sa marque par son

employeur ; par ailleurs, aucune pièce ne démontre des actes de contrefaçon postérieurs à septembre 2011, la société ILE DE LA HOUGUE semblant avoir commercialisé ses produits depuis cette date sous la dénomination 'pierres du Cotentin’ ; il convient dès lors d’infirmer la décision en ce qui concerne le montant du préjudice à deux années d’utilisation, entre le licenciement intervenu en 2009 et le dernier acte de contrefaçon constaté, soit la somme de 10 000 €, et d’y ajouter la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.

Sur l’action en concurrence parasitaire

Monsieur M ne démontre nullement être l’auteur des recettes des chocolats 'Reviens-y', ' L’écume de mer', 'pierres d’Evrecy', 'Walhalla’ et des tuiles aux chocolats aux éclats de caramel, les dites recettes pouvant appartenir au fond commun de la chocolaterie ; sur ce point, les premiers juges ont à tort affirmé que Monsieur M avait qualité d’auteur de ces produits, la qualité d’auteur ne pouvant se déduire de la simple fabrication par l’intéressé, mais nécessitant de démontrer l’originalité de l’œuvre et l’absence d’antériorité ; Monsieur M apparaît dès lors mal fondé à invoquer un monopole sur ces produits et à invoquer un parasitisme du fait de leur exploitation postérieurement à son licenciement ; par ailleurs, Monsieur M ne démontre nullement que cette exploitation lui ait occasionné un préjudice, son inscription au registre du commerce ne suffisant pas à établir qu’il exploite un fonds de commerce de chocolaterie, et donc qu’il est actuellement en situation de concurrence avec la société ILE DE LA HOUGUE ; il y a lieu dès lors d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société ILE DE LA HOUGUE sur le fondement de la concurrence parasitaire.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la nature et du contexte du litige, les premiers juges ont à bon droit refusé d’ordonner les mesures de publicité sollicitées par Monsieur M.

La condamnation de la société ILE DE LA HOUGUE au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, sans qu’il n’apparaisse équitable de prononcer sur ce fondement une nouvelle condamnation en cause d’appel.

L’appelante succombant partiellement en son appel, elle devra supporter les dépens liés à son recours.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 18 novembre 2014 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la société ILE DE LA HOUGUE

avait commis des actes de concurrence parasitaire et fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 32 000 €.

Statuant à nouveau sur ces points,
- CONDAMNE la société ILE DE LA HOUGUE à verser à Monsieur M la somme de 12 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque.

— DÉBOUTE Monsieur M de ses demandes formées au titre de la concurrence parasitaire. Ajoutant à la décision déférée,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société ILE DE LA HOUGUE, dont distraction au profit des avocats à la cause.