COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

M^me MOUILLARD, président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° H 17-24.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Z… A… , dont le siège est […] , […] (Etats-Unis),

contre l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, domicilié […] ,

2°/ à la société B…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : M^me Mouillard, président, M^me X…, conseiller rapporteur, M^me Riffault-Silk, conseiller doyen, M^me Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M^me X…, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Z… A… , l’avis de M^me Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que rectifié de l’erreur purement matérielle qui l’entache :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.344), que la société Z… A… . (la société Z…) a fait opposition, sur le fondement de la marque verbale internationale « Z… » désignant l’Union européenne, déposée le 6 avril 2009, sous priorité d’un dépôt allemand du 26 novembre 2008, et enregistrée sous le n° 1 005 780, à la demande d’enregistrement, en tant que marque, du signe « B… Z… », déposée le 23 novembre 2012 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) par la société B… ; que le directeur général de l’INPI a rejeté cette opposition ;

Attendu que la société Z… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours formé contre la décision rendue le 8 août 2013 par le directeur général de l’INPI alors, selon le moyen, qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité ou de similarité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome ; qu’un élément d’un signe composé est susceptible de conserver une telle position distinctive autonome si cet élément ne forme pas avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, d’une part, que le terme « Z… » est « doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique » et que le terme « B… » « reprend la dénomination sociale de la SARL B… », d’autre part, que le signe « B… Z… » renvoie au « laboratoire écologique de la société B… » ; qu’il résulte ainsi des propres constatations de l’arrêt que chacun des deux termes « Z… » et « B…» conserve, au sein du signe composé « B… Z… », le même sens que lorsqu’il est pris isolément et que la signification de ce signe composé ne s’écarte pas de celle de chacun des deux termes qui le composent pris séparément ; qu’en retenant néanmoins que le signe « B… Z… » constituerait une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, pour en déduire que la marque « Z…» ne conserverait pas une position distinctive autonome au sein du signe second « B… Z… » et que les signes seraient conceptuellement différents, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les signes en présence ont en commun le terme « Z… », le signe contesté « B… Z… » étant constitué par la juxtaposition de la dénomination de la société B… et de la marque antérieure enregistrée, et retenu que, si le terme « Z… » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « B… », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d’attaque, a une valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « Z… » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société B…, précisément identifié, de sorte qu’il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, c’est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d’appel, qui a en outre constaté que ces signes se différenciaient visuellement, par leur longueur et leur composition, et phonétiquement, par leur rythme et leurs sonorités d’attaque, en a déduit que le consommateur moyennement attentif ne serait pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z… A… . aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Z… A…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par la société Z… A… . à l’encontre de la décision rendue le 8 août 2013 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la comparaison des signes :

que le requérant fait valoir que le signe « Z… » est parfaitement distinctif au regard des produits et services couverts et est en outre sa dénomination sociale et que la demande de marque contestée reproduit cette dénomination en y ajoutant le terme « B… » qui est aussi la dénomination sociale de son déposant ; qu’il expose que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une demande d’enregistrement de marque comprend la marque antérieure d’un tiers, juxtaposée à un autre terme, il suffit pour qu’un risque de confusion soit retenu, qu’en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé, la marque antérieure n’ayant pas à constituer l’élément dominant dans le signe composé, la circonstance que le terme juxtaposé soit renommé ou dominant ne pouvant, à elle seule, exclure tout risque de confusion entre les signes ; qu’il fait ainsi valoir que les signes ont en commun la dénomination « Z… », le seul ajout de la dénomination « B… » étant insuffisant à priver le signe « Z… » d’une position distinctive autonome et qu’à supposer que l’élément « B… » soit dominant, il n’y a pas de raison pour sa présence, juxtaposée au signe « Z… », suffise à éviter l’existence d’un risque de confusion, compte tenu de l’impression d’ensemble et du caractère distinctif et attractif du signe « Z… », de telle sorte que la dénomination « B… Z… » sera perçue par le public comme désignant des produits et services ayant les caractéristiques de ceux désignés par la marque « Z… » ; que l’article L 713-3, sous b) du code de la propriété intellectuelle interdit l’imitation d’une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; que cet article doit être interprété à la lumière de l’article 5 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008) dont il est la transposition en droit interne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; qu’en l’espèce la marque antérieure porte sur le signe verbal « Z… » en lettres majuscules d’imprimerie noires et que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal « B… Z… » en lettres majuscules d’imprimerie noires ; que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient donc de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), s’il peut exister un risque de confusion entre les signes ; que les marques en litige ont en commun le terme « Z… » qui constitue la marque antérieure de la société requérante de telle sorte que le signe contesté « B… Z… »est constitué par la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de la SARL B… et, d’autre part, de la marque antérieure enregistrée ; que dans son arrêt Medion AG du 6 octobre 2005, la CJUE a dit pour droit que « L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome » ; qu’au point 25 de son arrêt Bimbo SA du 8 mai 2014, la CJUE précise toutefois qu'« un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » ; que la constatation de la position distinctive autonome doit être fondée sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, que si le terme « Z… » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, le terme « B… », parfaitement arbitraire, reprenant la dénomination sociale de la SARL B…, et placé en position d’attaque, a une valeur sémantique importante s’ajoutant à celle du terme « Z… » pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure « Z… » ; qu’en effet l’ensemble « B… Z… » renvoie à un laboratoire écologique précisément identifié : le laboratoire écologique de la société « B… » et constitue donc une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ; qu’enfin, les signes en litige se différencient visuellement par leur longueur et leur physionomie (une seule dénomination pour la marque antérieure, deux mots pour le signe contesté) et phonétiquement par leur rythme (deux temps pour la marque antérieure et quatre temps pour le signe contesté) et leurs sonorités d’attaque ; que dès lors, en l’état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal B… Z… , reproduit ci-dessous :

que la marque antérieure porte sur le signe verbal Z…, ci-dessous reproduit :

que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul terme ; que ces signes ont en commun la dénomination « Z… » ; que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leurs longueur et structure (la demande d’enregistrement portant sur un signe long composé de deux termes, alors que la marque antérieure est composée d’une seule dénomination), ainsi que par la présence de la dénomination « B… », en position d’attaque dans le signe contesté, conférant à celui-ci un aspect distinct de la marque antérieure ; que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, contre trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par les sonorités d’attaque [kè-ros] du signe

contesté, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ; qu’intellectuellement, à supposer comme le prétend la société opposante que la dénomination « Z… » fasse référence au concept d’écologie et au mot laboratoire, cette évocation apparaît peu distinctive au regard des services en cause dont elle peut évoquer l’origine ou l’objet ; qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ; que le signe verbal contesté « B… Z… » ne constitue donc pas l’imitation de la marque verbale antérieure « Z… » ; qu’en conséquence, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains services en cause ; qu’ainsi, le signe verbal contesté « B… Z… » peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale « Z… » » ;

ALORS QU’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité ou de similarité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome ; qu’un élément d’un signe composé est susceptible de conserver une telle position distinctive autonome si cet élément ne forme pas avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, d’une part, que le terme « Z… » est « doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique » et que le terme « B… » « reprend la dénomination sociale de la SARL B… », d’autre part, que le signe « B… Z… » renvoie au « laboratoire écologique de la société B… » ; qu’il résulte ainsi des propres constatations de l’arrêt que chacun des deux termes « Z… » et « B… » conserve, au sein du signe composé « B… Z… », le même sens que lorsqu’il est pris isolément et que la signification de ce signe composé ne s’écarte pas de celle de chacun des deux termes qui le composent pris séparément ; qu’en retenant néanmoins que le signe « B… Z… » ne constituerait pas une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, pour en déduire que la marque « Z… » ne conserverait pas une position distinctive autonome au sein du signe second « B… Z… » et que les signes seraient conceptuellement différents, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.